Дело № 2-114/2020
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 февраля 2020 года г. Клин Московской области
Клинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Кручининой К.П.,
при секретаре Цыбульник Э.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Экспо-Парк» к ФИО1 о запрете использования доменного имени, правами на которое обладает истец
У С Т А Н О В И Л:
Истец ООО «Экспо-Парк» обратился в суд с иском к ответчику ФИО1 о запрете использования доменного имени вайтхиллс.рф, взыскании расходов по оплате госпошлины в размере /данные изъяты/ руб.
В обоснование иска указал, что является правообладателем товарного знака "WHITE HILLS". Нарушение прав истца обусловлено тем, что ответчик ФИО1 зарегистрировал право администрирования доменного имени вайтхиллс.рф, что нарушает права истца.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, указал, что сходство доменного имени с товарным знаком истца подтверждается заключением патентного поверенного и иными доказательствами.
Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, указав, что разность доменного имени и товарного знака истца подтверждается заключением судебной экспертизы.
Выслушав явившихся лиц, проверив представленные материалы дела, доводы исковых требований и возражений на них, суд приходит к следующим выводам.
На основании ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Согласно ст. 1231 ГК РФ, на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом. Личные неимущественные и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, действуют на территории Российской Федерации в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 2 настоящего Кодекса. При признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются настоящим Кодексом независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Данные обстоятельства также установлены Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от дата и протокола к нему от /дата/.
В силу п. п. 1, 3 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
На основании ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на адрес, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на адрес; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Из материалов дела следует, что ООО «ДВМ-Инжиниринг» на основании свидетельства /номер/ являлось правообладателем товарного знака White hills. Заявка /номер/.
ООО «Экспо-Парк» является правообладателем исключительного права на товарный знак White hills, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак /номер/ (л.д. 35-37).
Ответчик ФИО1 является администратором доменного имени вайтхиллс.рф. Дата регистрации /дата/.
Согласно протоколу осмотра от /дата/, нотариусом ФИО2 произведен осмотр письменных доказательств – информации размещенной в сети Интернет по адресу: http://вайтхиллс.рф/, согласно которому на указанной странице красным цветом изображен текст: «Вайт Хиллс. Камень от производителя». На сайте расположена различная информация о деятельности, продукции, ассортименте изделий, преимуществах облицовочного материала WHITE HILLS, дополнительных услугах компании. Общий вид осмотренной страницы представлен в Приложении /номер/ на 6 страницах к Протоколу осмотра (л.д. 19-33).
Решением Арбитражного суда Московской области по гражданскому делу № /номер/ от /дата/ по иску ООО «ЭКСПО-ПАРК» к ИП ФИО3, администратору доменного имени вайтхиллс.рф ФИО1 о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, производство по делу в отношении ФИО1 прекращено, в удовлетворении исковых требований к ИП ФИО3 отказано (л.д. 63-71).
Прекращая производство по делу к ответчику ФИО1 суд исходил из того, что ФИО1 является физическим лицом и статуса индивидуального предпринимателя не имеет, в связи с чем пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства по настоящему делу к ответчику ФИО1 в связи неподсудностью спора арбитражному суду.
Постановлением десятого арбитражного апелляционного суда от /дата/ решение Арбитражного суда Московской области от /дата/ отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований к ИП ФИО3
Взыскана с ИП ФИО3 в пользу ООО «Экспо-Парк» компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме /данные изъяты/ рублей, расходы по оплате государственной пошлины /данные изъяты/ руб., расходы по оплате нотариусу /данные изъяты/ руб.
В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Из заключения патентного поверенного от /дата/, представленного истцом, следует, что в процессе проведения исследования обозначения вайтхиллс.рф, являющегося доменным именем и товарного знака White hills по свидетельству N /номер/ было установлено сходство доменного имени вайтхиллс.рф до степени смешения с товарным знаком White hills, товары в отношении которых используется доменное имя вайтхиллс.рф являются однородными товарами, в отношении которых охраняется товарный знак /номер/ (л.д. 76-94).
По ходатайству ответчика по делу назначена судебная лингвистическая экспертиза, производство которой поручено ООО Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского. Из выводов судебной экспертизы следует, что правильное и точное написание словосочетания White hills в русской и практической транкрипции (буквами русского алфавита): уайт хилс. Доменное имя вайтхиллс.рф не является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству /номер/ White hills (л.д. 145).
Оценив представленные доказательства, в том числе заключение патентного поверенного и судебную экспертизу, суд полагает, исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.
Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Товарный знак, правами на который обладает истец, представляет собой словесное обозначение - White hills.
Словесное обозначение доменного имени, администратором которого является ответчик, содержит следующие элементы: 1) вайтхиллс 2). рф. При этом словесный элемент «.рф» не обладает различительной способностью (является неохраноспособным) в силу положений п.1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку является общепринятым указанием на зону, к которой относится доменное имя и, следовательно, при анализе сходства в первую очередь следует учитывать элемент «вайтхиллс», как элемент выполняющий различительную функцию.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
По мнению суда, основанному на осуществленном им сравнении обозначений, опасность смешения обозначений в глазах потребителя существует.
Оценивая выводы судебной экспертизы, суд приходит к выводу, что она не служит основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку установленный факт написания русскими буквами товарного знака White Hills, как уайт хилс, не исключает опасность смешения обозначений в глазах потребителя. Суд учитывает, что русская транскрипция уайт хилс содержит одну букву «л», тогда как в используемом доменном имени вайтхиллс использовано две буквы «л», как и в товарном знаке White hills.
Таким образом, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, полагая, что ответчик не опроверг заявленные истцом требования, ответчик без разрешения правообладателя использует доменное имя, наименование которого сходно до степени смешения с товарным знаком истца, что запрещено законом, в связи с чем требования истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с защищенным законом товарным знаком истца в доменном имени вайтхиллс.рф, основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.
Доводы ответчика сводятся к указанию, что английская буква «W» в русской транскрипции звучит и пишется как «У», а не как «В». Данные доводы, по мнению суда не служат основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение вайтхиллс.рф может восприниматься потребителями в качестве товарного знака White hills.
В силу ст. 88, 94, 98 ГПК РФ, в пользу истца с ответчика подлежат взысканию понесенные истцом расходы на оплату услуг патентного поверенного в размере /данные изъяты/ рублей (л.д. 112).
Суд не находит оснований для взыскания понесенных истцом расходов в заявленном размере – /данные изъяты/ рублей, поскольку заключение патентного поверенного содержит исследование по вопросу однородности товаров используемых на сайте с доменным именем вайтхиллс.рф и White hills, тогда как доводом искового заявления указанные обстоятельства не являлись, судом не исследовались.
На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина, расходы на оплату которой понесены истцом в размере /данные изъяты/ рублей (л.д. 7). Оснований для удовлетворения требований ФИО1 о взыскании с истца расходов на оплату судебной экспертизы не усматривается, поскольку исковые требования к ФИО1 удовлетворены.
Руководствуясь ст.ст. 194,197-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Запретить ФИО1 использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца «White Hills» (свидетельство N /номер/) в доменном имени «вайтхиллс.рф».
Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Экспо Парк» расходы на оплату заключения патентного поверенного в размере /данные изъяты/ рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере /данные изъяты/ руб., а всего сумма /данные изъяты/ рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Клинский городской суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.
Мотивированное решение суда изготовлено 13 февраля 2012 года.
Судья К.П. Кручинина
