СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Москва 31 января 2024 года Дело № СИП-737/2023
Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2024 года.
Полный текст решения изготовлен 31 января 2024 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – судьи Голофаева В.В.,
судей – Деменьковой Е.В., Чесноковой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Захаркиной Е.Ф. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Савушкин продукт» (ул. Янки Купалы, д. 118, г. Брест, Республика Беларусь, 224028, регистрационный номер 200030514) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.04.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860.
В судебном заседании приняли участие:
от открытого акционерного общества «Савушкин продукт» – Усков В.В. (по доверенности от 26.10.2023), Ковальчук О.С. (по доверенности от 01.06.2023), Кондрасюк Т.Г. (по доверенности от 01.06.2023);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 10.02.2023).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
открытое акционерное общество «Савушкин продукт» (далее – заявитель, общество «Савушкин продукт») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.04.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860 в отношении товаров 29-го класса «молочные продукты, а именно: сыр» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
Общество «Савушкин продукт» считает, что решение Роспатента от 14.04.2023 не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя.
По мнению заявителя, вывод Роспатента о том, что перечень видов доказательств общеизвестности товарного знака, содержащийся в пункте 3 статьи 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за № 39065 (далее – Административный регламент), носит исчерпывающий характер (страница 5 оспариваемого решения) противоречит как статье 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), так и подпункту 3 пункта 17 Административного регламента, в котором указано, что приведенный перечень возможных доказательств является примерным. В связи с этим заявитель вправе представлять любые доказательства в подтверждение общеизвестности товарного знака.
Общество «Савушкин продукт» оспаривает выводы Роспатента об отсутствии широкой известности заявленного обозначения в отношении товаров заявителя (аффилированных по отношению к нему лиц), ссылаясь на неверное толкование административным органом статьи 1508 ГК РФ. Так, по мнению заявителя, нормы международного и национального права, а также актуальная правоприменительная практика не предусматривают необходимость доказывания известности конкретного заявителя, обратившегося в компетентный орган с заявлением о признании его обозначения общеизвестным товарным знаком.
Заявитель отмечает, что в материалы дела была представлена лишь часть договоров поставки и товарных накладных, из которых усматривается обширность территории распространения продукции и круга лиц, с которыми заключены договоры поставки. Контрагентами по данным договорам являются как крупные федеральные сетевые ретейлеры, (общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Перекресток», общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ», общество с ограниченной ответственностью «Лента», общество с ограниченной ответственностью «Ашан», общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд
Керри»), так и региональные сетевые магазины и оптовые, розничные участники рынка по реализации продовольственных товаров.
При этом заявитель считает, что критерий географического охвата интенсивного использования товарного знака не предполагает обязательное распространение его во всех без исключения субъектах Российской Федерации, т.к. действующие нормативные положения не содержат каких-либо количественных критериев, позволяющих отделить общеизвестные товарные знаки от знаков, не имеющих широкой известности.
По мнению общества «Савушкин продукт», реклама заявленного обозначения и реализация товаров в наиболее густонаселенных регионах Российской Федерации, вопреки доводам Роспатента, свидетельствуют об известности и широкой географии заявленного обозначения в отношении товаров 29-го класса «молочные продукты, а именно: сыр» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на территории Российской Федерации.
По мнению заявителя, Роспатентом неверно оценены результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 01.08.2022.
Так, согласно отчету заявленное обозначение ассоциируется большинством респондентов (78 %) с тем, что оно используется для молочной продукции, сыров и сливочного масла, 33 % респондентов назвали общество «Савушкин продукт» в качестве производителя продукции с данным обозначением. При этом Роспатент в оспариваемом решении установил, что общество с ограниченной ответственностью «Савушкин продукт» и общество с ограниченной ответственностью «Савушкин продукт- Москва» (далее – общество «Савушкин продукт Москва») являются дочерними компаниями общества «Савушкин продукт», его эксклюзивными дистрибьюторами продукции, производимой на территории Республики Беларусь, а также импортируют продукцию, изготовленную непосредственно компанией-заявителем.
Данное обстоятельство само по себе указывает на взаимосвязь заявителя и дочерних компаний, то есть их отношение к одному источнику происхождения соответствующих товаров, маркированных заявленным обозначением.
Между тем Роспатент пришел к неправомерному, с точки зрения заявителя, выводу о том, что указанное обозначение не ассоциируется потребителями с обществом «Савушкин продукт», что послужило фактически единственным мотивом для отказа в удовлетворении требований заявителя.
С учетом изложенного общество «Савушкин продукт» указывает на неправильное применение (толкование) Роспатентом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого Роспатент, отказывая в признании заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности
товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя.
По мнению общества «Савушкин продукт», приведенные в материалах дела доказательств явным образом свидетельствуют о том, что потребители ассоциируют заявленное обозначение с одним источником происхождения молочной продукции, который включает компанию-заявителя и связанные с ним дочерние компании на территории Российской Федерации.
Кроме того, общество «Савушкин продукт» полагает, что в данном конкретном случае вывод об отсутствии ассоциирования потребителями товаров заявленного обозначения с товарами заявителя и самим заявителем безосновательны, поскольку 33% респондентов-потребителей ассоциируют соответствующие товары с компанией-заявителем согласно социологическому опросу.
Роспатент представил отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении требований заявителя, полагая заявленные требования необоснованными.
В возражениях на отзыв и дополнениях к заявлению общество «Савушкин продукт» ссылается на то, что товары, в отношении которых подано заявление о признании товарного знака общеизвестным, являются скоропортящимися. В связи с этим транспортировка производимой в Республике Беларусь продукции в любую точку России может быть затруднена, поскольку ко времени доставки товар должен иметь запас срока годности, необходимый для его реализации и употребления конечным потребителем. С учетом этого объемы поставок в федеральные округа, расположенные ближе к территории Республики Беларусь существенно выше поставок в более отдаленные регионы. Между тем продукция общества «Савушкин продукт» представлена во всех федеральных округах России, поскольку распространяется через крупнейших ритейлеров.
Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что продукция поставляется заявителем в как минимум в 29 стран мира, из них в Российскую Федерацию за период с 2016 по 2022 годы было поставлено 103 849 680 килограмм или 692 331 200 упаковок сыра.
По мнению общества «Савушкин продукт», указанные объемы не могут считаться незначительными, а требование Роспатента представить накладные на весь объем поставленной продукции является чрезмерным. Как отмечает заявитель, Роспатент не выражал сомнений относительно консолидированных финансовых отчетностей и отчетностей по объемам поставок, в связи с чем основания не принимать во внимание сводные данные заявителя у него отсутствуют.
В отношении ссылок административного органа на рейтинг «Streda Consulting» заявитель ссылается на нерелевантность приведенных данных, поскольку перечень производителей молочной продукции включает в себя лишь российские компании. Между тем в том же исследовании «Савушкин продукт» занимает первое место среди производителей и поставщиков молочных продуктов из Беларуси, а также третье место в
совокупном рейтинге производителей и поставщиков молочной продукции России.
Общество «Савушкин продукт» обращает внимание на широкие масштабы рекламной компании (региональные каналы, социальные сети), указывая на то, что Роспатент не дал оценку общему бюджету, затраченному заявителем на продвижение продукции, в размере более 100 000 000 рублей за каждый год только по сыру, а также наградам и дипломам, которые подтверждают объемы продвижения и продаж общества «Савушкин продукт» в России.
Не соглашаясь с позицией Роспатента относительно тенденции снижения вовлеченности пользователей в социальных сетях, заявитель ссылается на то, что административный орган не приводит мотивы, по которым незначительное падение вовлеченности имеет преимущество перед масштабными рекламными кампаниями заявителя в сети Интернет и растущей посещаемостью сайта общества «Савушкин продукт».
Кроме того, заявитель считает несостоятельной критику Роспатентом результатов социологического опроса ввиду несоответствия его Рекомендациям по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 01.06.2001 № 74 (далее – Рекомендации), которая приведена в отзыве на заявление.
Роспатент представил письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме того, заявителем подано ходатайство о вынесении частного определения в отношении Роспатента, мотивированное систематическим нарушением административным органом методологических подходов при рассмотрении заявлений о признании товарных знаков общеизвестными на территории Российской Федерации.
В возражениях Роспатент ссылается на то, что в поданном ходатайстве заявителя отсутствуют относимые к настоящему спору сведения о допущенных Роспатентом нарушениях, которые подлежат устранению посредством вынесения Судом по интеллектуальным правам частного определения.
В судебном заседании представители общества «Савушкин продукт» поддержали заявленные требования, а также ходатайство о вынесении частного определения в адрес административного органа.
Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований и ходатайства по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях и возражениях.
Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд
приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.
Как следует из материалов дела, в Роспатент 17.08.2022 поступило заявление общества «Савушкин продукт» о признании с 17.08.2022 комбинированного обозначения « » по международной регистрации № 1518860 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр».
По результатам экспертизы комбинированного обозначения « » Роспатент 14.04.2023 принял решение об отказе в удовлетворении заявления общества «Савушкин продукт» о признании спорного обозначения общеизвестным в отношении приведенных товаров 29-го класса МКТУ.
Общество «Савушкин продукт», полагая, что решение Роспатента от 14.04.2023 не соответствуют закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения недействительным.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10).
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.
В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.
Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
С учетом даты подачи заявления (17.08.2022) законодательство, применимое для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, включает ГК РФ, Административный регламент.
Судебная коллегия также полагает необходимым принять во внимание положения Парижской конвенции и подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств – членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20-29.09.1999 (далее – Рекомендация ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.
На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 19.09.2019 № 2145-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Из необходимости учета Рекомендации ВОИС исходит и сам Роспатент (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу № СИП-676/2017).
В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.
Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению Роспатента может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:
об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть
оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.
Коллегия судей принимает во внимание то, что положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может подтверждаться признание товарного знака общеизвестным. Положения пункта 3 статьи 17 Административного регламента направлены на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, однако приведенный в нем перечень предоставляемых документов не является исчерпывающим, что следует из самой формулировки указанной нормы, использующей приведенный перечень как примеры возможных документов.
Таким образом, заявитель вправе представлять любые доказательства в подтверждение общеизвестности товарного знака.
Согласно статье 2 Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.
В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод – является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.
В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.
При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность степени использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака; учитываются материалы, отражающие факты успешного осуществления права на товарный знак.
Вместе с тем ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства - члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране - члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.
Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-
либо специальных критериев. Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.
Вышеуказанные факторы могут помочь компетентному органу сделать заключение о том, является ли знак общеизвестным, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств. В некоторых случаях актуальной может быть совокупность всех факторов. В иных случаях актуальность могут иметь лишь некоторые из них. И наконец, в других случаях все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.
Таким образом, все указанные положения и разъяснения направлены на выяснение вопросов использования обозначения, причем использования в отношении товаров определенного лица, то есть в качестве средства его индивидуализации (товарного знака), и при этом такого использования, о котором известно соответствующему потребителю.
В случае если на соответствующую дату использование обозначения не установлено либо речь идет об использовании в ином качестве, либо об использовании, о котором потребителю неизвестно, вывод о приобретении обозначением статуса общеизвестного товарного знака на указанную дату сделан быть не может.
Для подтверждения общеизвестности комбинированного обозначения « » на территории Российской Федерации общество «Савушкин продукт» представило в частности следующие документы:
оригинал отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения от 01.08.2022;
консолидированные финансовые отчетности за 2019, 2020 гг.;
бухгалтерский баланс за 2021 г.;
договоры поставок продукции 2016 г., 2018 г., товарные накладные за 2019-2022 гг.;
договоры по созданию и размещению рекламы в СМИ, эфирные справки 2017¬2022 гг.;
договоры об участии в международных конкурсах, копии дипломов, наград, акты о приеме-сдачи выполненных работ (услуг) в рамках конкурсов 2018-2022 гг.;
декларации о соответствии Евразийского экономического союза, Государственный стандарт Республики Беларусь, Технологические инструкции по изготовлению с изменениями в отношении товаров: «молоко; кефир; сметана; ряженка; творог; масло сливочное; простокваша; сыр» 2020-2022 гг.;
анализ данных вовлеченности пользователей в открытых ресурсах 2018-2022 гг.;
договоры с поставщиками упаковки 2013–2021 г.;
образцы упаковок товаров, сувенирной продукции;
материальный носитель (CD-диск) с рекламой;
товарные накладные за период август 2019–август 2022;
данные торговых сетей о доле реализуемых товаров заявителя;
результаты исследования «Росиндекс», общества с ограниченной ответственностью «Ипсос Комкон» в отношении знания и потребления продукции с товарным знаком «Брест-Литовск» (с 2016 г. по 2022г. 1-2 квартал);
сведения о фактических затратах на продвижение товаров 20202022 гг.;
презентация с историей компании, диаграммы с данными отгрузок товаров;
данные аналитических исследований о взаимной интеграции России и Беларуси на рынке;
договоры об участии в международных конкурсах, копии дипломов, наград 2018-2022 гг.;
договоры поставок продукции 2009 г., 2010 г., 2013 г., 2017 г., счет-фактуры 2019-2021 гг.;
фотографии товаров;
агентские соглашения по созданию и размещению рекламы 2016 г., 2020 г., отчеты о достигнутых показателях 2018–2022;
материальные носители (DVD-диски) с рекламой ;
пояснения о результатах отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения от 01.08.2022;
примеры товаросопроводительных документов август 2019–август 2022 г. [27];
комментарии заявителя относительно результатов отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения от 01.08.2022;
договор и дополнительные соглашения между об изготовлении и размещении рекламных материалов от 2020 г.;
дополнения к Агентскому соглашению по созданию и размещению рекламы от 2022 г.;
видео-файлы с товарами заявителя и процессом производства на материальном носителе.
По результатам анализа представленных материалов Роспатент пришел к выводу о том, что они не подтверждают приобретение широкой известности заявленным обозначением по состоянию на 17.08.2022 в результате длительного и интенсивного использования в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении заявленных товаров 29-го класса МКТУ, как того требует норма статьи 1508 ГК РФ.
Так, Роспатент указал, что в части договоров от 2016 и 2018 гг. с дополнительными соглашениями и товарными накладными за 2019–2022 гг. отсутствует упоминание спорного обозначения, вместо этого предметом данных соглашений являются другие товарные знаки заявителя.
Роспатент обратил внимание на то, что представленные договоры поставок, заключенные с различными ритейлерами («Ашан», «Лента»,
«Метро», «Окей», «Перекресток») заключались не от имени заявителя, а от другого лица.
Кроме того, административный орган указал, что договоры поставок товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр», а также дополнительные соглашения и товарные накладные, свидетельствуют о том, что реализация охватывает только часть территории Российской Федерации. В связи с этим административным органом сделан вывод о том, что заявителем не доказана широкая география реализации заявленных товаров 29-го класса МКТУ, маркированных спорным обозначением.
Роспатент критически отнесся к результатам исследования «Росиндекс», общества с ограниченной ответственностью «Ипсос Комкон» в отношении знания и потребления продукции с заявленным обозначением «Брест-Литовск» (с 2016 по 2022 г.г.), поскольку в представленных материалах отсутствуют вопросы, количество и возраст респондентов, география исследования.
Исследовав данные о рекламной компании, Роспатент отметил, что в материалы дела не представлены доказательства реализации договора об изготовлении и размещении рекламных материалов, в частности «шелфбаннеров», «воблеров» с обозначением « » на территории Российской Федерации. Кроме того, административный орган исходил из того, что большинство рекламных материалов не позволяют установить связь между заявленными товарами 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр» и обществом «Савушкин продукт».
При анализе уровня вовлеченности в открытых ресурсах заявителя Роспатент отметил общую тенденцию снижения вовлеченности потребителей в социальных сетях: «Вконтакте» (vk.com): 2018 – 0,88 %; 2019 – 0,87 %; 2020 – 2,37 %; 2021 – 0,30 %, с июля по август 2021 г.; «Одноклассники»: 2019 – 0,95 %; 2020 – 5,77 %; 2021 – 0,11 %; «Facebook»: 2019 – 1,19 %; 2020 – 0,64 %; 2021 – 0,84 %; «Instagram»: 2019 – 3,02 %; 2020 – 2,54 %; 2021 – 2,05 %.
Исходя из анализа представленных материалов публикаций в различных СМИ, а также количества просмотров пользователей («worldpodium.ru», «nowyouknow.ru», «womansstyle.ru», «style-in-city.ru», «lionsharecitynew.ru», «family.ru», «secretwoman.ru», «tagline.ru», «adindex.ru», «cheeseblog.ru», «lifehacker.ru») Роспатент пришел к выводу о том, что они имеют тенденцию к снижению, уровень знания потребителями обозначения и ассоциации его с заявителем низок.
Как указал Роспатент, в видеофрагментах, представленных на материальных носителях, присутствуют товары, маркированные спорным обозначением, заявитель указан в качестве спонсора внизу ролика, что не позволяет в должной мере большинству потребителей установить связь представленных товаров с заявителем.
Рекламную кампанию, осуществленную на таких телеканалах, как Россия 24, Россия 1, ТВЦ, 2x2, ТВ 1000, RU TV, Центр, МИР, Домашний, 5
канал, Рен-ТВ, Звезда, ТНТ с территориальным охватом: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Красноярск, Пермь, Омск, Воронеж, Волгоград, Казань; а также на Интернет-площадках «MyTarget», «Yandex.ru», «OK.ru», «VK.com», «Byyd», «Everest», «MTS», «Rambler», Роспатент посчитал недостаточной, поскольку из представленных эфирных справок, реклама заявленного обозначения не имела широкого распространения и ограничивалась только несколькими регионами Российской Федерации.
В связи с изложенным административный орган пришел к выводу о том, что представленные материалы не содержат сведений, позволяющих установить на указанную дату (17.08.2022) или в период, непосредственно предшествовавший этой дате, что заявленное обозначение широко и интенсивно доводилось заявителем до потребителя и способствовало бы формированию у потребителей ассоциации заявленного обозначения с заявителем и в отношении товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр».
Относительно сведений об участии заявителя в выставках и конкурсах за период 2018–2022 гг. Роспатент указал, что в материалах о награждениях отсутствует спорный товарный знак по международной регистрации № 1518860, а также данные о географическом охвате выставок, количестве их участников, представлении товаров. В связи с указанным Роспатент сослался на невозможность установления факта устойчивой ассоциации обозначения непосредственно с заявителем.
Таким образом, проанализировав в совокупности представленные заявителем материалы, Роспатент заключил, что рекламная кампания не имела широкого распространения и ограничивалась только несколькими регионами Российской Федерации, не способствовала формированию у потребителей четкой ассоциации обозначения с заявителем. В обоснование данного вывода административный орган также сослался на результаты социологического опроса ВЦИОМ, которые однозначно показывают, что товарный знак по международной регистрации № 1518860 не ассоциируется у потребителей с обществом «Савушкин продукт» как производителем товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр». Так, при закрытом вопросе только 33 % респондентов назвали общество «Савушкин продукт» в качестве производителя, 53 % респондентов затруднились ответить на вопрос даже с предложенными вариантами ответов.
Отказывая в удовлетворении заявления о признании спорного обозначения общеизвестным, Роспатент указал, что в сознании российских потребителей товарный знак по международной регистрации № 1518860 не идентифицируется с обществом «Савушкин продукт» по смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.
Рассмотрев доводы заявителя и Роспатента, суд приходит к следующим выводам.
Как следует из текста оспариваемого решения, в основу выводов Роспатента о невозможности признания спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации положено то, что представленные доказательства не содержат сведений о возникновении у потребителей ассоциаций между обозначением и заявителем как производителем испрашиваемых товаров 29-го класса МКТУ.
Вместе с тем, исходя из методологии подпункта 3 пункта 17 Административного регламента, на основании представляемых заявителем сведений об общеизвестности обозначения подлежат исследованию такие обстоятельства, как:
интенсивность использования товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации.
сведения о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
сведения о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
сведения о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
сведения о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.
Как указано в абзаце втором подпункта 3 пункта 17 Административного регламента, при предоставлении в Роспатент документов, содержащих сведения об интенсивности использования товарного знака или обозначения, по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения.
Коллегия судей считает необходимым указать, что для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и высокая узнаваемость среди адресных потребителей товаров и ассоциирование с источником происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации.
Недопустимо при решении вопроса об общеизвестности обозначения отождествлять предусмотренный пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ критерий известности товаров (услуг) заявителя с известностью российскому потребителю самого такого заявителя. Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством
индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).
Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности.
Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом – заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.
Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.
При признании товарного знака общеизвестным осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.
Соответствующий источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой лицами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии данных об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена.
При изложенных обстоятельствах содержащиеся в оспариваемом решении в большом количестве ссылки Роспатента на то, что представленные сведения о произведенной рекламной кампании, результаты социологического опроса не свидетельствуют о формировании у потребителей устойчивой ассоциативной связи между товарным знаком и заявителем, сами по себе не могут являться основанием для вывода о недоказанности заявителем широкой известности в Российской Федерации обозначения « » среди адресной группы потребителей товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр».
По существу в рассматриваемом случае Роспатентом установлена прямая зависимость между широкой известностью товарного знака и известностью конкретного производителя, которая лежит в основе формирования ассоциативных связей в сознании адресной группы потребителей соответствующих товаров. Об этом свидетельствует итоговый вывод Роспатента, отраженный в оспариваемом решении.
Оценка социологического опроса свелась административным органом лишь к тому, что его результаты свидетельствуют об отсутствии у потребителей ассоциаций с обществом «Савушкин продукт» в качестве производителя товаров, маркированных спорным обозначением. Между тем согласно данному опросу подавляющее количество респондентов (78 %) знакомо с обозначением и сферой его использования (для молочной
продукции, сыров, сливочного масла), абсолютное большинство (84 %) знают его с 2021 года и ранее. Большинство участников исследования, знакомых с обозначением и сферой его применения (83 %), узнали об обозначении в магазине. Семь из десяти респондентов (71 %) покупали или пробовали продукцию со спорным обозначением. Указанные данные, имеющие важное значение в контексте исследования известности обозначения адресной группе потребителей, оставлены административным органом без внимания.
В отзыве на заявление Роспатент ссылается на несоответствие социологического опроса методологическим Рекомендациям, которое отражается на его репрезентативности, а также приводит новые доводы, сводящиеся к тому, что в любом случае результаты опроса не свидетельствуют о широкой известности товарного знака потребителям.
Суд обращает внимание на то, что мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в отзыве последнего на поданное в суд заявление лица, оспаривающего соответствующее решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента (письменных пояснениях) дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу № СИП-65-217, от 30.03.2018 по делу № СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу № СИП-531/2017 и от 13.08.2018 по делу № СИП-684/2017.
Коллегия судей также отмечает, что при рассмотрении заявления Роспатент, ссылаясь на результаты социологического опроса, не указывал на несоответствие его Рекомендациям в части количества опрошенных респондентов, посчитав его по существу репрезентативным. Данное обстоятельство свидетельствует о непоследовательности позиции административного органа в отношении оценки доказательственного значения одного и того же документа на стадии административного производства и судебного разбирательства.
Кроме того, суд полагает возможным отметить, что указанное в пункте 3.4 Рекомендаций Роспатента минимальное количество опрошенных респондентов, позволяющее сделать вывод об объективности опроса (не менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте), носит ориентировочный, но не императивный характер. Минимальное количество опрошенных может варьироваться в зависимости от различных факторов и обстоятельств.
Ссылки административного органа на необоснованность доводов заявителя о том, что основным мотивом отказа в удовлетворении заявления является отсутствие у потребителей ассоциативных связей между обозначением и обществом «Савушкин продукт», отклоняются коллегией
судей как противоречащие содержанию оспариваемого ненормативного правового акта.
Кроме того, в оспариваемом решении неоднократно фигурируют ссылки на то, что договоры поставки, договоры по рекламному продвижению товаров были заключены не от имени заявителя, а другими лицами. При этом Роспатентом также установлено, что на территории Российской Федерации действуют две дочерние компании заявителя (общество с ограниченной ответственностью «Савушкин продукт» и общество «Савушкин продукт-Москва»), которые осуществляют реализацию продукции, изготавливаемой обществом «Савушкин продукт». Таким образом, данные лица представляют собой группу аффилированных лиц, в связи с чем могут быть отнесены к единому источнику происхождения товаров.
Суд также полагает заслуживающими внимания доводы заявителя о том, что выводы Роспатента относительно интенсивности использования оспариваемого товарного знака не могут быть признаны обоснованными.
В каждом конкретном случае при рассмотрении заявления административным органом должна учитываться специфика товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана общеизвестного товарного знака. В рассматриваемом деле товары 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр», производятся в Республике Беларусь и являются скоропортящимися. По мнению коллегия судей, обоснованной является ссылка заявителя на то, что транспортировка таких товаров, маркированных спорным обозначением, в любую точку Российской Федерации может быть затруднена, поскольку ко времени доставки товар должен иметь запас срока годности, необходимый для его реализации и употребления конечным потребителем.
Проанализировав договоры поставки, заключенные между аффилированными с заявителем лицами и крупными ритейлерами, Роспатент пришел к формальному выводу о том, что реализация товаров охватывает только часть территории Российской Федерации, не установив при этом масштабы этой территории с учетом тех сведений об объемах поставок, которые имеются в материалах дела, специфики реализуемых товаров, а также численности и плотности населения на соответствующей территории (включающей ряд крупнейших российских городов). Кроме того, критерий географического охвата интенсивного использования товарного знака не предполагает обязательное распространение товаров, маркированных товарным знаком, во всех без исключения субъектах Российской Федерации.
Коллегия судей также считает возможным отметить, что при оценке масштабов рекламной компании Роспатент не принял во внимание существенные затраты на ее осуществление и не дал всестороннюю оценку территориальному охвату рекламы. Вместо этого, акцент в оценке рекламных материалов, размещенных в социальных сетях, необоснованно сделан административным органом на возможности установления связи между
обществом «Савушкин продукт» и заявленным обозначением, а также на снижении уровня вовлеченности.
Вместе с тем заявителем представлялся ряд иных доказательств, которые свидетельствуют о проведении рекламной компании через региональные телеканалы с точечным охватом большой части территории Российской Федерации, об участии заявителя в телевизионных программах и мероприятиях развлекательного характера и т.д. Данные доказательства оценены Роспатентом по отдельности и через призму формирования у потребителей устойчивых ассоциативных связей между обозначением и заявителем, а не влияния на формирование известности товарного знака в связке со сферой его применения.
Между тем для полного исследования объемов деятельности под спорным обозначением и географии известности обозначений административному органу необходимо было проанализировать все имеющиеся доказательства в совокупности и взаимосвязи.
С учетом всего вышеизложенного судебная коллегия соглашается с доводом общества «Савушкин продукт» о неправильном применении (толковании) административным органом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого, отказывая в признании заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, Роспатент фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя, не исследовал и не дал оценку по существу совокупности доказательств, представленных в материалах административного дела.
Коллегия судей приходит к выводу о том, что в данном случае представленные обществом «Савушкин продукт» в Роспатент документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом ранее приведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров, что могло привести Роспатент к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения.
При указанных обстоятельствах выводы административного органа об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о признании обозначения « » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении заявленных товаров 29-го класса МКТУ сделаны с нарушением методологии и являются преждевременными.
Данное обстоятельство свидетельствует также и о существенном нарушении процедуры рассмотрения заявления общества «Савушкин продукт».
Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления № 10, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового
акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.
При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.
Таким образом, высшая судебная инстанция приводит два самостоятельных основания, при выявлении которых суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение:
существенное нарушение процедуры принятия решения по результатам рассмотрения возражения;
наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.
В рассматриваемом случае Роспатент применил при оценке представленных заявителем доказательств неправильные методологические подходы, что могло повлечь ошибочные выводы об отсутствии оснований для признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860 в отношении товаров 29-го класса МКТУ «молочные продукты, а именно: сыр».
В связи с изложенным следует констатировать как существенное нарушение административным органом процедуры рассмотрения заявления, так и отсутствие возможности устранения непосредственно судом допущенных нарушений путем самостоятельной (вместо Роспатента) оценки материалов административного дела.
Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным решения Роспатента от 14.04.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860 как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 ГК РФ и считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть заявление общества «Савушкин продукт» с учетом настоящего решения.
Рассмотрев ходатайство общества «Савушкин продукт» о вынесении частного определения в отношении Роспатента, суд не усматривает оснований для его удовлетворения.
В соответствии с частью 1 статьи 1881 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение.
Вынесение частного определения является правом суда, реализация которого зависит не от соответствующего заявления стороны спора, а исключительно от установления самим судом случая нарушения законодательства.
В ходе рассмотрения настоящего заявления Суд по интеллектуальным правам не выявил случаев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации путем вынесения частного определения.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.
Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам
РЕШИЛ:
требования акционерного общества «Савушкин продукт» (регистрационный номер 200030514) удовлетворить.
Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.04.2023 об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860 как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление открытого акционерного общества «Савушкин продукт» о признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1518860 в отношении товаров 29-го класса «молочные продукты, а именно: сыр» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков с учетом настоящего решения.
Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества «Савушкин продукт» (регистрационный номер 200030514) 3000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче заявления.
Возвратить открытому акционерному обществу «Савушкин продукт» (регистрационный номер 200030514) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 (три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 21.07.2023 № 32512 при подаче заявления.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий В.В. Голофаев
Судьи Е.В. Деменькова
Е.Н. Чеснокова
