АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Томск Дело № А67- 4789/2010
12.11.2010г.- оглашена резолютивная часть
22.11.2010г.- изготовлено в полном объеме
Арбитражный суд Томской области
в составе: судьи С.В. Ворониной, при ведении протокола помощником судьи Поповой В.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль»
к ООО «Фирма ФОГ»
о защите нарушенных авторских прав и взыскании 1 000 000 руб.,
при участии:
от истца – директора ФИО1 на основании приказа, протокола от 11.02.2005; ФИО2 по доверенности от 07.06.2010; ФИО3 по доверенности 17.08.2010
от ответчика – ФИО4 по доверенности от 17.06.2010; ФИО5 по доверенности от 30.08.2010;
УСТАНОВИЛ:
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к ООО «Фирма ФОГ» о защите нарушенных авторских прав, а именно: признать авторские права истца ООО ПКП «Провансаль» на произведение дизайна «Поваренок», запретить ответчику использование произведения дизайна «Поваренок», взыскать с ответчика материальную компенсацию в размере 1 000 000 рублей, обязать ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя произведения дизайна «Поваренок».
В качестве правовых оснований истец сослался на ст. 1229 ГК РФ, п. 1 ст. 1250 ГК РФ, п. 1 ст. 1252 ГК РФ, п. 3 ст. 1252 ГК РФ, п. 1 ст. 1270 ГК РФ, ст. 1301 ГК РФ, при этом указал, что ООО ПКП «Провансаль» занимается производством и реализацией соусов с 1994 года. Наибольшую известность и популярность среди потребителей приобрел майонез «Провансаль», выпуск которого осуществляется с 1994 года по настоящее время. Данный продукт приобрёл известность среди потребителей, в том числе благодаря упаковке майонеза и наличию на этикетках особых изобразительных элементов, включающих изображение «Поварёнка». Рекламно-представительская документация подтверждает, что ООО ПКП «Провансаль» с 1999г. по 2007г. включительно маркировало майонез «Провансаль» соответствующим средством индивидуализации — изображением «Поварёнка» в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму. Поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами. Над этой композицией расположена надпись в две строки белыми буквами с голубой каймой (в первой строчке слово «майонез», а во второй - слово «Провансаль», выполненное оригинальным шрифтом с фирменным логотипом в начале строки), под которой имеется стилизованное изображение столовой ложки. Указанное изображение было создано сотрудником ФИО6 в середине девяностых годов. Далее, для краткости, данное изображение именуется «Поваренок» (или изображение «Поваренка»). Изображение «Поваренка» использовалось истцом без регистрации товарного знака. Однако, ответчик, ООО «Фирма ФОГ» зарегистрировало на себя комбинированный товарный знак с изображением фигуры повара на синем фоне и словами «майонез», «Провансаль», включёнными в товарный знак в качестве неохраняемых элементов (свидетельство № 324069, дата подачи заявки 2005.09.30., дата регистрации 2007.04.09.), тождественный «Поваренку», авторские права на который принадлежат ООО ПКП «Провансаль». Ответчик использовал зарегистрированное им обозначение для маркировки производимого майонеза под названием «Провансаль». Решением Управления федеральной антимонопольной службы по Томской области по делу № 06-10/69-09 от 31 августа 2009 года действия ответчика, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 324069 были признаны нарушившими ФЗ «О защите конкуренции» (пункт 2 части 1, а также часть 2 статьи 14 указанного ФЗ), т.е. актом недобросовестной конкуренции. На основании решения Роспатента от 11.06.2010, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324069 признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области по делу № А67-10100/09, в котором участвовали те же лица, установлено, что: изображение «Поваренка» является произведением дизайна и объектом авторских прав ООО ПКП «Провансаль» (стр. 9-10 Решения); ООО ПКП «Провансаль» впервые довел до потребителя указанный результат интеллектуальной деятельности (абз. 5 стр. 10 Решения); зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 324069 сходен до степени смешения с изображением «Поваренка», использовавшимся ООО ПКП «Провансаль» задолго до регистрации товарного знака ответчиком (абз. 7 стр. 11 Решения).; действия ООО «Фирма ФОГ», выразившиеся в регистрации на свое имя указанного обозначения и введении в оборот продукции с его использованием противоречат обычаям делового оборота, требованиям разумности и справедливости, ведут к ограничению конкуренции посредством вытеснения с рынка товара конкурента - истца (абз. 5-6 стр. 12 Решения). В связи с чем, данные обстоятельства не требуют доказывания, т.к. они признаются установленными ст.69 АПК РФ. На основании п. 1 ст. 1270 ГК РФ, ООО ПКП «Провансаль», как правообладателю изображения «Поваренка», принадлежит исключительное право использовать произведение. В связи с чем, истец обратился с требованием о признании исключительного права. Также истец в соответствии со статьей 1229 ГК РФ решил защитить свое право и с учетом положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ заявил требование вместо возмещения убытков, выплаты компенсации за нарушение указанного права требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 1 000 000 руб., а также требование о запрете использовать данное изображение и об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя произведения дизайна «Поваренок».
До судебного заседания представитель истца заявила об уточнении предмета требований в части и просила суд (ст. 49 АПК РФ) признать исключительное право истца, ООО ПКП «Провансаль», на произведение дизайна «Поваренок». А также заявила о дополнении оснований иска ст. 1295 ГК РФ, указав, что данное произведение дизайна является служебным произведением и использовалось истцом, как служебное произведение, данное произведение создано Ждановым Николаем Владимировичем, который является работником истца.
Указанные уточнения предмета иска, а также дополнение оснований иска приняты судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ. Суд рассматривает данный спор исходя из уточненного предмета и дополненных оснований иска.
Ответчик требования истца не признал по основаниям, указанным в отзыве. При этом указал, что спор о признании исключительных прав истца ООО ПКП «Провансаль» на произведение дизайна «Поваренок» неподведомствен арбитражному суду. В связи с чем, просил прекратить производство по делу. Остальные требования не признал со ссылкой на недоказанность принадлежности исключительных прав истцу, а также недоказанностью того, что указанное произведение является «служебным произведением дизайна» и создано неким Ждановым Николаем Владимировичем. Кроме этого, оно не было поставлено ООО ПКФ «Провансаль» на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н. Дополнительно указал, что изображение в виде поваренка в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, стоящего подперев бок, скрестив ноги и опирающегося на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с желтыми лепестками, черной сердцевиной и белыми разводами, не является произведением дизайна и не является объектом авторского права. Иск заявлен ненадлежащим истцом, т.к. согласно предоставленной ИФНС по г.Томску информации. ООО ПKП «Провансаль» не
было переименовано из ТОО «Провансаль», тем более, что ТОО «Провансаль» вообще не было зарегистрировано, а во всех доказательствах фигурирует ТОО «Провансаль». Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у истца права на данный иск. Истцом нарушена ст.1271 ГК РФ в соответствии с которой правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения. Однако истец не использовал указанное оповещение. Кроме этого, истцом пропущен срок исковой давности, т.к. на официальном сайте Роспатента находится открытая информация о зарегистрированных товарных знаках. Требования о взыскании компенсации не подлежит удовлетворению, т.к. не доказано само правонарушение.
В судебном заседании представитель истца поддержал позицию, изложенную в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.
Дополнительно в судебном заседании пояснения дал директор ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» ФИО1 который указал, что ФИО6 создал произведение дизайна «Поваренок». ФИО6 работал с 1995г. сторожем, после окончания учебы был переведен на должность инженера; в его должностные обязанности входила работа, связанная с компьютерной техникой, дизайном. У его, как директора предприятия ООО ПКП «Провансаль» (с начала 1995г.), возникла идея создания бренда, объединяющего всю выпускаемую предприятием продукцию. Эта идея была представлена в виде изображения повара. Повар, конечно же, должен быть похож на француза (в колпаке и белом сюртуке; для придания более «умного» внешнего вида на повара одели очки). В 1996г. предприятие было не большое и не имело в своем штате специалистов по рекламе, маркетингу и дизайну. Им было поручено ФИО6 заниматься разработкой дизайна «Поваренка». ФИО6 занимался разработкой и дизайном макетов, компьютерной техникой в соответствии с должностной инструкцией (которая не сохранилась). Произведение дизайна использовалось в рекламе, роликах, рекламе на упаковках. В дальнейшем картинка развивалась, постоянно модернизировалась.
В судебном заседании представитель ответчика поддержал позицию, изложенную в отзыве на иск и дополнениях к нему.
По ходатайству истца в судебном заседании был допрошен ФИО6, который ответил на вопросы суда, а также представителей истца и ответчика. ФИО6 пояснил суду, что, был принят на работу в ТОО «Провансаль» в 1995г. охранником, будучи еще студентом. В 1996г. – инженером, после окончания института. Закончил Политехнический институт, кафедра механика роботов. Уволен по собственному желанию в 2000г. В должностные обязанности входило обеспечение работоспособности компьютерной техники; изготовление графической какой-то информации; написание программ. В отношении создания «Поваренка» пояснил, что он создал образ французского повара; образ повара рисовался на компьютере. Первый был повар с поднятой рукой; создавался для рекламы, потом позы менялись. В суде обозревался том 1 л.д.19. ФИО6 указал, что он создал этот образ повара. По заданию директора он начал заниматься разработкой образа повара где-то в ноябре 1997г., образ дорабатывался и к концу года, в декабре 1997г. был готов. В суде обозревался л.д.14 том 2 ФИО6: указал, что этого поваренка рисовал он. Он создавал всех поварят; дополнительно изменялись позы, предметы. Повар в колпаке, с усами, в кителе (халате); затем изменялась поза. Базисный вариант: тело, голова, ноги; изменялись по текущим требованиям. Отличительные признаки: лицо – круглое, полное; усы типа французских; бородка – клинышком; очки; на голове – поварской колпак; тело одето – в халат либо в поварской китель. Данный объект создавал, как работник истца. В круг его обязанностей также входила разработка рекламных этикеток. Выполнял работы в соответствии с должностной инструкцией, по поручению директора. Поручение от директора были и устные и были в должностных обязанностях. По поводу перевода с должности на должность и по поводу оформления кадровых документов - не помнит конкретно когда именно переводили и с какой должности на какую. Указал, что вопрос по оформлению трудовой книжки и всех документов следует адресовать в кадровую службу предприятия. Он работал в соответствии с должностной инструкцией, занимался своим делом.
Также по ходатайству истца, с учетом заявления о фальсификации доказательств, заявленного ответчиком, была допрошена ФИО7, которая пояснила суду, что работает бухгалтером в ООО ПКП «Провансаль» с июня 1995г. Занималась кадровыми вопросами по просьбе директора в конце 1995г, вела трудовые книжки. Также указала, что ФИО6 работал сторожем по совместительству, сторожем работал немного; был молодой, смышленый, с высшим образованием; ему давали поручения по рекламе; дошел до начальника отдела; начал заниматься рекламой; разработкой этикеток. ФИО6 был единственный с такой фамилией. Приказ №9 от 29.03.1996г. заполняла она. Контракт найма на работу ФИО6 видела, этот документ является документом ТОО ПКП «Провансаль». Трудовой кодекс требовал, чтобы составлялись контракты найма на работу. Со ФИО6 по совместительству не был составлен, когда переводили инженером, ей был он составлен. В личной карточке ФИО6 с обратной стороны все записи выполняла сама, когда переводили инженером. В трудовой книжке ФИО6 заносила изменения на ФИО6 (изменение фамилии и отчества). «запись №4 – принят начальником отдела информац.-технического обеспечения, приказ №14 от 11.07.95г; запись №5 от 25.12.98г. – ТОО «Провансаль» преобразовано в ООО ПКП «Провансаль»; запись №6 от 01.06.200г. – уволен по собственному желанию. Эти записи выполняла лично. Когда писала ТОО «Провансаль», имела ввиду ООО ПКП «Провансаль». Раньше постоянно использовалось сокращенное наименование ТОО «Провансаль» при составлении документов. Первая запись внесена на основании приказа №14 от 11.07.95г. на тот момент запись сделана, но ФИО6 был уже не сторожем, тем более, что он пришел по совместительству. Почему не внесена запись инженера за давностью лет не могла ответить. Почему имеются расхождения в трудовой и приказами не помнит, за давностью лет трудно сказать.
Заслушав представителей сторон, с учетом показаний свидетелей, исследовав материалы дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ООО ПКП «Провансаль» с 1999г. по 2007г. включительно маркировало майонез «Провансаль» с соответствующим средством индивидуализации — изображением «Поварёнка» в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму. Поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами. Над этой композицией расположена надпись в две строки белыми буквами с голубой каймой (в первой строчке слово «майонез», а во второй - слово «Провансаль», выполненное оригинальным шрифтом с фирменным логотипом в начале строки), под которой имеется стилизованное изображение столовой ложки.
В судебном заседании было установлено и подтверждено материалыми дела, что автором указанного дизайна «Поваренок» является ФИО6, т.к. именно его творческим трудом в ноябре-декабре 1997 года был создан указанный объект интеллектуальных прав. Доказательств, опровергающих указанное обстоятельство, суду не представлено. Действующее законодательство подразумевает презумпцию авторства, т.е. «признание авторства юридически достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное».
ФИО6 состоял в трудовых отношениях с истцом и создал произведение дизайна «Поваренок» а, именно изображение «Поварёнка» в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами, в рамках выполнения своих служебных обязанностей, как служебное произведение. Данное обстоятельство подтверждается также следующими доказательствами: свидетельскими показаниями ФИО6, пояснениями директора ФИО1; копией трудовой книжки ФИО6(том 1; л.д. 147-152); копией личной карточки работника ФИО6 № 031-924-158-31 (том 2; л.д.1); копией Приказа № 14 от 11 июля 1995 года о принятии ФИО6 на работу (том 2; л.д. 2); копией контракта найма ФИО6 на работу с 01.04.1996 г. (том 2; л.д. 3-4); копией приказа № 9 от 29.03.1996 г. о переводе ФИО6 на должность инженера (том 2; л.д. 5).
Факт публикации и использования произведения дизайна «Поваренок» работодателем в период работы ФИО6 также нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и подтверждается следующими доказательствами: копией рекламного календаря за 2000 год с изображением этикетки майонеза ООО ПКП «Провансаль», в которой использовано произведение дизайна «Поваренок» (том 1; л.д. 20); копией рекламного проспекта продукции производителя ТОО «ПРОВАНСАЛЬ» за 1998 год «Попробуй качество на вкус!» (том 1; л.д. 21); копией страниц буклета «РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО 100 лучших товаров» за 1999 год (том 1; л.д. 23-25); копией статьи в газете «Наша Газета» № 107 (1224) от 24 декабря 1999 года (том 1; л.д. 26); фотоснимком готовой продукции производства 04.02.1999 г. с использованием произведения «Поваренок» (том 2; л.д. 8).
Таким образом, в судебном заседании установлено и материалами дела подтверждено, что произведение дизайна «Поваренок» создано Ждановым Николаем Владимировичем, как работником ООО ПКП «Провансаль», в рамках выполнения своих служебных обязанностей, в связи с чем, суд признает доказанным факт того, что произведение дизайна «Поваренок» является служебным произведением.
Переход исключительного права на служебное произведение от работника к работодателю происходит в силу закона, если договором между ними не было предусмотрено иное.
Как следует из пояснений истца, трудовой договор был заключен со ФИО6, однако он не сохранился за давностью лет.
В судебном заседании автор ФИО6 не отрицает факт создания произведения в рамках его должностных обязанностей, а также с учетом пояснений директора ФИО1 о том, что трудовой контракт между ФИО6 и истцом иного не предусматривал, а доказательств обратного суду не представлено, суд считает доказанным факт перехода исключительного права на служебное произведение дизайна «Поваренок».
Также, как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами ООО «Фирма ФОГ» зарегистрировало комбинированный товарный знак с изображением фигуры повара на синем фоне и словами «майонез», «Провансаль», включёнными в товарный знак в качестве неохраняемых элементов (свидетельство № 324069, дата подачи заявки 2005.09.30., дата регистрации 2007.04.09.), тождественный «Поваренку». Ответчик использовал зарегистрированное им обозначение для маркировки производимого майонеза под названием «Провансаль».
Из пояснений представителей ООО ПКП «Провансаль» следует, что производство майонеза «Провансаль» в данной упаковке прекратилось после того, как обществу стало известно о регистрации используемого им ранее изображения в качестве товарного знака ООО «Фирма ФОГ» в целях исключения наступления гражданско-правовых последствий.
В июне 2009г. в УФАС по Томской области ООО ПКП «Провансаль» обратилось с заявлением о нарушении ООО «Фирма ФОГ» пункта 2 части 1, части 2 статьи 14 Федерального закона от 26 07 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключающееся в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 324069 на средство индивидуализации продукции – майонез.
31 08 2009г. комиссией УФАС по Томской области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства по делу № 06-10/69-09 вынесено решение о признании действий ООО «Фирма ФОГ», выразившихся в введении в заблуждение в отношении потребительских свойств, качества товара майонеза «Провансаль» или в отношении его производителей, а также действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 324069 для товаров 30 класса МКТУ, нарушившими пункт 2 части 1, часть 2 статьи 14 Федерального закона от 26 07 2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции».
На основании решения Роспатента от 11.06.2010, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324069 признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны.
Истец, считая, что его исключительные авторские права нарушены, обратился в арбитражный суд с иском о признании исключительного права истца ООО ПКП «Провансаль» на произведение дизайна «Поваренок», о запрете ответчику использование произведения дизайна «Поваренок», о взыскании с ответчика материальную компенсацию в размере 1 000 000 рублей, и об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя произведения дизайна «Поваренок».
Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации введена в действие с 01 января 2008 г. В силу статьи 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01 января 2008 г., она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря 2007 г.
Как следует из материалов дела, изображение «Поварёнка» (в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами) - это произведение дизайна и относится к объектам авторских прав, данное произведение создано приблизительно в ноябре 1997г.
Таким образом, к отношениям применяется до 01.01.2008г. положения Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах", а в части нарушения права на распространение - положения части четвертой ГК РФ.
Исходя из определения понятие «дизайн» - это конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Понятие произведение – это создание, продукт труда, творчества (словарь русского языка С. И. Ожегова).
В большом энциклопедическом словаре дизайн - (от англ. design - замысел - проект, чертеж, рисунок) этот термин, обозначает различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. Вузком смысле дизайн - художественное конструирование.
Таким образом, произведениям дизайна относят достаточно широкий диапазон результатов творческой деятельности человека, начиная с чисто художественных произведений, и заканчивая исключительно прикладными результатами, например, такими как внешний вид прибора, шины, автомобиля и т.д. Главное, чтобы все эти объекты отвечали общим требованиям законодательства, предъявляемым к произведению, как объекту авторского права, а именно: творческий характер создания; объективная форма выражения; оригинальность (т.е. должна отсутствовать объективная возможность самостоятельного повторения произведения другим автором).
С учетом изложенного, суд считает, что изображение «Поварёнка» в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами является произведением дизайна. Иного в обоснование суду не представлено. Кроме этого, при рассмотрении дела №А67-10100/09 суд также пришел к выводу о том, что изображение «Поварёнка» является произведением дизайна.
Согласно статье 4 Закона от 09.07.1993 N 5351-1 автором является физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
В силу статей 15 и 16 этого Закона автору в отношении его произведения принадлежат неимущественные права, а также исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.
Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения (п. 1 ст. 14 этого Закона).
Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 14 этого Закона).
Также и в п. 1 ст. 1295 ГК РФ определено, что авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.
С учетом того, что авторство ФИО6 не оспорено сторонами, а также с учетом того, что ФИО6 являлся работником истца и создавал это произведение в пределах трудовых обязанностей, суд считает, доказанным, что произведение дизайна «Поварёнок» является служебным произведением, права на которое перешли к истцу.
Таким образом, в судебном заседании установлено, что правообладателем данного произведения является ООО ПКП «Провансаль», которому принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.
Способы защиты гражданских прав определены гражданским законодательством.
Признание права как способ защиты гражданских прав прямо предусмотрено абзацем 2 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предъявление требования о признании права имеет целью устранить все сомнения в принадлежности права тому или иному лицу.
С учетом вышеизложенного, суд считает, что исключительное право на произведение дизайна «Поварёнок» принадлежит ООО ПКП «Провансаль».
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, при этом отсутствие запрета не считается согласием. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Как было установлено ранее, ответчик ООО «Фирма ФОГ» зарегистрировало комбинированный товарный знак с изображением фигуры повара на синем фоне и словами «майонез», «Провансаль», включёнными в товарный знак в качестве неохраняемых элементов (свидетельство № 324069, дата подачи заявки 2005.09.30., дата регистрации 2007.04.09.), тождественный «Поваренку». Ответчик использовал зарегистрированное им обозначение для маркировки производимого майонеза под названием «Провансаль» без согласия правообладателя.
Вопрос о сходстве до степени смешения товарных знаков, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, что соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиум ВАС РФ от 13 12 2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
В ходе рассмотрения настоящего дела, арбитражным судом с учетом приведенных правил и рекомендаций неоднократно обозревались упаковка майонеза «Провансаль», выпускавшегося ООО ПКП «Провансаль», и изображение, зарегистрированное ООО «Фирма ФОГ» в качестве товарного знака, а также нанесенное на упаковку майонеза (экземпляры упаковок майонеза истца и ответчика). В результате чего судом установлено, что изображение, зарегистрированное ООО «Фирма ФОГ» в качестве товарного знака - поваренок в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетый в колпак и белую форму, стоящий подперев бок, скрестив ноги и опирающийся на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с желтыми лепестками, черной сердцевиной и белыми разводами, соответствует, сходно до степени смешения с изображением, использовавшимся ООО ПКП «Провансаль» в своей хозяйственной деятельности. Указанный вывод также содержится в решении суда по делу №А67-10100/09, а также в решении антимонопольного органа.
Таким образом, из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчик использовал спорное произведение дизайна для маркировки майонеза без согласия ООО ПКП «Провансаль» (воспроизведение произведения - пп.1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Воспроизведение (тиражирование, копирование) есть изготовление экземпляров произведения на материальных носителях.
Применительно к спорному правоотношению воспроизведение изображения «Поваренка» выразилось в изготовлении ответчиком (либо его контрагентами по заказу ответчика) этикеток, на которых изображен «Поваренок». Факт маркировки ООО «Фирма ФОГ» не оспаривается. Кроме этого, это также было установлено в Решении суда по делу № А67-10100/09; при распространении произведения (пп.2 п.2 ст. 1270 ГК РФ), т.е. при отчуждении копий произведения (этикеток с изображением «Поваренка»). Факт введения ответчиком в оборот этикеток с изображением «Поваренка» также установлен Решением суда по делу № А67-10100/09 и не оспаривается сторонами.
Кроме этого, исходя из представленных в материалы дела документов следует, что ответчик также продолжает незаконно использовать данное произведение дизайна.
В силу подпунктов 2, 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
С учетом того, что факт незаконного использования спорного произведения нашел свое подтверждение, суд считает требование истца о запрете ответчику использование произведения дизайна «Поваренок» и об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя произведения дизайна «Поваренок» обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика материальной компенсации в размере 1 000 000 рублей.
Рассматривая заявленное требование суд приходит к выводу о том, что указанное требование является законным и обоснованным в части.
В соответствии с положениями части 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.
В соответствии с п. 43 Постановления пленумов ВС и ВАС № 5/29 от 26 марта 2009 г., применяя положения статьи 1301 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать следующее:
компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п. 43.2 совместного Постановления);
при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности,
а) характер допущенного нарушения,
б) срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
в) степень вины нарушителя,
г) наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,
д) вероятные убытки правообладателя.
С учетом того, что в судебном заседании нашел свое подтверждение факт незаконного использования произведения дизайна «Поваренок», а именно изображение «Поварёнка» в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, поварёнок стоит, подперев бок, скрестив ноги, и опирается на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с жёлтыми лепестками, чёрной сердцевиной и белыми разводами, суд считает требования истца обоснованными.
Однако с учетом характера допущенного нарушения, продолжительного срока использования с 2007г. (момент регистрации товарного знака) и по настоящее время, а также степени вины, в данном случае – умышленная. При определении вины суд исходит из следующего.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
ООО «Фирма ФОГ» являясь коммерческой организацией и осуществляя на одном с истцом рынке реализацию продукции, маркированной обозначением, явно сходным до степени смешения с произведение дизайна «Поваренок», исключительные права на которое принадлежат ООО ПКП «Провансаль», при достаточной степени заботливости и осмотрительности имело возможность получения информации о том, что ранее использовал данное произведение истец (т.к. маркированный товар был представлен для продажи и была его реклама), однако ответчик этого не сделал и не представил судам доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.
Судом при определении размера компенсации также учитывается отсутствие доказательств ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя.
Кроме этого, с учетом вероятных убытков, которые, по мнению суда, являются недоказанными, а также исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (абз. 2 п. 43.3 совместного Постановления), суд считает обоснованной и подлежащей взысканию компенсацию в размере 700 000 рублей.
В остальной части требование не подлежит удовлетворению.
Доводы ответчика о том, что требование о признании исключительных прав истца ООО ПКП «Провансаль» на произведение дизайна «Поваренок» не подведомствен арбитражному суду судом рассмотрен и отклоняется поскольку исходя из предмета требований истец просит признать за ним исключительное право на произведение дизайна «Поваренок». Исходя из субъектного состава, а также исходя из тех оснований, по которым заявлено данное требование, суд приходит к выводу о том, что спор связан осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, как истца, так и ответчика. Кроме этого, спор об установлении авторского права, а также о признании права на служебное произведение не заявлен и отсутствует. В данном случае заявлено требование о признании исключительного права истца, которое обратилось за защитой только своего права в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельностью. Ссылка ответчика на Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел судом признается несостоятельной, т.к. данном случае спора об установлении авторского права, а также о признании права на служебное произведение и его использование не заявлено.
Довод ответчика о недоказанности принадлежности исключительных прав истцу, а также недоказанностью того, что указанное произведение является «служебным произведением дизайна» и создано неким Ждановым Николаем Владимировичем судом рассмотрен и признается необоснованным, поскольку в судебном заседании указанные обстоятельства нашли свое подтверждение.
Заявление ответчика на то, что все представленные в материалы дела доказательства являются сфальсифицированными, а именно: копия трудовой книжки AT-V № 5066384, копия личной карточки работника, содержащей сведения о работнике ФИО6, копия Приказа №14 от 11 июля 1995 года о принятии ФИО6 на работу, копия контракта найма ФИО6 на работу в ТОО «Провансаль», копия Приказа № 9 от 29.03.96 г. о переводе ФИО6 с 01.04.1996 г. на должность инженера судом рассмотрен и отклоняется, как необоснованная. В качестве оснований указано, что во всех документах указана организация ТОО «Провансаль», а исходя из сведений ЕГРЮЛ указанная организация не была никогда зарегистрирована. Данное основание судом рассмотрено и отклоняется, т.к. в судебном заседании было установлено, что раньше для сокращенного написания наименования истцом использовалось «ТОО «Провансаль»» и «ТОО ПКП «Провансаль»», в связи с чем, и имеются различные сокращенные наименования организации. Кроме этого, сам ФИО6 подтвердил, что он являлся работником истца и в круг его обязанностей также входила разработка рекламных этикеток, выполнял работы в соответствии с должностной инструкцией, по поручению директора, в том числе создал произведение дизайна «Поваренок». Каких либо иных доказательств, подтверждающих факт фальсификации суду не представлено.
Ссылка ответчика о том, что произведение дизайна не было поставлено ООО ПКФ «Провансаль» на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н судом рассмотрена и отклоняется, как необоснованная, поскольку отсутствие доказательств постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива не может повлиять на существо заявленных требований.
Довод о том, что изображение в виде поваренка в очках, с усами и бородкой, на синем фоне, одетого в колпак и белую форму, стоящего подперев бок, скрестив ноги и опирающегося на ложку с витой ручкой, позади которой изображен подсолнух с желтыми лепестками, черной сердцевиной и белыми разводами, не является произведением дизайна и не является объектом авторского права судом не принимается, т.к. в обоснование данного довода ответчиком не представлено никаких доказательств и обоснований.
Ссылка ответчика на то, что иск заявлен ненадлежащим истцом, т.к. согласно предоставленной ИФНС по г.Томску информации. ООО ПKП «Провансаль» не было переименовано из ТОО «Провансаль», тем более, что ТОО «Провансаль» вообще не было зарегистрировано, а во всех доказательствах фигурирует ТОО «Провансаль», судом рассмотрена и отклоняется, поскольку было установлено, что раньше для сокращенного написания наименования истцом использовалось - ТОО «Провансаль», ТОО ПКП «Провансаль» иногда указывали, иногда нет, в связи с чем и имеются различные сокращенные наименования организации.
Довод о том, что истцом нарушена ст.1271 ГК РФ в соответствии с которой правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения судом также признается несостоятельной, т.к. отсутствие оповещения принадлежности исключительных прав не может явиться основанием для отказа в удовлетворении требований.
Довод о пропуске срока исковой давности, который ответчик исчисляет с 25.05.2007 г, т.к. именно эта дата указана на официальном сайте Роспатента в качестве даты публикации сведении о регистрации товарного знака ответчика, судом также рассмотрен и отклоняется, поскольку ответчиком не обоснованно и не указано, каким образом истец должен был узнать о регистрации и размещении на сайте сведений о регистрации товарного знака ответчика. А также не представлено доказательств того, что истец обладал такой информацией. Кроме этого, исходя из возможностей поиска на официальном сайте Роспатента (www1.fips.ru), бесплатный поиск по базе данных товарных знаков онлайн возможен только в том случае, если известен номер свидетельства. Вход в Информационно-поисковую систему является платным и осуществляется только по договору с Роспатентом. Но даже войдя в эту платную базу неясно, как именно истец должен был искать изобразительный товарный знак, т.к. критерии, по которым проводится поиск, ограничены (имя правообладателя, классы товаров и услуг, номер регистрации, и т.д.) и применимы только для поиска словесных обозначений. Учитывая огромное количество зарегистрированных в РФ товарных знаков, найти сходный изобразительный элемент по номеру свидетельства или даже классу товаров и услуг не представляется возможным в принципе. Иных оснований и доказательств того, что истцом пропущен срок исковой давности ответчиком не представлено и не заявлено.
Государственная пошлина по делу в соответствии с правилами ст.110 АПК Российской Федерации относится на истца.
Руководствуясь ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1270, 1295, 1301 Гражданского кодекса РФ и, руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать исключительное право истца ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» на произведение дизайна «Поваренок».
Запретить ООО «Фирма ФОГ» использование произведение дизайна «Поваренок».
Взыскать с ООО «Фирма ФОГ» в пользу ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» компенсацию в размере 700 000 рублей.
Обязать ООО «Фирма ФОГ» опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя произведение дизайна «Поваренок».
Взыскать с ООО «Фирма ФОГ» в пользу ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» 35 000 рублей расходы по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции (Седьмой арбитражный апелляционный суд)
Судья С.В. Воронина
