АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Новосибирск Дело № А45-6016/2016
28 октября 2016 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 28 октября 2016 года.
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шевченко С.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Хохуля А.С., рассмотрел в судебном заседании дело по иску
индивидуального предпринимателя Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286), г. Новосибирск,
к обществу с ограниченной ответственностью «Велес» (ОГРН 1075403006623),
г. Новосибирск,
о прекращении нарушения исключительного права на полезную модель и взыскании 1400000 руб. компенсации,
и встречному иску
общества с ограниченной ответственностью «Велес» (ОГРН 1075403006623),
г. Новосибирск,
к индивидуальному предпринимателю Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286), г. Новосибирск,
о признании права преждепользования на тождественного решение, защищенное патентом № 147182 на полезную модель,
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Марусича О.В. (паспорт, свидетельство),
Слесарюк Н.В. (по доверенности от 28.04.2016);
от ответчика: Сергуняевой И.А. (по доверенности от 06.06.2016),
Индивидуальный предприниматель Марусич Олег Васильевич (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Велес», настаивая на:
- запрете ответчику изготавливать, продавать, предлагать к продаже, совершать иные действия по введению в гражданский оборот или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 147183, изъятия из оборота и уничтожении контрафактной продукции, произведенной ответчиком;
- взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации № 147183 в размере 1400 000 руб.
Организуя защиту против иска, ответчик обратился в суд со встречным иском, настаивая на признании за ООО «Велес» права преждепользования на тождественного решение, защищенное патентом № 147182 на полезную модель «КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО» с установленной датой приоритета от 21 апреля 2014 года, используемое ООО «Велес» при изготовлении и реализации изделий «Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50», в которых использована полезная модель, защищенная патентом № 147182 «КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО»; установления объёма преждепользования для производства ООО «Велес» изделий «Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50», в которых использована полезная модель защищенная патентом № 147182, в размере, не превышающем 12096 (двенадцать тысяч девяносто шесть) штук в год.
Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее:
Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель Марусич Олег Васильевич позиционирует себя в качестве правообладателя по патенту на полезную модель Российской Федерации № 147182
«КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО» с датой приоритета полезной модели 21.04.2014 по заявке № 2014116014/07, опубликовано 27.10.2014 (л.д. 16 -21 в т.1).
По условиям Лицензионного договора № 1-01/ТД/2015 от 15.05.2015 индивидуальный предприниматель Марусич О.В. в качестве лицензиара передало ООО «Торговый Дом «СанПанел» (лицензиат) право использования полезной модели по патенту № 147182 «КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО» на условиях простой (неисключительной) лицензии за вознаграждение на срок действия патента (л.д. 72 – 76 в т.1).
По утверждению истца, техническое решение, охраняемое патентом на полезную модель № 147183, относится к электротермии и может быть использовано для изготовления гибких и жестких композиционных электронагревательных устройств бытового и промышленного назначения, которые могут применяться, в частности, в животноводстве при изготовлении нагревательных панелей.
В патенте на полезную модель № 147183 приведена её формула:
1. Композиционное греющее электрическое устройство, содержащее изоляционный слой и резистивный нагревательный элемент, который посредством токопроводящих выводов подключается к источнику питания, отличающееся тем, что резистивный нагревательный элемент выполнен в виде гибкого листового резистивного нагревательного элемента, заключенного в изоляционный слой, выполненный в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0, 01 кг/м2 до 2 кг/м2.
2. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что синтетическая смола представляет собой, например, полиамидную смолу, полиуретановую смолу, полиэфирную смолу, эпоксидную смолу или акриловую смолу.
3. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что с одной стороны на наружную поверхность изоляционного слоя нанесён декоративно-защитный злой, выполненный на основе синтетической смолы с добавлением катализатора.
4 Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1. отличающееся тем, что содержит теплоизоляционный слой, толщиной от 3 мм. до 100 мм. и плотностью от 20 кг/м3 до 930 кг/м3. контактирующий с изоляционным слоем и расположенный с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, причем на наружную поверхность теплоизоляционного слоя нанесена синтетическая смола с добавлением катализатора и композиционный слой на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м2 до 2 кг/м2 .
5. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 4, отличающееся тем, что теплоизоляционный слой выполнен, например, из минеральной ваты, пеностекла, стеклянного волокна, пенополиуретана, пенополистирола, вспененного полиэтилена, вспученного перлита, вермикулита, пробки, дерева, ДВП, ДСП, пенобетона, асбеста, полимочевины, вспененного каучука, целлюлозы или текстильного материала.
Как указывает истец, в феврале 2016 года ему стало известно о нарушении ответчиком его исключительного права на полезную модель № 147183.
17 февраля 2016 г. истцом была произведена контрольная закупка у продавца - ООО «Велес» (ОГРН 1075403006623) товара «Электрическая панель нагрева», что подтверждается товарной накладной № 11 от 17.02.2016 г., по которой ООО «Велес» продало ООО «ВыгодноСтрой» 2 шт. товара на общую сумму 10 200 руб. (л.д. 98 в т.1).
Согласно заключению по результатам патентно-технического исследования по вопросам, поставленным перед специалистом - патентным поверенным Российской Федерации № 1607 Болотовой А.Ю. (специализация - товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы), в результате проведенного сравнительного анализа признаков формулы полезной модели Российской Федерации по патенту № 147183 «КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО» и признаков изделия «Панель нагрева» компании ООО «Велес» установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели Российской Федерации по патенту № 147183 «КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО» использованы в Изделии «Панель нагрева» (изготовитель - ООО «Велес»).
Также в Изделии использованы все признаки, отраженные в каждом пункте формулы полезной модели № 147183 (л.д. 22 – 51 в т.1).
Заключение патентного поверенного Российской Федерации № 1607 Болотовой А.Ю. подготовлено на основе Заключения по определению физико-механических образцов Испытательной лаборатории «СибТест» ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга» от 15.03.2016 г. (л.д. 52 -65 в т.1).
Истец полагает, что недобросовестное поведение Ответчика (Ответчик был информирован о наличии у Истца права на полезную модель: ООО «Велес» производил такие нагревательные панели по договору о сотрудничестве с ООО ТД «СанПанел» до расторжения договора 17.08.2015 г., 14.07.2015 г. ему было направлено письмо о расторжении договора о сотрудничестве, направлялась претензия от лицензиата ООО ТД «СанПанел», в которой предупреждалось о недопустимости нарушения прав на полезную модель № 147183.
Указанные факты, по мнению истца, свидетельствуют о злостности нарушения и желании получить доход от использования технического решения, придуманного и запатентованного Марусичем О.В.
Вместе с тем, при изготовлении своих нагревательных панелей ООО «Велес» использует те же матрицы, что и ранее при работе с ООО «ТД «СанПанел» (на верхней поверхности нагревательной панели имеется овал, в котором ранее размещался товарный знак ООО ТД «СанПанел».
Полагая, что ответчиком нарушены его исключительные права по патенту на полезную модель № 147183, истец обратился за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.
В обоснование своей правовой позиции истец ссылается на положения статей 1252, 345, 1354, 1358 и 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возражая против иска, ответчик во встречном иске (л.д. 17 – 24 в т. 3), апеллировал к следующим обстоятельствам:
До даты приоритета спорной полезной модели № 147183 (дата приоритета 21.04.2014) ООО «Велес» создало независимо от ИП Марусича О.В. тождественное патенту техническое решение при изготовлении нагревательных панелей. Спорное решение по полезной модели разрабатывалось ООО «Велес» с 2008 года, поэтому у ООО «Велес», по его мнению, не было необходимости в использовании описаний, чертежей и моделей ИП Марусича О.В., получившего патент на полезную модель.
Ответчик утверждал, что сотрудниками ООО «Велес», в частности Жерносек М.В., Огневой Ю.С., Чудиным А.В., Южалиным А.И., Сотниковой Е.В., была разработана технологическая цепочка по созданию полезной модели «Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50», что могут подтвердить указанные лица.
Для изготовления Стеклопластиковых Тепловыделяющих Электрических Панелей SUNPANEL СТЕП-120/50 было изготовлено и передано в эксплуатацию с участка производства в производственный цех «Санпанель» 6 матриц Стеклопластиковых Тепловыделяющих Электрических Панелей SUNPANEL СТЕП-120/50.
ИП Марусич О.В. не оспаривает идентичность матриц, указывая только на то, что при изготовлении своих нагревательных панелей ООО «Велес» использует те же матрицы, что и ранее при работе с ООО ТД «СанПанель».
Обосновывая своё право преждепользования, ООО «Велес» подтверждает его следующими доказательствами:
-санитарно-эпидемиологическое заключение 54.НС.02.229.П.006928.07.08 от 4 июля 2008 года;
-санитарно-эпидемиологическое заключение № 54.НС. 01.229.Т.007204.07.08 от 10 июля 2008 года;
-технические условия ТУ 2296-002-81150365-2008 «Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих» от 16 июня 2008 года;
- Акт о вводе в эксплуатацию матриц № 1 от 12 января 2012 года;
-Технологическая карта «САНПАНЕЛ» от 11.01.2013 года;
- Технологическая карта «САНПАНЕЛ» от 123.07.2013 года;
- Черновые записи по разработке изделия «САН ПАНЕЛЬ» и матрицы панели.
ООО «Велес» во встречном иске утверждает, что о добросовестности использования им тождественного решения по полезной модели, что, по его мнению, фактом заключения между ООО «Велес» и ООО «ПластПром» в лице Марусича О.В. договор поставки № 1507/1 от 15 июля 2013 года, по которому ООО «Велес» поставлял ООО «ПластПром» изделия из стеклопластика собственного производства: «Стеклопластиковая Электрическая Тепловыделительная Панель SUNPANEL СТЕП - 120/50» (договор поставки № 1507/1 от 15.07.2013 года, товарные накладные: № 96 от 20.06.2013г., № 151 от 17.09.2013г., № 154 от 26.09.2013, № 156 от 08.10.2013г, № 160 от 25.10.2013г, № 166 от 05.11.2013г, № 175 от 15.11.2013г, № 181 от 04.12.2013г.).
Ответчик утверждает, что Марусич О.В. ранее был ознакомлен с разработанной технологической картой по созданию «санпанелей», о чем свидетельствуют его подписи на технологических картах ООО «Велес» от 11.01.2013 года и 12.07.2013 года.
По свидетельству ответчика, Марусич О.В. еще до получения патента на полезную модель был осведомлен о самостоятельной разработке ООО «Велес» тождественного решения по полезной модели № 147183.
Ответчик утверждает, что до даты приоритета по патенту № 147183 использовал тождественное решение (путем производства изделий с использованием тождественного решения), и сделал необходимые приготовления для долгосрочного его использования в промышленных объемах, им была создана вся цепочка от приобретения оборудования, создания пресс-форм (матрицы) для выпуска изделий, выпуска контрольных образцов изделий, предложение к продаже изделий, совершения иных действий, подтверждающих возникновение права преждепользования, до изготовления готовых изделий и их продажи третьим лицам.
Согласно технологии производства ООО «Велес» производил закупку сырья, комплектующих и оборудования для производства панелей - «Стеклопластиковая Электрическая Тепловыделительная Панель SUNPANEL СТЕП - 120/50».
По утверждению ООО «Велес» для целей производства продукции им были заключены следующие договоры с контрагентами:
- Договор поставки №01.11/05-П от 11.01.11 с ООО «Фора»;
- Договор поставки № 5 от 05.04.12 года с ООО «ХимСнабКомпозит»;
- Договор поставки № 1001/13 от 10 января 2013 года с «ПластПром»;
- Договор поставки № 1001/1 от 10.01.2012 года с ООО «Фрегат»;
- Договор поставки № 2210/13/1 от 22.10.2013 года с ООО «Логохим»;
- Договор поставки №3101/1 от 31.01.2014 года с ООО «Корэкс»;
- Договор поставки № 22 от 10 марта 2014 года с ООО «Триал»;
- Договор поставки № 77/12 от 15.03.2012 года с ООО «Интрей»;
- Договор поставки № 6 от 21.05.2013 года с ООО Герметика»;
- Договор поставки №54/14 от 09.01.2013 год с ООО СтройТоргСервис».
По свидетельству ответчика, готовая продукция - «Стеклопластиковая Электрическая Тепловыделительная Панель SUNPANEL СТЕП - 120/50» реализовывалась на территории России, о чем свидетельствуют следующие договоры: Договор поставки № 1507/1 от 15 июля 2013 года с ООО
«ПластПром»; Договор поставки № 0102/1 от 1 февраля 2014 года с ООО Дом «СанПанель».
Данная продукция реализовывалась также частным лицам, о чем свидетельствуют товарные накладные: № 001 ЧЛ от 12.01.2012г., № 002 ЧЛ от 16.01.2012г., № 003 ЧЛ от 19.01.2012г., № 006 ЧЛ от 24.01.2012г.
По мнению ответчика, объем преждепользования подтверждается соответствующим расчётом:
С учетом полного цикла производственного процесса возможность получения готовых изделий с 1 матрицы равняется 8 единицам готовой продукции, т.е. 1 Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50 в час., 6 матриц х 8 панелей в час = 48 панелей в день; 48 х 21 рабочий день в месяц = 1008 панелей в месяц; 1008 х 12 месяцев в году = 12096 панелей в год.
Ответчик полагает, что объем его преждепользования составляет 12096 штук изделий Стеклопластиковых Тепловыделяющих Электрических Панелей в год.
Утверждая о создании ООО «Велес» независимо от ИП Марусич О.В. тождественного решения, добросовестного использования им этого решения до даты приоритета патента на полезную модель № 147183 и совершении им приготовлений к такому использованию до даты приоритета патента истца по настоящему делу, ответчик обратился за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями, указав в качестве правового основания на нормы статей 1248, 1345, 1349, 1352, 1354, 1358, 1361, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В ходе судебного разбирательства судом было рассмотрено и отклонено заявление ответчика о неподведомственности рассматриваемого спора арбитражному суду и прекращении производства по делу, в связи с тем, что в качестве правообладателя зарегистрировано физическое лицо Марусич О.В.
Кроме того, ответчик указывает, что в сведениях о видах экономической деятельности ИП Марусича О.В. отсутствует такой вид деятельности как аренда
интеллектуальной собственности, кроме авторских прав (код ОКВЭД 77.40), позволяющий ведение вида деятельности по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной деятельности.
Оценивая заявление ответчика о неподведомственности данного спора суду в качестве способа защиты против иска, арбитражный суд пришёл к следующему:
Согласно положениям частей 1, 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных названным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В соответствии со статьей 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.
В силу положений пункта 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй названной статьи, за
исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
Из смысла названных норм гражданского и арбитражного процессуального законодательства следует, что определяющим моментом отнесения того или иного дела к подведомственности арбитражных судов субъектов Российской Федерации являются субъектный состав, предмет спора, а также экономический характер требования.
Следовательно, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации придает характеру спора значение основного критерия в разграничении подведомственности, в то время как критерий субъектного состава является субсидиарным. При определении подведомственности спора арбитражный суд, в первую очередь, учитывает экономический характер такого спора, который возник в ходе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности между хозяйствующими субъектами, а субъектный состав участников предпринимательских и иных экономических правоотношений является вторым критерием, определяющим подведомственность споров арбитражному суду.
Экономические споры возникают из экономических отношений, которые в свою очередь являются предметом правового регулирования различных отраслей права.
Таким образом, экономическим спором признается спор, возникший из конкретного гражданского, земельного, административного, финансового и иного правоотношения по поводу определенного имущества (имущественных прав), при этом экономическими признаются споры, возникающие из правоотношений в сфере как предпринимательской, так и любой экономической, а точнее, хозяйственной деятельности субъекта.
Применительно к спорной правовой ситуации истец обратился в арбитражный суд за защитой нарушенных исключительных прав на полезную модель (как патентообладатель), соответственно, предметом спора по существу является, в том числе защита исключительных прав истца на результат
интеллектуальной деятельности (патент на полезную модель, где Марусич О.В. является патентообладателем).
Таким образом, в соответствии со статьями 27, 28 и 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как спор носит экономический характер (защищаются не личные неимущественные права автора полезной модели), а субъект инициации спора обладает статусом индивидуального предпринимателя (вне зависимости от факта принадлежности патента физическому лицу и отсутствия легализации в ОКВЭД вида деятельности – аренда интеллектуальной собственности).
Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы сторон, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о правомерности требований истца по первоначальному иску и необоснованности встречных исковых требований, при этом суд исходит из следующего:
Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться
в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, установленными в данной статье, а также иными способами, предусмотренными законом.
При этом избираемый способ защиты в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав.
На основании пункта 1 статьи 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.
Патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель.
В соответствии с нормой пункта 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.
Согласно положениям статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование полезной модели. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Использование полезной модели, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.
Определением суда от 15.06.2016 с согласия сторон была назначена комплексная судебная патентно-техническая экспертиза в ООО «СибНИИстрой» (патентовед Лукина Л.М., инженер Быков А.А.).
На разрешение экспертов поставлен вопрос:
- Использованы ли все признаки полезной модели, приведённые в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, охраняемой по патенту № 147183.
Экспертным заключением от 18.07.2016 комплексной судебной патентно-технической экспертизы по делу № А45-6016/2016 установлено, что в исследованном объекте – стеклопластиковой тепловыделяющей электрической панели использованы все признаки полезной модели, приведённые в
независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, охраняемой по патенту № 147183 (л.д. 71 – 77 в т.2).
Ответчик не опровергает факт использования формулы полезной модели по патенту № 147183 в изделии, выпускаемом ответчиком «Панель нагрева» (паспорт изделия л.д. 77 -81, гарантийный талон № 11 – л.д. 82 в т. 1), но утверждает о том, что независимо от ИП Марусича О.В. создал тождественное решение и добросовестно использовал его до даты приоритета патента на полезную модель № 147183.
Для подтверждения права преждепользования ответчиком представлены в числе прочих следующие доказательства:
- Акт о вводе в эксплуатацию матриц № 1 от 12.01.2012;
- Заказ-наряды №№ 603, 604, 601, 592;
- Технологическая карта «САНПАНЕЛ»;
- Приказ о приёме работника на работу от 03.05.2012.
Истец заявил о фальсификации данных доказательств ответчиков, в связи с чем судом с использованием процедуры, определённой статьёй 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику было предложено исключить указанные доказательства из числа доказательств по делу.
ООО «Велес» воспользовалось правом, обусловленным статьёй 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в связи с невозможностью представления подлинных документов, о фальсификации которых заявлено ИП Марусичем О.В., ходатайствовало об исключении указанных доказательств.
Протокольным определением суда от 22.09.2016 из материалов дела исключены доказательства:
- Акт о вводе в эксплуатацию матриц № 1 от 12.01.2012;
- Заказ-наряды №№ 603, 604, 601, 592;
- Технологическая карта «САНПАНЕЛ»;
- Приказ о приёме работника на работу от 03.05.2012.
Анализируя представленные ООО «Велес» в материалы дела Заключение специалиста № 92/16 от 11.09.2016 и Заключение патентно-технической экспертизы (л.д. 10 – 102 и л.д. 103 -141 в т.5) суд усматривает, что указанные заключения основываются на тех же самых доказательствах, которые исключены из числа доказательств по делу по заявлению ответчика в судебном заседании 22.09.2016.
При таких условиях суд полагает представленные Заключение специалиста № 92/16 от 11.09.2016 и Заключение патентно-технической экспертизы, основанными на порочных источниках и не обладающими доказательственной силой.
Заключение специалиста 92/16 от 11.09.2016 представляется попыткой подтвердить существование на жёстком диске (в отсутствие допустимых доказательств принадлежности этого жесткого диска ООО «Велес») информации, перенесённой впоследствии на другой носитель - флеш-карту, как доказательство создания файлов, подтверждающих создание ООО «Велес» тождественного, охраняемого патентом № 147183 технического решения.
Определением суда от 22.09.2016 ответчику было предложено представить формулу полезной модели по патенту на электронагревательную панель (заявка № 2016102687/07 (003900) с датой приоритета 28.01.2016.
Ответчик уклонился от исполнения требования суда, что в условиях приоритета полезной модели по патенту № 147183 (21.04.2014) и представленных истцом доказательств об обстоятельствах обращения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, не имеет правового значения и не влияет на выводы суда о приоритете технического решения истца.
При этом, арбитражный суд исходит из следующего:
Марусичем О.В. в качестве директора ООО «ПластПром» была подана заявка на товарный знак «SUNPANEL» № 2013719942 с датой приоритета 13.06.2013 г. Впоследствии заявка была передана ООО «ТД СанПанел», которое является партнером Марусича О.В. и правообладателем товарного знака на момент обращения истца за судебной защитой.
15 июля 2013 г. ООО «ПластПром» в лице директора Марусич О.В. заключает договор № 1507/1 с ООО «Велес» на поставку Стеклопластиковых Электрических Тепловыделительных Панелей SUNPANEL СЭТП-120/50 (л.д. 30-36 в т. 4).
При этом в Спецификации и условиях поставки предусмотрено, что Поставщик (ООО «Велес») обязуется изготовить для Покупателя (ООО «ПластПром») поименованные в договоре изделия (л.д. 36 в т. 4).
Рассматриваемый Договор поставки является по своему правовому смыслу договором смешанным, включающим условия договора подряда, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации), вещь изготавливается с передачей ее заказчику (статья 703 Гражданского кодекса Российской Федерации).
О согласовании условий подряда, свидетельствует также пункт 2.1.1. Договора, в котором определено, что Поставщик обязан выполнить работы в сроки, предусмотренные в Приложениях к договору, сдать Покупателю изделия (п. 2.1.3
договора), имеет право для выполнения работ привлечь третье лицо (пункт 2.1.5 договора).
Также о существовании между сторонами отношений подряда свидетельствует маркировка заказанных изготовлению изделий – «SUNPANEL», поскольку право использовать это обозначение не могло возникнуть у ООО «Велес».
Марусич О.В. в качестве директора ООО «ПластПром», заказывал в ООО «Велес» изготовление нагревательных панелей по собственным (Марусича О.В.) технологиям, постепенно совершенствуя их, и продавал на своем сайте с доменным именем SUNPANEL.RU, зарегистрированным с 08.09.2008 г.
Заключенный ООО «Велес» 01.02.2014 г. договор с ООО «ТД СанПанел» в лице директора Марусич Е.С. ( л.д. 81 – 85 в т.4) по сути являлся продолжением того же процесса совершенствования нагревательных панелей по технологиям Марусича О.В.
По условиям такого же смешанного договора Поставщик обязуется выполнить работы в сроки, предусмотренные в Приложениях к договору (п. 2.1. договора, сдать Покупателю изделия (п. 2.1.3 договора), при этом Поставщик имеет право привлечь для выполнения работ третьих лиц (п. 2.1.5 договора).
Сторонами заключено Соглашение о предоставлении права на исключительное производство изделия (л.д. 81 в т.4), где стороны договорились о том, что ООО «ТД СанПанел» предоставляет исключительное право на производство изделия - Стеклопластиковые Тепловыделяющие Электрические Панели SUNPANEL (предоставив всю необходимую техническую документацию), а ООО «Велес» обязуется не производить реализацию продукции без прямого участия ООО «ТД СанПанел».
В дополнительном соглашении от 01.10.2014 г. стороны также договорились внести в соглашение п. 1.3 - «В целях исполнения настоящего соглашения Стороны заключили договор поставки №0102/1 от 01.02.2014 г.» и п.2.2 - «Стороны подтверждают, что 21.04.2104 г. Сторона 1 передала, а Сторона 2 получила техническую документацию на Продукцию с описанием и чертежами».
В материалах дела имеется Информационное письмо от ООО «ЕТС-Сибирь», в котором сообщается о том, что компания ООО «Велес» была порекомендована компанией ООО «ЕТС-Сибирь» при обращении к ним Марусича О.В. с предложением совместного производства стеклопластиковых нагревательных панелей для поросят в 2010 году.
С ООО «ЕТС-Сибирь» Марусич О.В. работал с 2011 г. по поставкам смолы - через ООО «Стройсервис», с 2013 г. - через ООО «ПластПром» (где Марусич О.В. выступал директором компании), с 2014 г. - с ООО «Велес», при этом генеральный директор ООО «ЕТС-Сибирь» отмечает, что договор поставки был заключен с ООО «Велес» с отсрочкой платежа и под гарантийные финансовые обязательства Марусича О.В. для изготовления его продукции - Стеклопластиковые Тепловыделяющие Электрические Панели для поросят под торговым знаком «Sunpanel» (по утверждению Стенина М.В., выбор смолы
сделан Марусичем О.В. с учетом особенностей создаваемого им технического решения).
Указанные доказательства подтверждают доводы истца о том, что разработчиком технологии стеклопластиковых тепловыделяющих панелей «Sunpanel» и ее совершенствования является Марусич О.В., а ООО «Велес» оказывало Марусичу О.В. подрядные услуги, изготавливая по разработанной им технологии товары электротермического ассортимента.
Соответственно, утверждение ответчика о том, что товары с наименованием «SUNPANEL» производились по технологиям, разработанным ООО «Велес» и продавались иным лицам, опровергается имеющимися в материалах дела доказательствами.
Сам факт использования термина, аналогичного наименованию «SUNPANEL» для маркировки товара, выпускаемого ответчиком, свидетельствует об изготовлении ООО «Велес» товаров по заказу и для правообладателя по патенту № 147183.
Техническое решение по патенту № 147183 последовательно внедрялось на производственных мощностях ООО «Велес» с обучением сотрудников и раскрытием секретов производства.
Оценивая представленные ответчиком доказательства существования у него права преждепользования по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришёл к следующему:
Представленное ответчиком со встречным иском Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04 июля 2008 г.
не содержит названия продукции «электрическое оборудование», «тепловыделяющее оборудование», и не свидетельствует о предоставлении ООО «Велес» для получения заключения продукции «нагревательные панели». В Технических условиях отсутствуют сведения о свойствах изделий, связанных с энергопотреблением. ООО «Велес» производит, что следует из доступной информации на сайте http://veles-sib.ru/, бассейны и емкости различного назначения, аттракционы и водные горки, фонтаны и водопады для аквапарков и
саун, катамараны и лодки, купола для храмов, ритуальные принадлежности, фасады и интерьер - т.е. изделия из стеклопластика.
Пояснительная записка от директора по производству Южалина А.И. с расчетами объема производимой по патенту продукции изготовлена 17.08.2016 г. и в ней имеется ссылка на Акт о вводе в эксплуатацию матриц, исключённый по заявлению ответчика из числа доказательств по делу.
Договоры по аренде помещения, договоры о поставке сырья не являются доказательством создания ООО «Велес» независимо от Марусича О.В. технического решения по патенту, ни доказательством изготовления ООО «Велес» изделий по патенту Марусича О.В. ранее даты приоритета полезной модели.
Копии черновиков сотрудников компании ООО «Велес» не содержат ни фамилий, ни имен, ни даты, ни подтверждения авторства, ни технического решения патенту. В качестве доказательств представленные ООО «Велес» черновики не соответствуют критериям относимости и допустимости доказательств.
Договор поставки от 15.07.2013 г. с ООО «ПластПром» в лице директора Марусича О.В. не подтверждает авторства технического решения ООО «Велес» и мог быть предварён раскрытием секрета производства Марусичем О.В. сотрудникам компании ООО «Велес» для того, чтобы с помощью производственных площадей и оборудования ООО «Велес» изготовить необходимое количество требующихся изделий (при этом нагревательные панели сначала изготавливались по другой технологии, не по патенту).
В 2014 году Марусичем О.В. было принято решение о продолжении работы с ООО «Велес» при посредстве иного субъекта предпринимательской деятельности - ООО «ТД СанПанел» (аффилированго с истцом).
Из представленного истцом в материалы дела Соглашения о предоставлении права на исключительное производство изделия к Договору от 01.02.2014 следует, что стороны (ООО ТД «СанПанел» и ООО «Велес») договорились о том, что ООО ТД «СанПанел» предоставляет исключительное право на производство изделия – Стеклопластиковые Тепловыделяющие
Электрические Панели «SUNPANEL» (с предоставлением всей необходимой технической документации), а ООО «Велес» приняло на себя обязательство не производить реализацию продукции без прямого участия ООО «ТД СанПанел».
В Дополнительном соглашении от 01.10.2014 стороны договорились внести в соглашение пункт 1.3. в следующей редакции: «В целях исполнения настоящего соглашения Стороны заключили договор поставки № 01102/1 от 01.02.2014» и пункт 2.2. в следующей редакции: «Стороны подтверждают, что 21.04.2014 Сторона 1 передала, а Сторона 2 получила техническую документацию на Продукцию с описанием и чертежами».
Исходя из анализа буквального содержания указанных документов, суд полагает, что ими опровергаются доводы ответчика о том, что в этом периоде у него уже имелось техническое решение, аналогичное спорному, предположение иного противоречило бы логике субъекта, располагающего технологией, позволяющей игнорировать права ООО ТД «СанПанел».
При обозрении в судебном заседании 24.08.2016 нагревательной панели производства ООО «Велес» и нагревательной панели, которые ООО «Велес» производило по договору о сотрудничестве с ООО ТД «СанПанел» усматривается, что на изделиях ООО «Велес» до настоящего времени на верхней панели изделия имеется овал, где ранее располагалось наименование изделия «SUNPANEL», что возможно объяснить только использованием матриц, предоставленных ООО «ТД СанПанел».
В ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «Велес» использует обозначение «SUNPANEL» для нагревательных панелей в качестве наименования товара, тогда как это обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака за аффилированным с истцом ООО «ТД СанПанел» (свидетельство на товарных знак № 533487).
При этом приготовления к производству нагревательных панелей начато истцом с 2008 года. В 2008 году Марусичем О.В. было зарегистрировано ООО «САНПАНЕЛ». В 2009 году в число участников ООО «САНПАНЕЛ» вошёл Бурлаченко К.Г., а в 2010 году - Шуклина А.Н.
Обозначение «САНПАНЕЛ» использовали в фирменном наименовании только ООО «САНПАНЕЛ», где директором и участником был Марусич О.В. и ООО «ТДСанПанел», аффилированное с Марусичем О.В.
ООО «Полимер» в лице директора Бурлаченко К.Г. был заключен договор о поставке нагревательных панелей с корейской компанией «JASA CORPORATION» Договор от 1.10.2008 г.), с которым от производителя предоставлен Сертификат для ООО «Санпанел», далее продукция была сертифицирована для ООО Полимер» (Сертификат соответствия от 27.11.2009 г. № 8828861). Для того были проведены испытания, один из них - в 2012 году (Протоколы).
Доменное имя SUNPANEL.RU было зарегистрировано 08.09.2008 г. на ООО «Полимер», позднее передано Марусичу О.В.
С момента регистрации доменного имени появился сайт «SUNPANEL», который предлагал к продаже нагревательные панели.
Товарный знак «SUNPANEL» был зарегистрирован позднее с датой приоритета 13.06.2013 г. на имя ООО «ТД СанПанел» по поручению Марусича О.В.
Начиная с 2008 г., Марусич О.В. рекламировал продукцию корейских производителей д названием «SUNPANEL». Продукция поставлялась в ООО «ПКФ «Теплодар», Магазин «ДомоЦентр», ООО «Пробковая мастерская».
Поскольку на нагревательные панели, производимые корейской компанией, были многочисленные нарекания, Марусич О.В. начал искать такие технические решения, которые бы устраняли недостатки корейских панелей, для чего начал сотрудничать с ООО «Аквамир», а после с ООО «Велес», используя их производственные мощности для внедрения своих технический решений.
По результатам этой работы Марусичем О.В. было создано техническое решение, которое было им запатентовано и является предметом спора.
Судом обозревались ранее изготавливаемые панели в судебном заседании 24.08.2016, и установлено, что вследствие совершенствования технических решений существенно изменился и внешний вид изделия.
Вследствие изложенного суд полагает доказанным факт принадлежности технического решения по спорному изделию истцу, которое было им легализовано посредством получения в установленном порядке патента и отсутствие у ответчика права преждепользования на тождественное решение.
По указанным причинам суд находит доказанным факт нарушения ответчиком прав истца, охраняемых патентом на полезную модель № 147183, а требования истца о запрете дальнейшего нарушения его прав основанными на законе и доказанными материалами дела, вследствие чего подлежащими удовлетворению.
Соответственно, требования ответчика во встречном иске суд признаёт необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Применительно к требованию истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, суд констатирует следующее:
В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Статья 1406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1)в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2)в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Реализуя свое право на судебную защиту посредством предъявления требования о выплате компенсации истец просит о взыскании компенсации в пределах суммы 1400000 руб., полагая эту сумму соответствующей требованиям разумности и справедливости в связи со следующим:
Стоимость права на использование полезной модели при заключении лицензионного договора с ООО «ТД «СанПанел» было оценено истцом в 30% от выручки от продаж изделий, в которых использована полезная модель по патенту № 147183, за календарный месяц (по Лицензионному договору о предоставлении неисключительного права (л.д. 72 – 75 в т.1).
Согласно документам, представленным истцом (л.д. 84-98 в т.1), за период с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г. лицензиатом было выплачено истцу 696 021 руб. в качестве вознаграждения по договору. Лицензиатом за период «декабрь» 2015 г. было произведено и реализовано 421 изделие «Стеклопластиковая панель».
Стоимость одной нагревательной панели, произведенной с использованием полезной модели, у ООО «Велес» составляет 5100 руб. (истцом представлены представлены документы, свидетельствующие о приобретении нагревательных панелей у ООО «Велес» и передаче товаров ИП Марусичу О.В.).
При реализации 421 нагревательной панели выручка от продаж изделий ООО «Велес» составит 2 147 100 руб., а 30 % от выручки составит 644 130 руб.
Двухкратный размер стоимости права использования полезной модели составил бы 1 288 260 руб. в месяц.
ООО «Велес» производит стеклопластиковые панели с использованием полезной модели истца без соответствующего разрешения с 17.08.2015 г. (письмо от 14.07.2015 г. о расторжении договора о сотрудничестве, заключенного между ООО «Велес» и ООО «ТД «СанПанел – л.д. 116 вт. 1).
ООО «Велес» планирует также участие в тендере (л.д. 104 – 112 в т.1) на Тепловыделяющие электрические панели, объявленном организацией Свинокомплекс АО «Аграрная Группа» (поставка 1905 стеклопластиковых панелей, 30% от выручки может составить 2 914 650 руб.).
Применительно к спорной правовой ситуации заявленный истцом размер компенсации в пределах 1 400 000 руб. соответствует критериям разумности и справедливости меры ответственности за нарушение ответчиком исключительного права истца на полезную модель № 147183.
Суд полагает требуемый истцом размер компенсации тем более обоснованным и разумных, так как ответчик во встречном иске потребовал установить объём преждепользования в размере 12096 штук в год (л.д. 23 в т.3), что в ценовом выражении составило бы не менее 61689600 руб. дохода от реализации спорного товара.
Вследствие изложенного суд удовлетворяет требования истца о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на полезную модель в требуемом им размере 1400000 руб.
По результатам рассмотрения спора государственная пошлина, уплаченная истцом при обращении за судебной защитой, и ответчиком по встречному иску подлежит отнесению на ООО «Велес» в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судебные издержки 25000 руб. за проведение судебной экспертизы в силу положений статей 106, 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» также подлежат отнесению на ответчика.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 17 октября 2016 года до 15 часов 30 минут 24 октября 2016 года.
Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 132, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
По первоначальному иску: исковые требования удовлетворить.
Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Велес» (ОГРН 1075403006623) изготавливать, продавать, предлагать к продаже, совершать иные действия по введению в гражданский оборот или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 147183, изъять из оборота и уничтожить контрафактную продукцию, произведенную ООО «Велес».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Велес» (ОГРН 1075403006623) в пользу индивидуального предпринимателя Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286) 1400000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации № 147183, 25000 руб. судебных издержек за проведение судебной экспертизы, 33000 руб. государственной пошлины.
По встречному иску: в удовлетворении требований отказать.
Финансовому отделу Арбитражного суда Новосибирской области перечислить ООО «СибНИИстрой» по реквизитам указанным в письме № 122 от 18.07.2016 за проведение судебной экспертизы сумму 25000 руб., перечисленную индивидуальным предпринимателем Марусичем О.В. платёжным поручением № 55 от 16.06.2016.
Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.
В суд кассационной инстанции решение подлежит обжалованию при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья | С.Ф. Шевченко |
