АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
Дело № А43-36837/2011
г. Нижний Новгород 02 августа 2012 года
Резолютивная часть решения объявлена 26 июля 2012 года
Решение изготовлено в полном объеме 02 августа 2012 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Паньшиной Ольги Евгеньевны (шифр дела 4-809),
при ведении протокола судебного заседания помощником Романовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску: 1) открытого акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (ИНН 4345000947, ОГРН 1024301308371) г. Киров; 2) федерального государственного унитарного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН 5021001043, ОГРН 1025002689183) г. Климовск Московской области,
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Производственно коммерческое предприятие «АКБС» (ИНН 5260003683, ОГРН 1025203034086) г. Нижний Новгород,
о прекращении использования патента, изъятии из оборота и уничтожении изделий, опубликовании решения в средствах массовой информации.
при участии в заседании представителей:
от истцов: 1) Ноговицын А.С. – представитель (доверенность от 11.01.2011); 2) Выдрина И.В. – представитель (доверенность от 15.03.2010г.)
от ответчика: Шаронов С.А. – представитель (доверенность от 28.09.2011г.); Данилова Н.В. (доверенность от 10.02.2012г.
установил: в Арбитражный суд Нижегородской области обратились открытое акционерное общество «Кировский завод «Маяк», г. Киров; федеральное государственное унитарное предприятие «ЦНИИТОЧМАШ», г. Климовск Московской области к обществу с ограниченной ответственностью Производственно коммерческое предприятие «АКБС», с требованиями, с учетом определения от 02.07.2012г.,
- о прекращении использования патента №204913 (RU 2042913 С1),
- об изъятии из оборота и уничтожении изделий БАМЕР, в т.ч. изделий, находящихся на складах ответчика,
- об обязании опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении прав истцов по патенту № 2042913 с указанием о том, что действительным правообладателем на изобретение «стреляющее устройство» по патенту № 2042913 являются ОАО «Кировский завод «Маяк» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ».
Требования истца основаны на статьях 1252, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным использованием ответчиком при производстве выпускаемых им изделий запатентованного истцами изобретения «стреляющее устройство».
Ответчик в письменном отзыве на иск (т.2 л.д.51-51) и дополнениях к нему (т.2 л.д.186-187) требования истца не признал, сославшись на то, что им произведена опытная партия изделий БАМЕР на основании собственных технических решений, указанных в решении Федерального института промышленной собственности (ФИПС) о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель «Стреляющее устройство». Со ссылкой на п.9 информационного письма ВАС РФ № 122 от 13.12.2007г. ответчик указал, что с учетом наличия двух патентов, действия по использованию своего патента не могут быть квалифицированы как нарушение патента с более ранней датой патента. В отзыве на иск ответчик также заявил о том, что экспертиза, представленная истцом в материалы дела, не может использоваться в качестве достоверного доказательства, поскольку она выполнена по заданию истца и не носит характер судебной.
Истцом – ОАО «Кировский завод «Маяк» в отношении заявленных ответчиком возражений представлена письменная позиция (т. 2 л.д.189-190), в которых указано на несостоятельность доводов ответчика, в том числе ссылку ответчика на п.9 вышеназванного информационного письма, поскольку в данном пункте речь идет о патентах на один и тот же объект правовой охраны, в то время как истец заявляет требование о прекращении незаконного использования изобретения, а ответчик ссылается на принятие решения о выдаче патента на полезную модель. В последующем истцы дополнили свою позицию утверждением о том, что использование в устройстве БАМЕР полезной модели «Стреляющее устройство», не отвергает факта использования им в устройстве БАМЕР изобретения «Стреляющее устройство» и с учетом результатов экспертизы, заключение которого не содержит противоречий в выводах и не носит предположительного характера, получение ответчиком патента не может исключать удовлетворение иска о признании его нарушителем исключительных прав на запатентованное изобретение истца.
В судебном заседании 19.07.2012г., в порядке статьи 163 Арб итражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 26.07.2012г.
В указанное время судебное заседание было продолжено при участии представителей истца – ОАО «Кировский завод Маяк» и ООО «АКБС». Представитель ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» представил ходатайство о проведении судебного заседания после перерыва в его отсутствие.
Изучив материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований. При этом суд исходит из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.
В порядке части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 26.07.2012г. объявлена резолютивная часть решения.
Как следует материалов дела, открытое акционерное общество «Кировский завод «Маяк» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» в соответствии с патентом РФ на изобретение № 2042913 являются обладателем исключительных прав на изобретение «Стреляющее устройство» (том 1 л.д. 35). Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.08.1995 с приоритетом 18.03.1994, заявка № 94009462 с приоритетом от 18.03.1994г. (срок действия до 2014г.).
Патент на изобретение № 2042913 «Стреляющее устройство», содержит следующую формулу изобретения:
«Стреляющее устройство, содержащее корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, отличающееся тем, что оно снабжено установленным в корпусе основанием в виде скобы, храповиком и тягой, причем на передней и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, причем стойка и кронштейн жестко связаны с боковой стенкой основания, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены друг относительно друга.»
В соответствии с договором о продаже (покупке) неисключительной лицензии на использование изобретений «стреляющее устройство» и «ударно-спусковой механизм» на территории РФ, подписанным между открытым акционерным обществом «Кировский завод «Маяк» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ», зарегистрированным в отделе лицензий и договорным отношении Роспантента от 22.10.1997 № 6177/97 ( том.1 л.д.70-72), лицензиату (ОАО «Кировский завод «Маяк») лицензиаром (ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ») передано право на изготовление, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии, за вознаграждение виде текущих отчислений, размер которых установлен в п 7.1. договора.
Основанием для возникновения иска послужило выявленное нарушение ответчиком исключительного права истцов на изобретение, выразившееся в выпуске, предложении к продаже и реализации изделий «Бамер» (BAMER).
В подтверждение факта введения в гражданский оборот изделия «Бамер» истцы ссылаются на опубликование на официальном сайте ответчика (www.akbnn.ru) коммерческого предложения к продаже изделий БАМЕР, прайс-листа с указанием цены изделия (т.1 л.д.29-34), а также товарную накладную № 1501 от 28.12.2010г. (т.3 л.д.18), подтверждающую покупку сторонней организацией ООО «Защита-С» изделия Бамер в количестве 2 штук.
В подтверждение факта использования в данном изделии принадлежащего истцам изобретения в материалы дела представлено экспертное заключение (т.1 л.д.47-69), а также переписка сторон, предшествующая предъявлению иска, в которой по мнению соистцов выражено намерение ответчика к заключению лицензионного договора (т.1 л.д.15-28).
В экспертизе по вопросу нарушения прав на патент РФ на изобретение № 2042913, выполненным по заказу ОАО «Кировский завод «Маяк» патентным поверенным Протасенко М.Н. (рег. № 1136) проведено патентно-техническое исследование в соответствии с поставленным вопросом о том, использовано ли изделие БАМЕР в патенте RU 2042913 С1.
По результатам проведенного сопоставительного анализа признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту RU 2042913 С1 и признаков представленного для экспертизы устройства БАМЕР патентным проверенным изложен вывод, что «устройство БАМЕР содержит признаки, совпадающие с признаками независимого пункта формулы изобретения по патенту RU 2042913 С1», а также «совокупность признаков устройства БАМЕР, может быть признана использованной в патенте на изобретение RU 2042913 С1, принадлежащему ОАО «Кировский завод «маяк» и ЦНИИ точного машиностроения».
Полагая, что действиями ответчика нарушено исключительное право на изобретение, истцы обратились с настоящим иском в суд.
Изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Согласно статям 1250 и 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
В соответствии статье 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений. При этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
При рассмотрении спора судом принято во внимание представленное истцом в материалы дела экспертное заключение патентного поверенного, согласно которому в используемом ответчиком устройстве «БАМЕР» отмечается совпадение признаков формулы изобретения, защищаемой принадлежащим истцам патентом N 2042913 С1.
Данное экспертное заключение в установленном законом порядке оспорено не было, оснований сомневаться в выводах патентного поверенного Протасенко М.Н. у суда не имеется.
Между тем, ответчик в подтверждение своих возражений и в опровержение предъявленных требований в процессе рассмотрения спора представил зарегистрированный патент на полезную модель «Стреляющее устройство» № 116213 (заявка № 2011152496/11, приоритет полезной модели 23.12.2011г., зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей РФ 20.05.2012г., срок действия до 23.12.2021г.) Правообладателем является ООО ПКП «АКБС» авторы: Санкин Юрий Иванович (т.3 л.д.1-3).
Патент на изобретение № 2042913 «Стреляющее устройство», содержит следующую формулу изобретения:
«Стреляющее устройство, содержащее корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, установленное в корпусе основание в виде скобы, храповик и тягу, причем на передней стенке и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, связанном с основанием, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены друг относительно друга, отличающееся тем, что кронштейн жестко связан с основанием по боковой и задней стенкам основания, а тяга выполнена с возможностью подпружиненного перемещения вдоль своей оси вращения.» В реферате к патенту указано, что наиболее близким (выбрано в качестве прототипа) является стреляющее устройство (патент № 2042913, МПК F41C3/00 з.18.03.1994г., оп.27.08.1995г.).
Кроме того, ответчик, настаивая на наличии у него «независимого патента», то есть патента на полезную модель, отличающегося от изобретения истца, представил в материалы дела отчет № 2 об исследованиях на предмет доказывания в изделии технического решения, защищенного патентом РФ (сопоставительный анализ) от 28.06.2012г., выполненный ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» в подтверждение, того, что в изделии БАМЕР использован патент на полезную модель № 116213.
Представители истца в возражениях, подготовленных для рассмотрения Палатой по патентным спорам, указали, что существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели «Стреляющее устройство» № 116213 (заявка 2011152496/11) присущи патенту Российской Федерации на изобретение «стреляющее устройство» № 2042913 заявка 940009462 от 18.03.1994г., патентообладателями которого являются ОАО «Кировский завод «Маяк» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения». Признаки, отличающее техническое решение по патенту на полезную модель «стреляющее устройство» № 116213 от технического решения по патенту на изобретение «стреляющее устройство» № 2042913, по мнению истца не могут считаться существенными.
В свою очередь, вопрос об использовании полезной модели ответчика в изобретении истцов, защищенном более поздним патентом N 116213, то есть о включении в формулу изобретения истца всех признаков, указанных в независимом пункте формулы полезной модели ответчика, в рамках представленных истцом и ответчиком заключениях не ставился. Ходатайств о назначении судебной экспертизы, в том числе по указанному вопросу, от истцов не поступало. Ответчик ходатайство о назначении экспертизы не поддержал.
В рассматриваемой ситуации суд оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, с позиции статей 71, 64, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу, что два патентоохраняемых объекта (патент на изобретение истцов и патент на полезную модель ответчика) являются схожими по существенным признакам.
Данное обстоятельство в силу статьи 1229 Гражданского кодекса РФ не может создавать препятствия в использовании ответчиком своей полезной модели.
Таким образом, принимая во внимание наличие у ответчика патента на полезную модель № 116213 со схожими признаками, приведенными в независимом пункте формулы, его действия по изготовлению, продаже, использованию полезной модели, прошедшей государственную регистрацию в установленном порядке, не могут быть расценены в качестве нарушения исключительных прав истца.
Данная правовая позиция отражена в пункте 9 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 8091/09.
В силу пункта 9 названного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) заявки на выдачу патента.
В случае, если имеется несколько охранных документов на полезную модель (изобретение) с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимой формуле, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом довод истца о невозможности применения пункта 9 информационного письма в виду различия в правовом режиме изобретения и полезной модели, не может быть принят судом во внимание. Данный пункт применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.
Поскольку более поздний патент на полезную модель ответчика в установленном законом порядке недействительным не признан (доказательств обратного суду в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено), то есть является действующим, то у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований заявителя.
При таком исходе дела, расходы по государственной пошлине, с учетом уточненных исковых требований, в размере 12000 руб., в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, относятся на истцов.
В связи с отказом истцов от требования в части взыскания убытков (отказ от иска в данной части принят судом определением от 02.07.2012г.), расходы по государственной пошлине соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат истцам из федерального бюджета Российской Федерации, а именно:
- в сумме 28610 руб. 30 коп. подлежит возврату истцу - открытому акционерному обществу «Кировский завод «Маяк»
- в сумме 9825 руб. 94 коп. подлежит возврату - федеральному государственному унитарному предприятию «ЦНИИТОЧМАШ».
На основании изложенного, руководствуясь статей 104, 110, 167-170, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л :
Требования открытого акционерного общества «Кировский завод «Маяк» (ИНН 4345000947, ОГРН 1024301308371) г. Киров; и федерального государственного унитарного предприятия «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН 5021001043, ОГРН 1025002689183) г. Климовск Московской области, оставить без удовлетворения.
Расходы по государственной пошлине в сумме 12000 руб. отнести на истцов.
Возвратить открытому акционерному обществу «Кировский завод «Маяк» (ИНН 4345000947, ОГРН 1024301308371) г. Киров) из федерального бюджета РФ 28610 руб. 30 коп. расходов по государственной пошлине.
Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию «ЦНИИТОЧМАШ» (ИНН 5021001043, ОГРН 1025002689183) г. Климовск Московской области, из федерального бюджета РФ 9825 руб. 94 коп. расходов по государственной пошлине.
Выдать справки на возврат государственной пошлины.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.
Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Паньшина О.Е.
