ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
27 февраля 2015 года | Дело № А56-35085/2014 |
Резолютивная часть постановления объявлена февраля 2015 года
Постановление изготовлено в полном объеме февраля 2015 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Баркановой Я.В.
судей Желтянникова В.И., Тимухиной И.А.
при ведении протокола судебного заседания: Суюнчалиевой С.Ю.
при участии:
от истца (заявителя): представитель Мличковский А.В. (по доверенности от 16.02.2015),
от ответчика (должника): 1) представитель Григорьев О.В. (по доверенности от 25.11.2014), 2) представитель Бараков С.А. (по паспорту), представитель Григорьев О.В. (по доверенности от 25.11.2014),
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-717/2015 ) ООО "ПРОБКОВЫЙ ДОМ"
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.204 по делу № А56-35085/2014 (судья Трохова М.В.), принятое
по иску ИП Фомахина Д.А.
к ООО "ПРОБКОВЫЙ ДОМ", Баракову С.А.
3-е лицо: ООО "Регистратор Доменов"
о запрете использования товарного знака,
установил:
Индивидуальный предприниматель Фомахин Денис Александрович (адрес: Россия 420066, г. Казань, Республика Татарстан, а/я 193, ОГРНИП: 304165616800013) (далее – Истец, Предприниматель, ИП Фомахина Д.А.) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОБКОВЫЙ ДОМ" (адрес: Россия 197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 4, к. А, оф. 401, ОГРН: 1137847424362) (далее - Общество, ООО «Пробковый Дом») и Баракову Сергею Александровичу (194355, г. Санкт-Петербург) (далее – Бараков С.А.), в котором с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований, принятых арбитражным судом первой инстанции, просил обязать ООО «Пробковый Дом» прекратить использование товарных знаков ИП Фомахина Д.А. по свидетельствам № 511310, № 511309, № 511743 в любой форме и любым способом, в том числе в доменном имени corkhouse.ru при адресации в сети «Интернет», а также за свой счет удалить изображения товарных знаков ИП Фомахина Д.А. с вывесок (иных рекламных конструкций) и уничтожить за свой счет товары, содержащие изображение товарных знаков ИП Фомахина Д.А., обязать ООО «Пробковый Дом» прекратить использование фирменного наименования «Пробковый Дом» для видов экономической деятельности по ОКВЭД 51.53.24; 51.53; 02.01.1; 51.53.2. путем внесения изменений в учредительные документы в части смены фирменного наименования, обязать Баракова С.А. прекратить использование доменного имени corkhouse.ru, взыскать с ООО «Пробковый Дом» в пользу ИП Фомахина Д.А. 975 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, 27 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 40 000 руб. расходов по оплате услуг представителя, 6 700 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, связанных с обеспечением письменных доказательств по делу.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (адрес: Россия 109316, Москва, Остаповский проезд д. 3, стр. 29/27).
Решением арбитражного суда от 17.11.2014 исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО «Пробковый Дом» прекратить использование товарных знаков ИП Фомахина Д.А. по свидетельствам № 511310, № 511309, № 511743, а также за свой счет удалить изображения товарных знаков ИП Фомахина Д.А. с вывесок (иных рекламных конструкций) и уничтожить за свой счет товары, содержащие изображение товарных знаков ИП Фомахина Д.А., суд обязал ООО «Пробковый Дом» прекратить использование фирменного наименования «Пробковый Дом» для видов экономической деятельности по ОКВЭД 51.53.24; 51.53; 02.01.1; 51.53.2. В удовлетворении требования о внесении изменений в учредительные документы в части смены фирменного наименования отказано. Также суд обязал Баракова С.А. прекратить использование доменного имени corkhouse.ru. Суд также взыскал с ООО «Пробковый Дом» в пользу ИП Фомахина Д.А. 975 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков, 27 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 40 000 руб. расходов по оплате услуг представителя, 6 700 руб. расходов на оплату услуг нотариуса, связанных с обеспечением письменных доказательств по делу, распределил расходы по оплате государственной пошлины.
Не согласившись с названным решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило состоявшийся судебный акт отменить, в иске отказать. В обоснование своих доводов податель жалобы ссылается на то, что действия Предпринимателя по государственной регистрации товарных знаков имели место после длительного использования Обществом данных обозначений, в связи с чем обращение с настоящим иском, по мнению Общества, является злоупотреблением правом и не подлежит судебной защите в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом Общество также указывает на наличие у него права преждепользования (статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации). По существу спора Ответчик считает, что в данном деле имеет место спор о патентообладателях товарного знака, в связи с чем данный спор подсуден Суду по интеллектуальным правам. При этом, по мнению Ответчика, к участию в деле должны были быть привлечены Роспатент, а также федеральный антимонопольный орган, поскольку ранее права на спорные товарные знаки были зарегистрированы за АОЗТ «Алива».
В судебном заседании апелляционного суда представитель Общества, также являющийся представителем Баракова С.А., доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать.
Представитель Истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, апелляционный суд установил следующее.
Истец является правообладателем следующих товарных знаков:
- «CorkHouse» - на основании свидетельства № 511310 от 17.04.2014, приоритет товарного знака от 12.10.2012, зарегистрированного в отношении изделий из пробки, дерева, камыша, тростника, ивы и т.д. по 20 классу МКТУ, а также в отношении услуг по обработке и (или) преобразованию указанных материалов (пробка, дерево) и изготовления изделий из них по 40 классу МКТУ;
- «CorkHouse» - на основании свидетельства № 511309 от 17.04.2014, приоритет товарного знака от 12.10.2012, зарегистрированного в отношении услуг по обработке и (или) преобразованию различных материалов, к примеру, пробка, дерево и изготовления изделий из них по 40 классу МКТУ;
- «пробковое Ателье «Дом пробки» - на основании свидетельства № 511743 от 22.04.2014, приоритет товарного знака от 26.10.2012, зарегистрированного в отношении изделий из пробки, дерева, камыша, тростника, ивы и т.д. по 20 классу МКТУ, а также в отношении услуг по обработке и (или) преобразованию указанных материалов (пробка, дерево) и изготовления изделий из них (в том числе полиграфия на пробке) по 40 классу МКТУ.
В обоснование иска Предприниматель указал на то, что при проведении мониторинга открытых источников (интернет-сайтов) 20.05.2014 была обнаружена организация ООО «ПРОБКОВЫЙ ДОМ» (ИНН: 7814590538), которая на сайте http://corkhouse.ru/ предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот различные изделия из пробки и коры пробкового дерева (напольные, настенные покрытия, технические изделия из пробки) с использованием обозначений «Пробковый Дом» и «CorkHouse», о чем составлен протокол осмотра доказательств серия 16АА № 2254519 от 29.05.2014.
В соответствии с письмом ООО «Регистратор Доменов» от 18.06.2014 администратором доменного имени corkhouse.ru является Бараков С.А.
Полагая, что ответчиками допущено нарушение исключительных прав Предпринимателя на товарные знаки Истца в доменном имени и фирменном наименовании (ООО «Пробковый Дом»), истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения в связи со следующим.
Правовая охрана товарного знака как объекта интеллектуальной собственности регламентирована положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Как было установлено судом первой инстанции, в администрируемом Бараковым С.А. и используемом ООО «Пробковый Дом» доменном имени corkhouse.ru использовано словесное обозначение corkhouse, сходное до степени смешения с товарным знаком «СorkHouse», который принадлежит Предпринимателю, в связи с чем суд первой инстанции правомерно посчитал, что действия Баракова С.А. по регистрации на свое имя доменного имени corkhouse.ru создают угрозу нарушения исключительного права Предпринимателя на товарный знак «СorkHouse», поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право Баракова С.А. использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации о любых товарах и услугах, в том числе однородных товарах и услугах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени за Предпринимателем.
С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что использование ответчиками домена, схожего до степени смешения с товарным знаком Истца, нарушает исключительные права Предпринимателя на товарные знаки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.
В силу пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
Установив на основании выписки из ЕГРЮЛ, что Общество зарегистрировано 05.11.2013, а дата приоритета товарного знака «Пробковое ателье «Дом Пробки» по свидетельству № 511743 - 26.10.2012, и сравнив спорные обозначения, суд также посчитал, что названные обозначения сходны до степени смешения, в связи с чем требования об обязании Общества прекратить незаконное использование фирменного наименования - ООО «Пробковый Дом», сходного до степени смешения с товарным знаком «Пробковое ателье «Дом Пробки», при осуществлении предусмотренных уставом Общества видов хозяйственной деятельности, заявленным обоснованно. При этом суд правомерно отклонил требование Предпринимателя об обязании Общества внести изменения в учредительные документы в части смены фирменного наименования в связи с их несоответствием положениям статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На основании пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации суд обоснованно удовлетворил требования об обязании Общества удалить изображения товарных знаков Истца с вывесок (иных рекламных конструкций) и уничтожить за свой счет товары, содержащие изображение товарных знаков Предпринимателя.
В случаях, прямо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных законом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В отношении незаконного использования товарного знака п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно расчету Истца размер компенсации, подлежащей взысканию, рассчитывается Истцом следующим образом: 65 000 руб. Х 3 = 195 000 руб. Х 5 = 975 000 руб., где 65 000 руб. – размер компенсации за незаконное использование каждого товарного знака в месяц, 195 000 руб. стоимость незаконного использования 3 (трех) трех товарных знаков Истца, 5 - количество месяцев незаконного использования товарных знаков Истца ООО «Пробковый Дом». Возражений по расчету и размеру компенсации ответчиками не заявлено.
Таким образом, исковые требования о взыскании 975 000 руб. компенсации за использование товарных знаков удовлетворены правомерно.
Доводы подателя жалобы о том, что доменное имя «СorkHouse» было зарегистрировано ответчиками 10.09.2007, в связи с чем последние обладают правом преждепользования, а Предпринимателем допущено злоупотребление правом при регистрации товарных знаков, отклоняются апелляционным судом. Право преждепользования в силу положений статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставлено лицу, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), в то время как предметом настоящего спора является нарушение исключительных прав Предпринимателя на товарный знак, а не изобретение или полезную модель. При этом следует отметить, что сведений о регистрации доменного имени «СorkHouse» (л.д. 27) за ответчиками по состоянию на 10.09.2007 не имеется.
В силу положений п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.
Таким образом, ссылка подателя жалобы на то, что ранее исключительные права на товарные знаки были зарегистрированы за АОЗТ «Алива», в связи с чем Предпринимателю не может быть предоставлена правовая охрана данных товарных знаков (исчерпание права), представляется основанной на ошибочном толковании правовых норм. При этом требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака до принятия соответствующего судебного акта правового значения для разрешения спора не имеют.
Кроме того, вопреки доводам подателя жалобы предусмотренные статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для привлечения к участию в деле Роспатента и антимонопольного органа отсутствуют.
Принимая во внимание, что ООО «Пробковый дом» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.11.2013, Бараков С.А. в качестве администратора доменного имени - 26.10.2011, а также отсутствие в деле достоверных доказательств, безусловно свидетельствующих об использовании Бараковым С.А. либо правопредшественниками Общества указанных выше обозначений, правовых оснований для квалификации действий Предпринимателя по регистрации в 2012 году указанных выше товарных знаков в качестве злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) не имеется, тем более что в материалах дела имеются доказательства использования Истцом соответствующих обозначений с 2008 года.
Согласно пункту 2 статьи статье 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе об установлении патентообладателя.
В силу пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны дела по спорам о предоставлении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, предметом настоящего спора является защита исключительного права Предпринимателя на зарегистрированные в установленном порядке и подлежащие правовой охране товарные знаки, используемые ответчиками в связи с осуществлением экономической деятельности, в связи с чем доводы Общества о неподсудности настоящего спора арбитражному суду представляются необоснованными.
Апелляционным судом не установлено нарушений судом первой инстанции норм материального и процессуального права, являющихся основанием для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции, обстоятельства, имеющие значение для дела, выяснены в полном объеме, выводы суда, изложенные в обжалуемом судебном акте, соответствуют обстоятельствам дела.
При таких обстоятельствах решение арбитражного суда первой инстанции является законным и обоснованным, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.11.2014 по делу № А56-35085/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Председательствующий | Я.В. Барканова | |
Судьи | В.И. Желтянников И.А. Тимухина |
