Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2019 № С01-629/19

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 июля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.– 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хэппи Хоум Трэйд» (ул. Верхняя Радищевская, д. 12/9, стр. 1, 109240, Москва, ОГРН 1117746476099) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП‑311/2018 (судьи Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В., Четвертакова Е.С.) по исковому заявлению иностранного лица – BONITA GmbH (Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, Deutschland) к обществу с ограниченной ответственностью «Хэппи Хоум Трэйд» о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 444393 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) ииностранноелицо – Rosenstock Corporation Limited (Office 14, 1st floor, Triniti House, Mahe, Seychelles).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Хэппи Хоум Трэйд» – Дуйбанова А.В. (по доверенности от 15.07.2019 № 15/07/19);

от иностранного лица – BONITA GmbH – Наумова А.Б. (по доверенности от 02.03.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо – BONITA GmbH обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу – Rosenstock Corporation Limited о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 444393 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Хэппи Хоум Трэйд» (далее – общество), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена ответчика на общество в связи с переходом исключительного права на спорный товарный знак.

Указанным определением также на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо – Rosenstock Corporation Limited.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 исковые требования иностранного лица – BONITA GmbH удовлетворены: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 444393 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 24.04.2019 отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Податель кассационной жалобы считает несоответствующими действительности выводы суда о том, что, возражая против заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, ответчик ссылался только на то, что товары с обозначением «BONITA» не ввозятся в Российскую Федерацию и не вводятся в гражданский оборот на ее территории.

Общество отмечает, что оно неоднократно, в том числе в письменных объяснениях указывало, что фотографии магазинов, презентация и сайт на немецком языке не могут быть признаны надлежащими доказательствами заинтересованности истца, так как косвенно подтверждают только использованиесходного товарного знака на территории Германии; истцом не представлено ни одного доказательства, подтверждающего реальное намерениеиспользовать спорный товарный знак на территории Российской Федерациилибо совершение подготовительных действий к такому использованию.

По мнению общества, электронная переписка между истцом и первоначальным правообладателем спорного товарного знака, свидетельствует о недобросовестном поведении истца и создании им видимости заинтересованности.

Общество подвергает сомнению вывод суда о том, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается документами, свидетельствующими об его аффилированности с иностранным лицом – TomTailorRetailGmbH, поскольку судом не раскрыто, какие именно документы могут служить доказательством такой заинтересованности.

При этом общество отмечает, что имеющиеся в деле сертификаты о соответствии на продукцию торговой марки ТОМ TAILOR не могут быть признаны относимымидоказательствами, поскольку при реализации одежды под маркой BONITAнеобходимо получение отдельных сертификатов в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В связи с изложенным общество считает, что суд, не дав надлежащую оценку его возражениям, пришел к ошибочному выводу о подтверждении истцом осуществления деятельности, связанной с производством и реализацией мужской, женской одежды и обуви.

Возражая против выводов суда о недоказанности неиспользования спорного товарного знака, общество указывает, что оно с февраля 2015 года стало партнером иностранного лица – RosenstockCorporationLtd, в подтверждение чего было выдано согласие на использование названного товарного знака и подписано соглашение о сотрудничестве.

Общество отмечает, что с целью развития и популяризации на территории Российской Федерации спорного товарного знака им были заключены договор на производство и договоры поставки с крупнейшими сетями и интернет-магазинами.

Общество также указывает, что в соответствии с пунктом 2.2 соглашения о сотрудничестве оно обязалось ежегодно представлять отчеты об использовании спорного товарного знака, оригиналы которых обозревались в судебном заседании. Кроме того, в суд были представлены товарные накладные о реализации фартуков Bonita; костюмов женских Bonita, состоящих из юбки и топа; халатов женских и мужских Bonita; платьев женских Bonita; трикотажных костюмов женских Bonita; костюмов женских и мужских Bonita (Sport, Elegant, Classic), а также вещественные доказательства.

Однако, как далее указывает общество, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу об использовании не спорного товарного знака, а только словесного элемента «Bonita».

Общество считает, что при комплексном изучении представленных доказательств видно, что в отчете об использовании товарного знака «BONITA. Дом, милый дом»за 2016 год пункты с 1 по 9 соответствуют товарной накладной от 29.07.2016 № Тр/2-02823, подтверждающей введение костюма женского Bonitaв гражданский оборот, а обозревавшиеся в судебном заседании футболка и картонная упаковка подтверждают использование изображения комбинированного товарного знака.

Общество отмечает, что суд сделал неверный вывод о недопустимости вещественных доказательств, поскольку на коробках и одежде не содержится каких-либо сведений, позволяющих установить период их изготовления, а соответственно, определить, относятся ли указанные доказательства к периоду доказывания.

По утверждению общества, при возникновении сомнений в дате изготовления вещественных доказательств суд должен был назначить экспертизу, однако данный вопрос в ходе судебного заседания не обсуждался.

Кроме того, как отмечает общество, нет специальных требований по указанию даты изготовления на одежде: дата изготовления наносится на упаковку непосредственно перед продажей, о дате изготовления свидетельствуют договор подряда и подтверждение оплаты.

По мнению общества, вывод суда об использовании спорного товарного знака с изменением его отдельных элементов, меняющим существо этого товарного знака, является необоснованным.

Общество обращает внимание на то, что в спорном товарном знаке основное положение занимает слово «Bonita», фраза «Дом, милый дом» является малоразличимой и незначительной относительно всего изображения, и ее отсутствие не изменяет отличительного характера товарного знака.

Иностранное лицо – BONITA GmbH представило отзыв на кассационную жалобу, в котором, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просило в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества и иностранного лица – BONITA GmbH.

Другие, лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе и, уточнив содержащиеся в жалобе требования, просил решение суда от 24.04.2019 отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель иностранного лица – BONITA GmbH возражал против удовлетворения кассационной жалобы, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, иностранное лицо – Rosenstock Corporation Limited являлось правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 444393 (дата регистрации – 16.09.2011; дата приоритета – 28.12.2009), зарегистрированного, в том числе для товаров 25-го класса МКТУ «банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; майки с короткими рукавами; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для чулок; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние».

В период рассмотрения настоящего дела на основании договора от 02.07.2018 № РД0257469 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 444393 правообладателем указанного товарного знака стало общество.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции, установив соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, признав иностранное лицо – BONITA GmbHзаинтересованным лицом в подаче настоящего иска, учитывая, что обществом не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

При этом суд установил сходство спорного товарного знака и обозначения, в отношении которого истцом подана заявка № 2018711356 на регистрацию его в качестве товарного знака, за счет вхождения одного обозначения в другое.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что товары 25-го класса МКТУ, перечисленные в заявке № 2018711356, являются либо тождественными, либо однородными товарам 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Учитывая выявленную степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров, для индивидуализации которых они предназначены, суд пришел к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте товаров, маркируемых этими обозначениями.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителем не оспариваются выводы суда о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, о сходстве заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и спорного товарного знака, однородности (идентичности) товаров, а также вероятности смешения названных обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителейобщества и иностранного лица – BONITA GmbH, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Как отмечено в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При установлении заинтересованности иностранного лица – BONITA GmbH в подаче настоящего иска предметом исследования и оценки суда первой инстанции были следующие доказательства: копия страниц презентации продукта; распечатка интернет-сайта www.bonita.de; фотографии магазинов и образцов одежды под маркой BONITA; распечатки сведений о товарных знаках по международным регистрациям № 979275, № 676973, № 1070501, № 832917; копия декларации о соответствии Евразийского экономического союза от 09.02.2017 № RU Д‑DE.ОМ02.В.24415; копия декларации о соответствии Евразийского экономического союза от 13.02.2017 № RU Д‑DE.ОМ02.В.24536; список участников иностранного лица – BONITAGmbH; список участников иностранного лица – TomTailorRetailGmbH; выписка из Торгового реестра Участкового суда города Гамбурга в отношении иностранного лица TomTailorRetailGmbH; копии сертификатов соответствия Таможенного союза № ТС RUC-DE.OM02.B.01409, № ТС RUC-DE.OM02.B.01804, № ТС RUC-DE.OM02.B.05901, № ТС RUCDE.OM02.B.06179, № ТС RUC-DE.OM02.B.00145, № ТС RUCDE.OM02.A.00106.

Вывод суда о заинтересованности основан на совокупной оценки доказательств, подтверждающих наличие у названного лица коммерческого интереса, направленного на использование обозначения по заявке № 2018711356, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных (идентичных) товаров.

При установлении заинтересованности суд указал, что она подтверждается также документами, свидетельствующими об аффилированности истца с иностранным лицом – TomTailorRetailGmbH, осуществляющим деятельность по производству и реализации мужской, женской одежды и обуви на территории Российской Федерации.

Доводы общества, выражающие несогласие с данным выводом суда, не содержат указания на его несоответствие имеющимся в деле доказательствам, которые были предметом оценки суда, а именно, списку участников иностранного лица – TomTailorRetailGmbH; выписке из Торгового реестра Участкового суда города Гамбурга в отношении иностранного лица TomTailorRetailGmbH.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает несоответствия указанного вывода суда перечисленным документам, в связи с чем данный довод общества подлежит отклонению.

При установлении обстоятельств заинтересованности в судебном заседании судом обозревались блуза женская и шарф, с нанесенным на ярлык обозначением «BONITA», производителем которых является иностранное лицо – BONITA GmbH.

Оценив представленные иностранным лицом – BONITA GmbH доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и реализацией мужской, женской одежды и обуви.

Доводы общества, сводящиеся к тому, что исследованные судом доказательства косвенно подтверждают только использованиесходного товарного знака на территории Германии и об отсутствиидоказательств, подтверждающих реальное намерениеиспользовать спорный товарный знак на территории Российской Федерации либо совершение подготовительных действий к такому использованию, подлежат отклонению в связи со следующим.

Суд первой инстанции дал оценку доводам общества о том, что товары с обозначением «BONITA» не ввозятся в Российскую Федерацию и не вводятся в гражданский оборот на ее территории.

Суд первой инстанции признал, что производство и предложение к продаже товаров за пределами территории Российской Федерации при наличии доказательств желания выхода на российский рынок, в частности с учетом подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака,сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, являются достаточными для вывода об осуществлении истцом подготовки к введению производимых им товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При этом суд отметил, что существование на территории Российской Федерации спорного товарного знака не позволяет истцу осуществлять свою деятельность, используя сходное обозначение.

Доводы общества, касающиеся необходимости представления доказательств использования спорного обозначения на территории Российской Федерации для подтверждения заинтересованности подлежат отклонению, поскольку для установления этого факта необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при установлении заинтересованности истца суд первой инстанции обоснованно исходил из совокупной оценки доказательств, подтверждающих наличие у иностранного лица – BONITA GmbH коммерческого интереса, направленного на использование обозначения по заявке № 2018711356, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных (идентичных) товаров.

Данные выводы суда первой инстанции основаны на правильном применении пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и согласуются с толкованием данной нормы судом вышестоящей инстанции.

Таким образом, установленная судом совокупность обстоятельств (с учетом вывода суда о сходстве заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и спорного товарного знака, однородности услуг, а также вероятности смешения обозначений) позволила суду прийти к обоснованному выводу о заинтересованности истца в подаче настоящего иска.

Доводы общества, направленные на опровержение указанных выводов, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого не входит иная оценка установленных судом первой инстанции обстоятельств и имеющихся в деле доказательств.

Отсутствие оценки отдельным доводам общества, указанным в кассационной жалобе, не могло привести к принятию неправильного решения, поскольку судом установлена достаточная совокупность обстоятельств, необходимая для вывода о заинтересованности истца.

Поскольку суд первой инстанции установил наличие у иностранного лица – BONITA GmbH коммерческого интереса, направленного на использование обозначения по заявке № 2018711356, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных (идентичных) товаров, и не усмотрел создания видимости заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, доводы общества о недобросовестном поведении истца подлежат отклонению.

В отношении доводов общества о необоснованности вывода суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака для товаров 25-го класса МКТУ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно абзацу шестому пункта 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара (услуг) в гражданский оборот.

В результате оценки имеющихся в деле доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении товаров 25-го класса МКТУ.

При этом суд не принял в качестве доказательств использования спорного товарного знака товарные накладные, распечатки интернет-сайтов, так как они не относятся к периоду, в отношении которого должно быть доказано использование этого товарного знака.

Представленные ответчиком в обоснование названного обстоятельства договоры и соглашения, несмотря на даты их заключения, не относящиеся к периоду доказывания, были учтены судом в части, в которой их исполнение относится к этому периоду.

Исследовав названные доказательства, суд пришел к выводу об использовании не спорного товарного знака, являющегося комбинированным, а только словесного элемента «Bonita» и лишь для товаров: фартук, костюм женский юбка-топ, костюм женский трикотаж, костюм мужской, халат мужской и женский, платье.

Учитывая, что используемый элемент спорного товарного знака не содержит всех включенных в товарный знак словесных элементов, изобразительного элемента, выполнен в иных шрифте и цветовой гамме, суд первой инстанции пришел к выводу, что восприятие товарного знака в целом изменяется, то есть изменяется его существо.

Доводы общества о необоснованности данного вывода суда, мотивированные тем, что в указанном средстве индивидуализации основное положение занимает слово «Bonita», а фраза «Дом, милый дом» является малоразличимой и незначительной относительно всего изображения и ее отсутствие не изменяет отличительного характера обозначения, являются несостоятельными в силу следующего.

Как указано в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака может быть признано использование обозначения с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту С пункта 2 статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение разрешает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только тех отличий в форме, которые не должны изменять характерные черты знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В пункте 164 Постановления № 10 разъяснено, что при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Применяя пункт 2 статьи 1486 ГК РФ, суд первой инстанции установил, что в спорном товарном знаке помимо словесного элемента «BONITA» имеются иные словесные элементы – «Дом, милый дом…», выполненные строчными буквами в две строки; надписи выполнены белым шрифтом на красном фоне; в спорном товарном знаке имеется изобразительный элемент в виде бабочки. Согласно выводу суда первой инстанции включение в спорный товарный знак дополнительных словесных элементов придает ему смысловое значение, связанное с одеждой для дома и отдыха.

Таким образом, судом проведена оценка на предмет наличия или отсутствия сходства спорного товарного знака и используемого обществом обозначения, восприятия используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

На основании данной оценки суд пришел к мотивированному выводу об использовании обществом обозначения с изменением отдельных элементов спорного товарного знака, меняющим его существо.

Не свидетельствуют о незаконности обжалуемого судебного акта и доводы общества о соответствии сведений, содержащихся в отчете об использовании товарного знака «BONITA. Дом, милый дом»за 2016 год, товарной накладной от 29.07.2016 № Тр/2-02823, поскольку они не опровергают выводы суда об использовании обозначения с изменением отдельных элементов спорного товарного знака, меняющим его существо.

Доводы общества о необоснованности вывода суда о недопустимости вещественных доказательств не основаны на нормах процессуального права.

Суд первой инстанции дал оценку представленным обществом вещественным доказательствам – коробка красного цвета и одежда с надписью «BONITA», установив, что на них не содержится каких-либо сведений, позволяющих определить период их изготовления, а соответственно, соотнести их с периодом доказывания.

Ссылка общества на отсутствие специальных требований по указанию даты изготовления на одежде, поскольку, как оно полагает, такая дата наносится на упаковку непосредственно перед продажей, и о ней свидетельствуют договор подряда и подтверждение оплаты, не снимает с общества обязанность доказать, что суду представлены именно те товары, которые относятся к периоду доказывания.

В связи с этим предусмотренная частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо, участвующее в деле, как на основание своих требований и возражений, обществом не выполнена.

Таким образом, судом первой инстанции с достаточной полнотой дана оценка доводам ответчика и представленным им доказательствам, направленным на обоснование использования спорного товарного знака в отношении соответствующих товаров 25-го классов МКТУ.

Выводы суда о недоказанности ответчиком названного обстоятельства отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 3 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам исходя из того, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП‑311/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хэппи Хоум Трэйд» − без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.