[A1]
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва 26 сентября 2022 года Дело № А40-187250/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2022 года. Полный текст постановления изготовлен 26 сентября 2022 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи – Булгакова Д.А.,
судей – Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Harman International Industries Incorporated (400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, Connecticut 06901 USA) на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу № А40-187250/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по тому же делу
по исковому заявлению иностранного лица Harman International Industries Incorporated к обществу с ограниченной ответственностью «Промостар» (ул. Электродная, д.11, стр. 18, офис этаж 3, пом. 16, Москва, 111524, ОГРН 1167746538332), обществу с ограниченной ответственностью «Автоаудиоцентр» (пер. Костомаровский, д.3, стр.3, офис 317, Москва,105120, ОГРН 1037709042470) о защите исключительных прав.
В судебном заседании приняли участие представители:
от иностранного лица Harman International Industries Incorporated – Никитин А.В. (по доверенности от 02.08.2022);
от общества с ограниченной ответственностью «Промостар» – Локарев В.А. (по доверенности от 27.09.2022).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
иностранное лицо Harman International Industries Incorporated (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Промостар» (далее – ответчик 1, общество «Промостар») обществу с ограниченной ответственностью «Автоаудиоцентр» (далее – ответчик 2), согласно которым просит: наложить на соответчиков запрет на использование, без разрешения истца, промышленных образцов по патентам № 98697, № 97967, путем
[A2] производства и реализации продукции: Портативная акустическая система Урал ТТ М-3Ч, Портативная акустическая система Урал ТТ М-3К, Портативная акустическая система Урал ТТ М-4Ч и Портативная акустическая система Урал ТТ М-4К; обязать общество «АвтоАудиоЦентр» опубликовать на главной странице сайте www.ural-auto.ru текст решения суда по данному иску; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 98697, выразившееся во введении в гражданский оборот продукции – Портативная акустическая система Урал ТТ М-3К, Портативная акустическая система Урал ТТ М-3Ч, в размере 1 500 000 рублей; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец № 97967, выразившееся во введении в гражданский оборот продукции Портативная акустическая система Урал ТТ М-4К, Портативная акустическая система Урал ТТ М-4Ч, в размере 1 500 000 рублей; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца судебные расходы – государственную пошлину за рассмотрение иска судом в размере 38 000 рублей; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца судебные издержки – расходы по фиксации нарушения и оформлению нотариальных протоколов осмотра в размере 89 542 рублей; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца судебные расходы – расходы на подготовку заключений специалиста в размере 70 000 рублей; взыскать солидарно с соответчиков в пользу истца судебные расходы – расходы на проведение социального исследования ВЦИОМ в размере 300 000 рублей.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 отказано в удовлетворении исковых требований.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 апелляционная жалоба истца оставлена без удовлетворения.
Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, компания обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы материального и процессуального права, которые повлияли на результат рассмотрения дела.
В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает, что суд первой инстанции не установил, имеют ли спорные изделия ответчиков совокупность признаков, производящих на потребителя такое же общее впечатление, как промышленные образцы истца.
Заявитель кассационной жалобы также считает, что суд первой инстанции не установил перечень существенных признаков каждого из промышленных образцов, в отношении которых заявлены исковые требования.
Заявитель кассационной жалобы полагает, что суды должны были выявить существенные признаки по каждому патенту и сопоставить с внешним видом реализуемого ответчиками товара.
[A3] По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчики не предоставили суду доказательств, опровергающих заключения патентного поверенного Филатова А.Ю., что свидетельствует о существенном нарушении состязательного характера судопроизводства.
По мнению заявителя кассационной жалобы, суды указали на недостоверность выводов представленного в материалы дела социологического опроса ВЦИОМ, однако в материалы дела со стороны ответчиков соответствующее документальное опровержение представленного социологического опроса не представлено.
В кассационной жалобе заявитель также ссылается на то, что суды первой и апелляционной инстанции руководствовались неприменимыми нормами права при интерпретации результатов социологических опросов.
В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает на то, что суды ошибочно приняли во внимание заключение лаборатории РАН, поскольку материалами дела, а именно, сравнительным отзывом АНО «Левада-Центр» подтверждается, что выводы заключения лаборатории РАН являются недостоверными.
Ответчик 1 представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил оставить ее без удовлетворения.
В судебном заседании представитель заявителей кассационной жалобы поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новый судебный акт.
Представитель ответчика 1 против удовлетворения кассационной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве.
Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.
Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является
правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 266284.
Истец также является правообладателем патента на промышленный образец по патенту № 98697 и патента на промышленный образец по патенту № 97967.
В обоснования исковых требований, истец указал, что ответчик 2 осуществляет производство, а также распространение путем продажи и предложения к продаже продукции (портативная акустическая система Урал ТТ М-3К, портативная акустическая система Урал ТТ М-3Ч, портативная акустическая система Урал ТТ М-4К, портативная акустическая система Урал ТТ М-4Ч), в которых используются объекты интеллектуальной собственности, правообладателем которых является компания.
[A4] Предложение к продаже спорной продукции через сайт www.ural- auto.ru, администратором которого является общество «АвтоАудиоЦентр», подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от 17.05.2021.
В ходе осмотра сайта нотариус также оформил заказ Портативной акустической системы Урал ТТ М-3К и портативной акустической системы Урал ТТ М-4К.
Факт реализации данной продукции подтверждается нотариальным протоколом осмотра реализованной продукции.
Ответчик также реализует спорную продукцию не только в розницу, но и оптом.
Данное обстоятельство подтверждается заказом, сделанным представителем истца на сайте www.ural-auto.ru.
В ходе переписки продавец выставил покупателю счет № 658 от 08.07.2021, а также представил договор поставки № 35/07 от 12.07.2021 и товарную накладную № 5878 от 13.07.2021.
Данные доказательства, по мнению истца, в своей совокупности, подтверждают факт предложения к продаже 101 единицы спорной продукции на общую сумму 477 520 рублей.
Предложение к продаже оптовой партии спорной продукции произошло уже после получения ответчиком претензии от истца.
Общество «Промостар» направило истцу ответ на претензию, в котором отказалось выполнить требование истца о прекращении нарушения прав на промышленные образцы. Это говорит о том, что ответчик был осведомлён о противоправности своего поведения и свидетельствует о грубом характере нарушения.
Истец не заключал с ответчиками лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности.
Основания для внедоговорного использования исключительных прав у ответчиков отсутствуют.
Истец считает обоснованным требовать от ответчиков выплаты компенсации за нарушение исключительных прав в размере 3 000 000 рублей (по 1 500 000 рублей с каждого из ответчиков).
Учитывая отклонение ответчиками претензионных требований, компания обратилась в суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что в ходе проведенной ответчиком экспертизы и опросе, установлено, что в продукции предлагаемой ответчиком 1 к продаже, отсутствуют все признаки полезной модели по патентам истца, а также спорная продукция полностью отличается от продукции истца по указанным патентам.
Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии факта нарушения ответчиками исключительных прав истца.
[A5] Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе истца и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
[A6] В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.
Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).
При этом промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (абзац четвертый пункта 3 статьи 1358 ГК РФ).
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите прав на объекты интеллектуальной собственности (промышленный образец и товарный знак) входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования изделия, содержащегося все существенный признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного
[A7] потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что сравниваемые изделия имеют сходное назначение (применительно к промышленному образцу), а также путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (применительно к товарному знаку). В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании исключительных прав на промышленный образец и товарный знак, в противном случае он признается нарушителем исключительных прав на данные объекты интеллектуальной собственности и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, поскольку от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор по существу.
Как установили суды первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака и промышленных образцов, в защиту которого подан настоящий иск.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт использования объектов интеллектуальной собственности истца ответчиками, а также факт смешения продукции ответчика с продукцией истца доказательствами, представленными в материалы дела не подтверждается.
Данные фактические обстоятельства дела послужили основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.
Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела поддержал выводы суда первой инстанции о том, что данные, полученные в исследовании ВЦИОМ, не совпадают с данными, которые привел истец в исковом заявлении.
Суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции верно установил, что из заключений, представленных патентным поверенным Филатовым А.Ю., усматривается, что в изделиях ответчика использованы не все существенные признаки промышленного образца.
Таким образом, суд апелляционной инстанции полностью поддержал выводы суда первой инстанции.
При этом суд кассационной инстанции соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанций не установили все имеющие значение для дела обстоятельства, а именно, существенные признаки каждого из промышленных образцов, в отношении которых заявлялось требование о защите исключительных прав.
В пункте 123 Постановления № 10 разъяснено, что использование
[A8] без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.
Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.
При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, к которым относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).
Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.
Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 по делу № А28-9060/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2020 № 301-ЭС20-2936 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 по делу № А28-12655/2019.
Согласно пункту 72 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695, признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. В нарушение статьи 1358 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в пункте 123 Постановления № 10, суд первой
[A9] инстанции не установил перечень существенных признаков каждого из промышленных образцов, в отношении которого заявлены исковые требований, в то время как их надлежало выявить по каждому патенту и сопоставить с внешним видом реализуемого ответчиками товара. Оценка соответствующих обстоятельств в тексте обжалуемых судебных актов отсутствует.
Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела, а именно, существенных признаков каждого из промышленных образцов, в отношении которых заявлялось требование о защите исключительных прав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.
Суд по интеллектуальным правам отмечает, что выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения спора по существу, а направлены на обеспечение его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.
Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов в соответствующей части разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу № А40-187250/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по тому же делу отменить.
Дело № А40-187250/2021 направить на новое рассмотрение в АрбитражныЭйле кстурдон гноаяр пооддпаи сМь доесйкстввыит.е л ьна.
ПостаноДвалннеынеи ЭеП в:сУтдуосптоавеертяю щви йз цаекнтор нФнедеурюаль нсоеи клазуна чсейост вдоня его принятия и может
Дата 26.01.2022 9:10:07
быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного
Кому выдана Силаев Роман Викторович
Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий судья Д.А. Булгаков
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Судья Ю.В. Борисова
Дата 26.01.2022 5:32:02
Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович
Судья Р.В. Силаев
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 25.01.2022 9:02:02
Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна
