СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва 23 октября 2023 года Дело № СИП-552/2022
Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2023 года.
Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2023 года.
Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;
членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М. –
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenija, идентификационный код 5043611000) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу № СИП-552/2022
по заявлению иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 17.05.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо ASTRAZENECA AB (S-151 85 Södertälje Sverige (SE)).
В судебном заседании приняли участие представители:
от иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto – ФИО1, ФИО2, ФИО3 (по доверенности от 23.05.2022);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО4 (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-287/41и);
от иностранного лица ASTRAZENECA AB – ФИО5, ФИО6 (по доверенности от 04.11.2021).
Президиум Суда по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
иностранное лицо KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (далее – компания KRKA) обратилось в Суд по интеллектуальным правам
с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.05.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» (далее – оспариваемое решение, спорный патент).
На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо ASTRAZENECA АВ (далее – компания ASTRAZENECA).
Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 заявленные требования компании KRKA оставлены без удовлетворения.
В кассационной жалобе компания KRKA просит отменить решение суда первой инстанции, признать недействительным оспариваемое решение и обязать административный орган аннулировать спорный патент.
Роспатент представил письменные объяснения, в которых указал на то, что выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушений либо неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем основания для отмены обжалуемого решения отсутствуют.
Компания ASTRAZENECA представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просила отказать в ее удовлетворении, оставить в силе решение суда первой инстанции как законное и обоснованное.
В судебное заседание явились представители компании KRKA, административного органа и компании ASTRAZENECA.
Представители компании KRKA настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.
Представители Роспатента и компании ASTRAZENECA возражали против доводов заявителя кассационной жалобы.
Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.
Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, в настоящем случае имеет место «каскад» заявок с последовательным выделением одной заявки из другой.
Иностранное лицо Bristol Myers Squibb (далее – компания Bristol Myers Squibb) подало в Роспатент заявку № 2004137489 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» (заявка является переведенной в национальную фазу в Российской Федерации международной заявкой PCT/US03/15591 (опубликована 04.12.2003 как WO 03/099836), дата подачи международной заявки – 15.05.2003, дата
перевода на национальную фазу – 20.12.2004; далее – заявка 2004). Приоритет заявки 2004 установлен как 20.05.2002 по заявке США 10/151,436.
На основании заявки 2004 выдан патент Российской Федерации № 2337916 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способы их применения» (далее – патент по первой заявке каскада). Правообладателем названного патента стала компания ASTRAZENECA на основании договора об отчуждении исключительного права (дата и номер государственной регистрации договора: 20.06.2014 РД0150082). Дата начала отсчета срока действия патента – 15.05.2003, дата прекращения срока действия патента – 16.03.2021.
Данный патент действовал со следующей формулой:
«1. Соединение, имеющее структуру
или его фармацевтически приемлемая соль.
2. Соединение по п.1, имеющее структуру
действием в отношении SGLT2, включающая соединение по п.1 и
фармацевтически приемлемый носитель.
4. Соединение, имеющее структуру
или его фармацевтически приемлемая соль.».
Компания Bristol Myers Squibb 06.06.2008 подала в Роспатент заявку № 2008122558 на изобретение «Фармацевтическая комбинация, содержащая ингибитор SGLT2» (далее – заявка 2008), которая является выделенной из заявки 2004.
На основании заявки 2008 выдан патент по свидетельству Российской Федерации № 2489151 (дата начала отсчета срока действия патента – 15.05.2003; дата приоритета – 20.05.2002). На основании договора об отчуждении исключительного права (дата и номер государственной регистрации отчуждения права: 16.03.2016 РД0193721) патентообладателем изобретения стала компания ASTRAZENECA.
Компания Bristol Myers Squibb (заявитель впоследствии изменен на компанию ASTRAZENECA) 08.04.2013 подала в Роспатент заявку № 2013115635, на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» (далее – заявка 2013), которая является выделенной из заявки 2008.
На основании заявки 2013 выдан патент по свидетельству Российской Федерации № 2643764 (дата приоритета – 20.05.2002; дата начала отсчета срока действия патента – 15.05.2003; дата прекращения срока действия патента – 16.05.2023). Патентообладателем группы изобретений является компания ASTRAZENECA.
Компания Bristol Myers Squibb (заявитель впоследствии изменен на компанию ASTRAZENECA) 07.09.2017 подала в Роспатент заявку № 2017131447, на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2» (дата приоритета – 20.05.2002; дата начала отсчета срока действия патента в случае его выдачи – 15.05.2003; далее – заявка 2017), которая является выделенной из заявки 2013.
Компания Bristol Myers Squibb (заявитель впоследствии изменен на компанию ASTRAZENECA) 28.10.2020 подала в Роспатент заявку № 2020135467, на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» (далее – заявка 2020), которая является выделенной из заявки 2017.
По заявке 2020 на имя компании ASTRAZENECA выдан спорный
патент (дата приоритета – 20.05.2002; дата начала отсчета срока действия
патента – 15.05.2003) со следующей формулой:
«1. Соединение формулы:
или его фармацевтически приемлемая соль или его сложный эфир, представляющий собой пролекарство.
Компания KRKA 22.09.2021 подала в Роспатент возражение против выдачи спорного патента, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «новизна» и выдачей патента на идентичное изобретение, на которое ранее уже был выдан патент Российской Федерации № 2337916 (патент по первой заявке каскада).
К возражению были приложены копии:
1) заявки 2004 , дата публикации – 27.06.2005;
2) патента по первой заявке каскада, дата публикации – 27.06.2005.
В возражении было указано, что правомерно установленным приоритетом группы изобретений по спорному патенту должен быть приоритет по дате поступления документов заявки 2020, т.е. от 28.10.2020.
Как отмечала компания KRKA, ввиду публикации заявки 2004 27.06.2005, т.е. заявки, которая в возражении рассматривается как первоначальная (также опубликована как WO 03/099836 от 04.12.2003), группа изобретений по пунктам 1–3 формулы спорного патента с корректно установленным приоритетом от 28.10.2020 не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность признаков, характеризующих изобретения по спорному патенту, раскрыта в пунктах 1–5 формулы заявки 2004.
В возражении также указывалось, что Роспатент неправомерно предложил обществу ASTRAZENECA подать заявление о прекращении
действия патента о первой заявке каскада для исключения наличия двух патентов на идентичные изобретения.
От патентообладателя 16.12.2021 в Роспатент поступил отзыв на указанное возражение.
К отзыву были приложены запрос экспертизы по существу от 22.01.2021 и ответ на запрос от 09.02.2021.
В отзыве компания ASTRAZENECA выразила несогласие с доводами возражения и отметила, что соединение, лежащее в основе независимых пунктов 1–3 формулы группы изобретений по спорному патенту, не было известно из уровня техники до даты приоритета.
Компания ASTRAZENECA отметила, что спорный патент был выдан по заявке 2020, которая является выделенной из заявки 2017 с конвенционным приоритетом, установленным по дате подачи заявки US 10/151,436 от 20.05.2002.
Как указал патентообладатель, из титульного листа спорного патента следует, что заявка 2017 является первоначальной по отношению к заявке 2020, по которой был выдан спорный патент.
На дату поступления в Роспатент (28.10.2020) заявка 2017 не была отозвана, не была признана отозванной, и по ней не было принято решение о выдаче патента.
В отношении заявки 2004 компания ASTRAZENECA отметила, что она является национальной фазой заявки PCT/US03/15591 (WO03/099836), которая являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки 2008, которая, в свою очередь, являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки 2013, которая, в свою очередь, являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки 2017 и которая, в свою очередь, являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки 2020, по которой был выдан спорный патент.
При этом компания ASTRAZENECA обратила внимание на то, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной, по ней не было принято решение о выдаче патента и поэтому приоритет правомерно установлен для каждой из выделенных заявок, а именно 20.05.2002.
Компания ASTRAZENECA указала на неправомерность доводов возражения о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» по отношению к заявке 2004, поскольку данная заявка стала общедоступной 27.06.2005, т.е. после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту (20.05.2002), и не может быть противопоставлена для оценки патентоспособности группы изобретений по спорному патенту.
Компания ASTRAZENECA не согласилась с доводом возражения о том, что спорный патент был выдан на идентичную группу изобретений, на которую ранее уже был выдан патент по первой заявке каскада.
Свою позицию патентообладатель аргументировал тем, что в ходе делопроизводства в ответ на запрос экспертизы по существу от 22.01.2021
патентообладателем было подано заявление о досрочном прекращении действия патента по первой заявке каскада, в связи с чем 16.03.2021 действие последнего было прекращено, а 07.04.2021 был опубликован спорный патент.
При этом заявление о досрочном прекращении действия патента по первой заявке каскада было подано в строгом соответствии с требованиями действовавшего законодательства для исключения наличия двух патентов на идентичные изобретения (группы изобретений) с одной и той же датой приоритета.
По результатам рассмотрения возражения Роспатент отказал в его удовлетворении.
Рассмотрев доводы возражения, административный орган установил, что заявка 2004 не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной 27.06.2005, т.е. после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту.
Доводы возражения о выдаче спорного патента на идентичную группу изобретений, на которую ранее был выдан патент по первой заявке каскада, также признаны ошибочными, так как действие последнего было прекращено по ходатайству патентообладателя во избежание двойного патентования, что в соответствии с нормами статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не создало препятствий для выдачи спорного патента.
Не согласившись с решением административного органа, компания KRKA обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.
Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства.
Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.
При рассмотрении дела суд первой инстанции, ссылаясь на пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), исходил из того, что с учетом установленной даты приоритета спорной группы изобретений (20.05.2002) и даты фактического поступления в Роспатент заявки № 2020135467 (28.10.2020), законодательство для оценки патентоспособности группы изобретений по спорному патенту и для оценки правомерности проведения административных процедур, предшествующих выдаче патента, включает Патентный закон Российской Федерации от23.09.1992 № 3517-I (далее – Патентный закон) и ГК РФ в редакции, действовавшей на дату поступления заявки.
Проверив оспариваемые выводы административного органа о соответствии группы изобретений по пунктам 1–3 формулы спорного патента условию патентоспособности «новизна», суд первой инстанции признал их обоснованными.
Как указал суд первой инстанции, спорный патент на группу изобретений выдан по заявке 2020, дата фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти – 28.10.2020. Данная заявка является последним звеном цепочки выделенных заявок.
Суд первой инстанции констатировал, что с учетом положений пункта 4 статьи 1381 ГК РФ в соответствии с имеющимся «каскадом» выделений заявок заявка, из которой непосредственно производится выделение, т.е. заявка, послужившая основанием для выделения, является первоначальной, следовательно, при наличии у нее права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета.
При этом, вопреки доводу компании KRKA, ограничений, касающихся того, что выделенная заявка не может послужить основанием для выделения из нее последующей заявки, в статье 1381 ГК РФ не содержится, как и не содержится ограничений на количество предшествующих заявок.
Как отметил суд первой инстанции, согласно положениям законодательства, действовавшего как на дату подачи международной заявки от 15.05.2003 № РСТ/US2003/015591, так и на дату фактического поступления материалов заявки 2020 в Роспатент (28.10.2020), по выделенным заявкам ограничения прав их подателей не установлены.
Вместе с тем для целей пресечения злоупотребления правом предусмотрено правило об установлении даты отсчета срока действия патента. Так, в данном случае, как видно из упомянутого «каскада» выделений, все выделенные заявки имеют одну дату начала отсчета срока действия патента.
Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что, вопреки доводу компании KRKA, приоритет группы изобретений по спорному патенту правомерно установлен не по дате поступления документов выделенной заявки 2020 (28.10.2020), а по дате приоритета (20.05.2002) первоначальной заявки 2017, из которой она была выделена.
С учетом этого суд первой инстанции констатировал, что заявка 2004 не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной 27.06.2005 (с даты публикации), т.е. после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту.
В отношении довода компании KRKA о том, что при проверке соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» Роспатент неверно применил положения статьи 4 Патентного закона вместо пунктов 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ, суд первой инстанции отметил, что данный довод не может повлиять на
правомерность вывода административного органа о том, что заявка 2004 стала общедоступной после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту и в связи с этим не подлежит учету при проверке новизны, поскольку как статьей 4 Патентного закона, так и пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ установлено одно и то же правило, согласно которому уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Суд первой инстанции признал необоснованным довод компании KRKA о том, что Роспатент и компания ASTRAZENECA нарушили положения статьи 1383 ГК РФ, не предусматривающие возможность отказа от ранее выданного патента по первой заявке каскада для получения нового – спорного патента.
В отношении довода о недопустимости двойного патентования суд первой инстанции отметил, что одним из оснований проверки соблюдения запрета двойного патентования служат положения подпункта 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК РФ, которые позволяют любому лицу подать возражение в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, на полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ.
Как установил суд первой инстанции, при рассмотрении заявки 2020, по которой был выдан спорный патент, Роспатент в запросе указал на наличие идентичных групп изобретений в части некоторых альтернатив с одной и той же датой приоритета (20.05.2002), принадлежащих одному и тому же заявителю, в заявке 2020 и в заявке 2004, по которой выдан патент по первой заявке каскада.
Патентообладателем патента по первой заявке каскада во избежание двойного патентования было подано ходатайство о досрочном прекращении его действия, в связи с чем 16.03.2021 действие патента было прекращено, что, в свою очередь, в соответствии с нормами статьи 1387 ГК РФ не создало препятствий для выдачи 07.04.2021 спорного патента.
Таким образом, не было ни одного дня, когда патент по первой заявке каскада и спорный патент действовали одновременно.
На основании изложенного суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный правовой акт законным и оставил требования компании KRKA без удовлетворения.
При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.
Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает
выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному патенту относится к полномочиям Роспатента, о соблюдении процедуры рассмотрения возражения.
Кроме того, не оспариваются и установленные судом первой инстанции фактические обстоятельства (в том числе касающиеся дат и обстоятельств подачи и выделения заявок).
Не оспаривается и тот факт, что патент по первой заявке каскада и спорный патент не действовали одновременно.
Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.
Заявитель кассационной жалобы настаивает на неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, в частности положений пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381, статьи 1383 ГК РФ, по следующим основаниям.
Применительно к выводам суда первой инстанции в отношении соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» и даты приоритета группы изобретений по спорному патенту заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что первоначальной для спорного патента является заявка 2017.
По смыслу пункта 1 статьи 1363 и пункта 3 статьи 1375 ГК РФ первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке, является та заявка, от даты поступления которой уполномоченный орган отсчитывает срок действия исключительного права на изобретение.
По мнению компании KRKA, только заявка 2004 является первоначальной для выделенной заявки 2020.
Заявитель кассационной жалобы полагает, что в нарушение требований пункта 4 статьи 1381 ГК РФ суд первой инстанции неправильно определил дату приоритета группы изобретений по спорному патенту: такой приоритет мог быть установлен только по дате поступления в Роспатент документов заявки 2020 – 28.10.2020.
В кассационной жалобе компания KRKA указывает на то, что суд первой инстанции не применил положения пункта 1 статьи 1363 и пункта 3 статьи 1375 ГК РФ, которыми устанавливаются требования к тому, какая заявка является первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке. По мнению заявителя кассационной жалобы, факт начала отсчета срока действия спорного патента с 15.05.2003 установлен документально.
Компания KRKA также обращает внимание на то, что она оспаривает не саму возможность подачи нескольких выделенных заявок в соответствии
с действующим законодательством, а настаивает на правильном установлении приоритета по таким заявкам.
В отношении вопроса о сосуществовании двух патентов, как отмечает компания KRKA, по предложению эксперта Федерального института промышленной собственности компания ASTRAZENECA подала заявление о досрочном прекращении патента по первой заявке каскада, после чего Роспатент выдал спорный патент на идентичное изобретение. Суд первой инстанции подтвердил правомерность такой «процедуры обмена патентов», не указав, какой нормой закона она предусмотрена.
Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на том, что Роспатент как государственный орган, оказывающий государственную услугу по рассмотрению заявок и выдаче патентов на изобретения, не вправе произвольно устанавливать возможность «обменять патенты».
По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 1 статьи 1383 ГК РФ, указав, что «из положений статьи 1383 ГК РФ не следует, что заявитель (патентообладатель) вправе выбрать патент по одной из двух заявок на идентичные изобретения только в том случае, когда ведется делопроизводство по обеим заявкам и еще не выдан ни один патент».
Последствием прекращения действия исключительного права изобретение является переход этого изобретения в общественное достояние (статья 1364 ГК РФ), что не позволяет его впоследствии «вернуть» из общественного достояния, выдав новый патент.
В результате в настоящее время в Государственном реестре изобретений Российской Федерации сосуществуют два патента на идентичные изобретения, из которых оба являлись/являются действующими – патент по первой заявке каскада и спорный патент.
Кроме того, процедура «обмена патентов» в данном случае нарушает публичные интересы, поскольку фактически привела к появлению возможности продления срока действия спорного патента на группу изобретений в ситуации, когда возможность продления срока действия патента по первой заявке каскада на ту же самую группу изобретений была уже утрачена.
Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.
В отношении доводов о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.
В первую очередь необходимо констатировать, что спорным правовым вопросом в рамках настоящего дела является вопрос о порядке определения приоритета по выделенной заявке, а также о том, какая заявка является первоначальной в целях установления приоритета.
Вопреки мнению третьего лица, компания KRKA не оспаривает принципиальную возможность осуществления выделения заявки из ранее выделенной заявки.
Проверяя решение суда первой инстанции в пределах заявленных в кассационной жалобе доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из допустимости последовательного выделения заявок и в рамках настоящего постановления разрешает правовой вопрос лишь о порядке установления даты приоритета по заявкам, выделенным из выделенных заявок.
Правовое регулирование института выделения заявок и определения по ним дат приоритета в ГК РФ носит фрагментарный характер, не содержит подробной конкретизации соответствующей процедуры, с учетом чего содержание правовых норм устанавливается президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании анализа как самой спорной нормы права (пункт 4 статьи 1381 Кодекса), так и ее соотношения с нормами международного права, на которых она основана.
Возможность разделения заявки предусмотрена пунктом G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее – Парижская конвенция) для двух случаев:
в случае, если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета (подпункт 1 пункта G статьи 4 Парижской конвенции);
заявитель может по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение (подпункт 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции).
Названные нормы является нормами прямого действия.
В настоящем деле рассматривается второй случай – возможность разделения (выделения – в терминологии российского законодательства) заявок заявителем по своей инициативе, для которой Парижская конвенция определяет возможность сохранения даты приоритета по первоначальной заявке и указывает, что условия разделения (выделения) конкретизируются в национальном законодательстве.
Согласно пункту 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу
патента в Роспатент или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381 ГК РФ) с даты подачи первоначальной заявки.
Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, – дата поступления последнего из документов (пункт 3 статьи 1375 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 11 Договора о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970) получающее ведомство устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки (при условии соблюдения названных в названном пункте упомянутой статьи Договора условий).
Таким образом, по смыслу приведенных норм права датой подачи первоначальной заявки для заявки, являющейся национальной фазой международной заявки, является дата получения международной заявки уполномоченным органом.
Первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет.
Первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке, является та, от даты поступления которой уполномоченный орган отсчитывает срок действия исключительного права на изобретение.
В том случае, если имеется «каскад» заявок – несколько последовательно выделенных заявок, необходимость учета первой из числа последовательных заявок (той, из которой произошло самое первое выделение) обусловлена и правилами установления даты приоритета, и правилами даты начала срока действия патента.
Термин «первоначальная заявка» во всех правовых целях должен рассматриваться с одинаковым значением.
Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает следующее.
С учетом положений подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции национальный законодатель вправе конкретизировать условия, при которых разрешается разделение (выделение) заявок и определение даты приоритета по дате подачи первоначальной заявки (или по иной дате, по которой определяется дата приоритета первоначальной заявки).
Так, не исключается возможность законодателю связать условия определения даты приоритета как с обстоятельствами подачи первоначальной заявки (и выдачи по ней патента), так и с обстоятельствами подачи предыдущей заявки (и выдачи по ней патента).
Сама по себе Парижская конвенция упоминает только первоначальную заявку («la demande initiale» в аутентичном тексте на французском языке или «the initial application» в официальном переводе на английский язык).
При этом, например, Европейская патентная конвенция в развитие положений Парижской конвенции в статье 76 связывает обстоятельства
разделения заявок с предшествующей заявкой («la demande antérieure» и «the earlier application» в аутентичных текстах на французском и английском языках соответственно).
В отличие от этого, пункт 4 статьи 1381 ГК РФ вслед за Парижской конвенцией для конкретизации правил установления приоритета указывает на необходимость учета именно первоначальной, а не предшествующей заявки.
Вопреки позиции Роспатента и компании ASTRAZENECA, первоначальная и предшествующая заявки не всегда совпадают (первоначальной является первая в «каскаде» заявок, а предшествующей – та, из которой последняя заявка выделена).
Без специального указания в законе о необходимости учета именно предшествующей заявки (в расширение положений Парижской конвенции) учету подлежит первоначальная заявка (прямо указанная в Парижской конвенции).
Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу № СИП-570/2022.
В рассматриваемом случае первоначальной заявкой является заявка 2004, дата поступления которой в международное получающее ведомство – 15.05.2003.
Установление начала отсчета срока действия патентов по первоначальной и всем выделенным заявкам с 15.05.2003 также свидетельствует о том, что первоначальной заявкой является заявка 2004, дата поступления которой в международное получающее ведомство – 15.05.2003.
Установление приоритета изобретения определяется по предусмотренным статьей 1381 ГК РФ правилам, согласно пункту 4 которой приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная данным Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.
Следовательно, установление по выделенной заявке того же приоритета, какой установлен по первоначальной заявке, производится, если на дату подачи выделенной заявки:
3) не исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке;
При соблюдении приведенных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии иного приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета.
С учетом изложенного выше первоначальной заявкой для выделенной заявки 2020 является заявка 2004.
Как установил суд первой инстанции, на основании заявки 2004 выдан патент по первой заявке каскада, сведения о котором опубликованы 10.11.2008.
Таким образом, на дату подачи выделенной заявки 2020 (28.10.2020) по первоначальной заявке 2004 осуществлена государственная регистрация изобретения.
Это обстоятельство в силу прямого указания ГК РФ исключает для выделенной заявки 2020 возможность установления даты приоритета по первоначальной заявке 2004.
Административный орган и поддержавший его выводы суд первой инстанции нарушили положения пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ, исходя из системного толкования которых правомерное установление приоритета по выделенным заявкам (по дате приоритета первоначальной заявки) может быть осуществлено только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой первоначально раскрыто изобретение (в случае, если такой патент выдан).
При таких обстоятельствах у административного органа отсутствовали правовые основания для установления приоритета группы изобретений по спорному патенту исходя из приоритета заявки 2004, поскольку по ней был выдан патент на дату подачи заявки 2020, что является препятствием для установления приоритета по дате подачи первоначальной заявки.
Положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ об установлении приоритета по выделенной заявке являются исключением из общего правила определения приоритета, которые подлежат применению при наличии указанных выше условий. Несоответствие выделенной заявки таким условиям влечет установление даты приоритета по общим правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 1381 ГК РФ, – по дате подачи в Роспатент заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Эту дату суд первой инстанции установил – 28.10.2020.
Соответственно, датой приоритета изобретения по заявке 2020 является 28.10.2020.
В силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
С учетом того что Роспатент неверно определил дату приоритета спорной группы изобретений, неверно определен и уровень техники, учитываемый для целей проверки соответствия этой группы изобретений на соответствие условию патентоспособности «новизна».
Заявленные требования компании KRKA с учетом изложенного подлежат удовлетворению, решение Роспатента от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 22.09.2021 возражения против выдачи спорного патента подлежит признанию недействительным как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции.
Неправильное установление административным органом даты приоритета по спорной заявке фактически привело к неосуществлению проверки спорного изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна», поскольку заявка 2004 и выданный на ее основании патент в нарушение положений пункта 2 статьи 1350 ГК РФ не были включены в уровень техники.
В связи с этим в качестве восстановительной меры президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Компании KRKA с учетом выводов, изложенных в настоящем судебном акте.
В отношении доводов кассационной жалобы о недопустимости двойного патентования президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.
Вопреки мнению компании KRKA, ни в оспариваемом решении, ни в решении суда первой инстанции не установлено, что патент по первой заявке каскада и спорный патент выданы на идентичное изобретение (группу изобретений).
Роспатент и суд первой инстанции констатировали, что два указанных патента не действовали одновременно, и на этом основании не проводили дальнейшую проверку.
При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам лишен возможности самостоятельно оценить идентичность изобретений с учетом своих полномочий.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что выводы о надлежаще определяемой дате приоритета группы изобретений по спорному патенту сами по себе исключают применение к ним положений статьи 1383 ГК РФ, о которых говорит компания KRKA и которые исходят из совпадения дат приоритета двух изобретений.
Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным рассмотреть доводы кассационной жалобы о порядке применения статей 1383 и 1398 ГК РФ, поскольку по ним высказался суд первой инстанции.
В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 этого Кодекса.
Статья 1383 ГК РФ конкретизирует два самостоятельных случая, когда речь идет о заявках одного и того же заявителя:
в случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели или идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем (абзац четвертый пункта 1 статьи 1383 Кодекса);
при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в Роспатент обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента (пункт 2 статьи 1383 Кодекса).
Роспатент и суд первой инстанции исходили из того, что если по двум заявкам выданы патенты, то положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ могут быть применены лишь в случае, когда действие исключительного права на совпадающие изобретения пересекалось во времени.
Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласен с таким толкованием указанной нормы.
Процедура признания недействительным патента на изобретение (статья 1398 ГК РФ) предполагает аннулирование патента и прекращение исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента (пункт 139 Постановления № 10).
Таким образом, если имелись два патента на идентичные изобретения, выданные с нарушением положений статьи 1383 ГК РФ, то в результате признания недействительным одного из них на основании положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ имеющим действие (или имевшим, учитывая, что могут быть аннулированы и прекратившие свое действие патенты) хотя бы какое-то время остается только один патент.
В данном случае доводы возражения были основаны на том, что в Государственном реестре изобретений Российской Федерации отражены два патента на идентичные, по мнению компании KRKA, группы изобретений, из которых оба действовали определенное время (патент по первой заявке из каскада – до 16.03.2021, спорный патент – с 07.04.2021).
При таких обстоятельствах доводы об идентичности двух патентов должны были быть проверены по существу.
Как правильно отмечает в кассационной жалобе компания KRKA, по общему правилу, последствием досрочного прекращения действия патента на изобретение на основании заявления патентообладателя (статья 1399 ГК РФ) является переход изобретения в общественное достояние (статья 1364 ГК РФ), т.е. возможность свободно использовать изобретение любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.
Возобновление действия исключительного права после перехода изобретения в общественное достояние возможно при незаконности обстоятельств, повлекших такой переход, или в иных, прямо предусмотренных законом, случаях.
К числу таких случаев можно отнести правила пункта 1 статьи 1400 ГК РФ или обсуждаемые в рамках настоящего дела правила, предусмотренные статьей 1383 этого Кодекса.
Абзац четвертый пункта 1 статьи 1383 ГК РФ, касающийся в том числе случаев наличия двух заявок на изобретения, предполагает возможность выдачи только одного патента, следовательно, как правильно отмечено в кассационной жалобе, не может быть основанием выдачи второго патента после того, как один патент был выдан.
Пункт 2 статьи 1383 ГК РФ к случаям, когда один патент был выдан, применяется, но может служить основанием выдачи второго патента только в ином правовом режиме (вместо патента на изобретение патент на полезную модель или вместо патента на полезную модель патент на изобретение).
Аналогичный подход отражен в пункте 146 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 315, и в пункте 90 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316.
При этом пункт 2 статьи 1383 ГК РФ предполагает одновременность прекращения действия первого патента и публикации сведений о выдаче второго патента (чего не произошло в рассматриваемом случае).
В не предусмотренных законом случаях изобретения, перешедшие в общественное достояние, возобновить свою правовую охрану не могут.
Более того, процедура возобновления действия правовой охраны изобретений, как правильно отмечено в кассационной жалобе, не может использоваться для обхода установленных абзацем третьим пункта 2 статьи 1363 ГК РФ ограничений на продление срока действия патента и возобновления возможности подать заявление о таком продлении (в связи с исчислением срока на такую подачу с даты выдачи нового патента).
Вместе с тем имел ли место в данном случае такой обход, президиум Суда по интеллектуальным правам установить не может из-за отсутствия выводов в оспариваемом решении и в решении суда первой инстанции об идентичности изобретений.
Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Поскольку суд первой инстанции правильно определил имеющие значение для дела обстоятельства в части, касающейся новизны группы изобретений по спорному патенту, но допустил нарушение норм материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным принять новое решение по делу, не направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам
ПОСТАНОВИЛ:
решение Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу № СИП-552/2022 отменить.
Заявление иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto удовлетворить.
Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.
Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 22.09.2021 возражение иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto против выдачи патента Российской Федерации № 2746132 на группу изобретений «С-арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения».
Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (идентификационный код 5043611000) 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий Л.А. Новоселова
Члены президиума В.А. Корнеев
Н.Л. Рассомагина
Ю.М. Сидорская
