СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва 22 сентября 2020 года Дело № А40-166457/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2020 года. Полный текст постановления изготовлен 22 сентября 2020 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,
судей Данилова Г.Ю., Корнеева В.А.
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Novartis AG (Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland) на определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2020 о приостановлении производства по делу № А40-166457/2018
по иску иностранного лица Novartis AG к обществу с ограниченной ответственностью «Медипал–Онко» (ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, оф. 216, Москва, 105082, ОГРН 1027739237900) о защите исключительного права на изобретение.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1; 2; 3; 4, Москва, 127994, ОГРН 1127746460896) и общество с ограниченной ответственностью «БиоИнтегратор» (ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, г. Химки, Московская обл., 141401, ОГРН 1105047011937)
В судебном заседании приняли участие представители:
от иностранного лица Novartis AG – Пилюгина В.С., Семенова Е.А. (по доверенности от 15.05.2020);
от общества с ограниченной ответственностью «БиоИнтегратор» – Карпова О.В. (по доверенности от 01.02.2019).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
иностранное лицо Novartis AG (далее – компания, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Медипал–Онко» (далее – общество «Медипал–Онко», ответчик) о защите исключительного права на изобретение, просило признать незаконным использование патента Российской Федерации № 2569732 на изобретение в лекарственном препарате «Несклер», регистрационный номер ЛП-002720 от 20.11.2014, обязать общество «Медипал–Онко» не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат «Несклер» до даты истечения срока действия указанного патента, а именно до 25.06.2027.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью «БиоИнтегратор» (далее – общество «БиоИнтегратор», третье лицо).
Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.05.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2019 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной патентно-технической экспертизы.
Не согласившись с указанным определением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит
отменить определение арбитражного суда апелляционной инстанции и направить вопрос о приостановлении производства и назначения судебной экспертизы по настоящему делу на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
В кассационной жалобе компания указывает на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм процессуального права при назначении судебной экспертизы, при этом истец не оспаривает необходимость проведения судебной экспертизы, просит оценить соблюдение порядка ее назначения.
По мнению заявителя кассационной жалобы, при назначении экспертизы судом апелляционной инстанции нарушены нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд поручил проведение экспертизы лицу, не обладающему специальными познаниями и необходимой квалификацией.
В частности, компания указывает, что Банзакова В.П., которой было поручено проведение судебной экспертизы, не обладает документально подтвержденным опытом работы по специальности за длительный период после получения диплома по специальности «биология и химия», кроме того, является кандидатом биологических наук, в то время как с учетом предмета исследования эксперту необходимы специальные знания в области фармацевтической химии.
Истец отмечает, что наличие у Банзаковой В.П. статуса патентного поверенного свидетельствует о том, что она является специалистом в области патентного права, между тем вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.
Истец также указывает, что суд апелляционной инстанции не указал мотивы, по которым судом были отклонены все иные кандидатуры экспертов, предложенные сторонами.
Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемое определение без изменения, кассационную жалобу ответчика – без удовлетворения.
По мнению ответчика, эксперт Банзакова В.П. обладает необходимой квалификацией для проведения судебной экспертизы по настоящему делу, поскольку имеет высшее образование по специальности «химия и биология», степень кандидата биологических наук, статус патентного поверенного, опыт участия в качестве эксперта в судах. Ответчик отмечает, что истец не заявлял в установленном порядке мотивированный и обоснованный отвод эксперту.
Общество «БиоИнтегратор» также представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении, оставив обжалуемое определение без изменения, отмечает, что несогласие истца с кандидатурой назначенного судом эксперта не является основанием для отмены определения о приостановлении производства по делу.
Третье лицо указывает на отсутствие в законодательстве требований о необходимости подтверждения специальных познаний у эксперта в обязательном порядке путем представления документов, подтверждающих трудовой стаж и опыт практической работы по специальности. По мнению общества «БиоИнтегратор», в соответствии с представленными в суд документами эксперт Банзакова В.П. обладает специальными познаниями в области химии, биологии, фармакологии и патентования лекарственных средств. Опровергая доводы истца о статусе патентного поверенного у эксперта, третье лицо указывает, что истец не пояснил, по каким причинам наличие данного статуса противоречит требованиям, предъявляемым к эксперту. Относительно довода кассационной жалобы о немотивированном отклонении судом кандидатур иных экспертов общество «БиоИнтегратор» отмечает, что истец не лишен был права представить свои возражения относительно заявленных кандидатур.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемое определение.
Представитель общества «БиоИнтегратор» против доводов, изложенных в кассационной жалобе, возражал, считал, что оснований для отмены определения не имеется.
Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.
Как установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем патента Российской Федерации № 2569732 на изобретение «Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза» (классификационные рубрики Международной патентной классификации – A61K 31/137 (2006.01), A61P 37/02 (2006.01) и A61P 25/28 (2006.01)).
Полагая, что ответчик, предлагая к продаже лекарственный препарат «Несклер», в котором содержится каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту, нарушает исключительное право истца на патент, компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.05.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы истца на указанное решение определением Девятого арбитражного апелляционного суда от
27.07.2020 по делу назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Банзаковой В.П.
На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:
содержит ли лекарственный препарат «Несклер» (МНН – Финголимод), регистрационный номер ЛП-002720 от 20.11.2014, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации № 2569732 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения;
какие признаки содержит независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2569732;
какие из этих признаков содержатся в лекарственном препарате «Несклер»;
какие из признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2569732, не содержатся в лекарственном препарате «Несклер»;
содержит ли лекарственный препарат «Несклер» признаки, эквивалентные признакам, содержащимся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2569732;
были ли известны данные признаки в качестве эквивалентных до даты приоритета изобретения.
Этим же определением установлен срок 25 рабочих дней с даты получения экспертом определения суда приложенных документов для проведения экспертизы, а производство по делу приостановлено завершения судебной экспертизы.
В мотивировочной части названного определения суд апелляционной инстанции указал, что, учитывая заявленные сторонами и третьим лицом возражения по предложенным кандидатурам эксперта, отводы экспертам, принимая во внимание квалификацию и опыт экспертов, стоимость исследования, считает возможным поручить проведение экспертизы
Банзаковой В.П.; оснований для отвода эксперта Банзаковой В.П. судом не установлено, а обстоятельства, на которые ссылается истец, таковыми основаниями не являются в силу статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобы и отзывах на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы (часть 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.
В соответствии с частью 1 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
На основании части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.
Ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений частей 2 и 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.
При разрешении вопроса о назначении судебной экспертизы по настоящему делу суд апелляционной инстанции исходил из того, что разъяснение вопроса о том, используются ли в указанном лекарственном препарате признаки изобретения, приведенные в патенте истца, требует специальных знаний, принял во внимание несогласие ответчика по представленным истцом внесудебным заключениям, в связи с чем нашел обоснованным первоначально заявленное в суде первой инстанции ходатайство истца о назначении судебной экспертизы.
Следовательно, суд апелляционной инстанции счел имеющиеся в деле документы требующими их оценки с проведением экспертизы.
При назначении экспертизы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу (часть 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
По смыслу части 1 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с названным Кодексом предусмотрено обжалование этого определения, а также, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.
Как разъяснено в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – постановление Пленума № 23), определение о назначении экспертизы не относится к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому по общему правилу возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 2 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Вместе с тем в случае приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы назначение экспертизы как основание приостановления подлежит оценке судами апелляционной, кассационной инстанций при проверке законности определения о приостановлении производства по делу (часть 2 статьи 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом суд вправе рассмотреть вопрос о том, имелась ли для рассмотрения дела необходимость в назначении экспертизы, соблюден ли порядок ее назначения. Суд также вправе оценить необходимость приостановления производства по делу исходя из сложности
экспертного исследования, сроков его проведения.
В соответствии с частью 4 статьи 82, частью 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных пункте 7 постановления Пленума № 23, в определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.
При этом для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения экспертизы экспертному учреждению (организации) – также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов исследования).
Как усматривается из материалов дела, кандидатура эксперта Банзаковой В.П. была заявлена стороной ответчика, при этом суду были представлены следующие сведения о наличии специальных познаний у эксперта:
окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени государственный педагогический университет по специальности «биология и химия» (в 1973 году);
является кандидатом биологических наук, специальность 03.00.04 – биохимия (1983 год);
является автором ряда научных публикаций и книг по патентному праву;
имеет статус патентного поверенного, подготовлены заявки и получены патенты на ряд изобретений в области фармацевтики, иммунологии, биотехнологии в нескольких странах;
прошла краткосрочное обучение по программе «Основы судебной экспертизы» (2013 год);
в качестве эксперта участвовала в рассмотрении патентных споров в арбитражных судах и Суде по интеллектуальным правам.
Истец 08.07.2020 подал в суд апелляционной инстанции заявление об отводе экспертов, предложенных ответчиком, в том числе и Банзаковой В.П., мотивированное сомнением в ее квалификации с учетом того, что подготовленные ею ранее экспертные заключения критически оценивались судами, отсутствуют документально подтвержденные сведения о наличии опыта практической работы по специальности.
В силу части 1 статьи 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может проводиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.
В абзаце третьем пункта 2 постановления Пленума № 23 разъяснено, что при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.
Между тем суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют достаточные данные, свидетельствующие о наличии у лица, которому поручено проведение судебной патентно- технической экспертизы, необходимых для этого специальных познаний.
С учетом предмета исковых требований и круга вопросов,
поставленных на разрешение эксперту, необходимыми для проведения судебной экспертизы по настоящему делу познаниями являются знания в сфере фармацевтической химии, как верно указывает истец.
Как следует из данных Реестра изобретений Российской Федерации, классификационные рубрики Международной патентной классификации по патенту истца:
A61K 31/137 (2006.01) – лекарственные препараты, содержащие органические активные ингредиенты арилалкиламины, например амфетамины, эпинефрин, салбутамол, эфедрин;
A61P 37/02 (2006.01) – лекарственные средства против иммунологических или аллергических заболеваний иммуномодуляторы;
A61P 25/28 (2006.01) – лекарственные средства для лечения нервной системы для лечения нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы, например ноотропные агенты, агенты для усиления умственных способностей, для лечения болезни Альцгеймера или других форм слабоумия.
Между тем эксперт Банзакова В.П. имеет высшее образование по специальности «биология и химия», полученное в 1973 году, и научную степень кандидата биологических наук, полученную в 1983 году, что с учетом отсутствия документально подтвержденных сведений о стаже практической работы не подтверждает наличие у нее специальных познаний в области фармацевтической химии на современном уровне развития науки и техники.
Из документов, представленных в подтверждение квалификации Банзаковой В.П., не усматривается, что она обладает специальными познаниями для ответа, в частности на поставленные судом вопросы, содержит ли лекарственный препарат «Несклер» (МНН – Финголимод), регистрационный номер ЛП-002720 от 20.11.2014, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации № 2569732 формулы изобретения, либо признак,
эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения; были ли известны данные признаки в качестве эквивалентных до даты приоритета изобретения.
Как усматривается из сведений открытого реестра изобретений, патент Российской Федерации № 2569732 имеет дату конвенционного приоритета 27.06.2006.
Следовательно, эксперт, которому поручается проведение экспертизы по настоящему делу, должен, во всяком случае, обладать специальными знаниями в области фармацевтической химии относительно уровня техники по состоянию на указанную дату.
Документы, необходимые для установления квалификации эксперта, достаточной для проведения экспертизы, в материалы дела не представлены.
Статус патентного поверенного и положительный опыт в сфере патентования свидетельствует о наличии правовых знаний в сфере патентного права, в то время как предметом судебной экспертизы выступает именно техническое исследование, вопросы права находятся за пределами компетенции эксперта.
Кроме того, сведения о наличии положительного опыта в сфере патентования, участия в рассмотрении патентных споров в арбитражных судах и Суде по интеллектуальным правам документально не подтверждены.
Суд кассационной инстанции признает также обоснованным довод кассационной жалобы об отсутствии в обжалуемом определении суда мотивов, по которым суд апелляционной инстанции отклонил иные кандидатуры экспертов, предложенные сторонами.
Так, истец представил кандидатуры экспертов Мошковского С.А., Ясного И.Е., Хорошкеева В.А., Лалаева Б.Ю. ответчик – Веретенникова Е.А., Пуцыкина Ю.Г., Григорян А.Р., Иванова Р.А.
Согласно статье 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении должны быть указаны мотивы, по
которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, вывод по результатам рассмотрения судом вопроса.
В обжалуемом определении мотивы, которыми руководствовался суд апелляционной инстанции при выборе эксперта, а также мотивы, по которым он выбрал кандидатуру эксперта Банзаковой В.П. и отклонил иные кандидатуры, отсутствуют, что также не соответствует положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Таким образом, исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 17 постановления Пленума № 23, суд кассационной инстанции при проверке законности определения о приостановлении производства по делу, с учетом исследования доводов кассационной жалобы, считает, что судом апелляционной инстанции нарушен порядок назначения экспертизы.
На основании части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
По смыслу статьей 64, 65, 71, 82, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебная экспертиза является одним из способов доказывания обстоятельств, имеющих существенное значения для правильного разрешения спора, в случаях, когда суду необходимы специальные знания для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов.
Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в силу части 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве
доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера, и по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.
Вместе с тем нарушение порядка назначения судебной экспертизы, а также проведение ее лицом, не отвечающим требованиям, установленным в статье 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, могут являться основаниями для последующей квалификации экспертного заключения в качестве ненадлежащего доказательства по делу и это тем более недопустимо в ситуации, когда судебная экспертиза назначена в суде апелляционной инстанции.
С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что обжалуемое определение принято судом апелляционной инстанции с нарушением норм процессуального права, в связи с чем оно не может быть признано законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При новом рассмотрении вопроса о назначении судебной экспертизы суду апелляционной инстанции необходимо устранить допущенные нарушения порядка назначения экспертизы, надлежащим образом выбрать экспертную организацию (определить кандидатуру эксперта) с учетом представленных сторонами сведений о квалификации экспертов, указать мотивы, по которым отклоняются иные кандидатуры экспертов.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2020 по делу № А40-166457/2018 отменить, направить вопрос о назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий Ю.М.Сидорская
судья Судья Г.Ю. Данилов
Судья В.А. Корнеев
