СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва 15 декабря 2017 года Дело № А40-210165/2016
Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2017 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – судьи Голофаева В.В.,
судей – Рогожина С.П., Уколова С.М.,
рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества «Синергия капитал» (ул. Победы, д. 26, г. Красногорск, Московская обл., 143090, ОГРН 1027739921725) и компании Les Publications Conde Nast S.A. (3 Avenue Hoche, 75008, Paris, France) на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 (судья Шудашова Я.Е.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017 (судьи Свиридов В.А., Москвина Л.А., Чеботарева И.А.) по делу № А40-210165/2016
по заявлению компании Les Publications Conde Nast S.A. и открытого акционерного общества «Синергия капитал» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в форме уведомления от 14.06.2016 № 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения 50 % исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377.
В судебном заседании приняли участие представители:
до перерыва:
от Les Publications Conde Nast S.A. – Ариевич Е.А., Гришанова Г.И., Ермолина Д.Е. (по доверенности от 27.01.2015);
от открытого акционерного общества «Синергия капитал» – Степанова В.В. (по доверенности от 11.01.2017);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Кольцова Т.В. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-496/41);
после перерыва:
от Les Publications Conde Nast S.A. – Гришанова Г.И. (по доверенности от 27.01.2015), Лесконог Е.В., Фиськина А.Е. (по доверенности от 17.11.2014);
от открытого акционерного общества «Синергия капитал» – Степанова В.В. (по доверенности от 11.01.2017);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Кольцова Т.В. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-496/41).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
Компания Les Publications Conde Nast S.A. (далее также – компания) и открытое акционерное общество «Синергия капитал» (далее – общество «Синергия капитал», общество) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в форме уведомления от 14.06.2016 № 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377; обязании возобновить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 и устранить допущенное нарушение.
Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2016 дело передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания и общество обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права, просят решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт, обязывающий Роспатент произвести регистрационные действия.
В обоснование кассационной жалобы заявители ссылаются на то, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно истолковали положение пункта 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), предусматривающее, по мнению заявителей, возможность совладения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности – в том числе, и в отношении товарного знака.
Также заявители указывают, что суды не применили нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак.
Заявители обращают внимание на то, что предусмотренное заключенным между ними договором о совместном владении товарными знаками от 30.09.2015 и поданным в Роспатент заявлением положение об отчуждении 50% исключительных прав на товарные знаки не означает применения норм гражданского законодательства о вещных правах, как
ошибочно посчитали суды, а является элементом использовавшейся сторонами договорной техники.
Кроме того, заявители указывают, что совместное владение товарными знаками предусмотрено условиями мирового соглашения, утвержденного постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу № СИП-248/2014, согласно которому стороны договорились о совместном владении товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377, а также по международным регистрациям № 929433 и № 430952. При этом отмечают, что в отношении товарного знака по международной регистрации № 430952 Международное бюро ВОИС установило режим совместного владения, и, в отсутствие возражения Роспатента, этому товарному знаку уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителей.
Заявители считают, что поскольку в отношении охраняемого в России товарного знака «VOGUE EUROPE» по международной регистрации № 430952 уже установлен режим совместного владения в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, отказ Роспатента в регистрации совладения другими товарными знаками со словесным обозначением «VOGUE» для товаров тех же классов порождает возможность введения в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и их происхождения, что недопустимо в соответствии с действующим законодательством.
В письменных пояснениях на кассационную жалобу Роспатент просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.
В судебном заседании 05.12.2017 был объявлен перерыв до 10 часов 45 минут 12.12.2017.
В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители компании и общества настаивали на удовлетворении кассационной жалобы; представитель Роспатента в удовлетворении жалобы просил отказать.
Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и письменных пояснений, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.
Как установлено судами и подтверждается материалами дела, решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2014 по делу № СИП-248/2014 по иску закрытого акционерного общества «Конде Наст» и компании Les Publications Conde Nast S.A. к ответчику – обществу «Синергия капитал» частично удовлетворен иск о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 295229, № 304346 и № 433377.
Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по указанному делу утверждено мировое соглашение, заключенное между Компанией Les Publications Conde Nast S.A., ЗАО «Конде Наст», и обществом «Синергия капитал», предусматривающее совместное владение принадлежащими обществу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377, а также по международной регистрации № 929433. Во исполнение условий заключенного мирового соглашения общество
(ответчик) в обмен на совладение товарным знаком по международной регистрации № 430952, принадлежащим компании Les Publications Conde Nast S.A., обязалось передать 50% любых и всех прав (включая исключительное право) в отношении своих товарных знаков в пользу компании (истца), а компания – принять такие 50% любых и всех прав (включая исключительное право).
Компания и общество 16.12.2015 обратились в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377 в порядке, установленном статьями 1232 и 1490 ГК РФ, для установления режима совместного обладания исключительными правами на вышеуказанные товарные знаки. Аналогичные заявления были поданы и в Международное бюро ВОИС в отношении международных регистраций № 929433 и № 430952.
По результатам рассмотрения представленных заявителями 16.12.2015 документов на государственную регистрацию отчуждения исключительных прав на товарные знаки по договору Роспатентом принято решение в форме уведомления от 14.06.2016 № 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения этих исключительных прав.
Отказывая в регистрации, Роспатент исходил из того, что результатом испрашиваемого заявителями отчуждения должен стать режим совладения исключительными правами на данные товарные знаки, который, в свою очередь, исходя их совокупного анализа положений действующего законодательства Российской Федерации и имеющейся судебной практики, по мнению Роспатента, невозможен. Учитывая невозможность государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки, результатом которой явилось бы установление режима совладения исключительными правами на них, Роспатент завершил делопроизводство по рассмотрению заявления от 16.12.2015.
Не согласившись с решением Роспатента, заявители обратились в суд с заявлением о признании его недействительным.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, его функции индивидуализировать товары и услуги юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Суд первой инстанции указал, что согласно пункту 2 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II данного Кодекса, посвященные праву собственности и другим вещным правам.
Суд первой инстанции также отметил, что подзаконными нормативными актами не предусмотрена государственная регистрация Роспатентом «отчуждения 50% исключительного права» на товарный знак по договору.
Отклоняя ссылки заявителей на то, что при отказе в государственной регистрации «отчуждения 50% исключительного права» на товарные знаки по договору Роспатентом не были применены положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, предусматривающего, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно, суд первой инстанции указал, что данная норма ГК РФ находится в разделе «Общие положения» четвертой части ГК РФ, относящейся ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.
Суд отметил, что общие положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, на основании которой исключительное право на средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам совместно, конкретизировано в
статьях 1510 и 1511 ГК РФ, посвященных правовой охране коллективных товарных знаков. Какого-либо иного порядка совладения товарным знаком, как указал суд первой инстанции, ГК РФ не содержит.
Также судом первой инстанции было обращено внимание на то, что представленный в Роспатент на регистрацию договор о совместном владении товарными знаками от 30.09.2015 содержит положения, характерные для договоров других видов, что может характеризовать представленный договор как смешанный, что, в свою очередь, не соответствует положениям пункта 7.10.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 321, о недопустимости внутренних противоречий в представляемых на регистрацию договорах.
С учетом установленных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного акта, принятого Роспатентом в рамках своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства и не нарушающего какие-либо права или законные интересы заявителей, в связи с чем не усмотрел оснований для признания оспариваемого решения недействительным.
Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции поддержал в полном объеме.
Суд по интеллектуальным правам указанные выводы судов не может признать законными и обоснованными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.
Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, действующее законодательство Российской Федерации не только не содержит норм, запрещающих совместное обладание исключительным правом на товарный знак, но, напротив, непосредственно предусматривает такую возможность в приведенном выше положении пункта 2 статьи 1229 ГК РФ.
Суды не учли, что буквальное толкование статьи 1229 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что единственным средством
индивидуализации, исключительным правом на которое нельзя обладать нескольким лицам совместно, является фирменное наименование.
При толковании нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ судами не принято во внимание, что исключительность права состоит не в том, что право должно принадлежать исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом или лицами, определенными законом, и по основаниям, им установленным, а все иные лица не вправе использовать охраняемый данным правом объект без разрешения правообладателя (или правообладателей).
Неверно истолковав положение пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанции пришли к ошибочному выводу о том, что порядок применения общей нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ для товарных знаков определен лишь в статьях 1510 и 1511 ГК РФ, посвященных коллективным товарным знакам.
При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу статьи 1510 ГК РФ коллективный товарный знак принадлежит объединению юридических лиц, то есть одному юридическому лицу, а не нескольким правообладателям, в связи с чем нормы ГК РФ о коллективных товарных знаках судам первой и апелляционной инстанций в любом случае было неверно рассматривать в качестве специальных по отношению к положению пункта 2 статьи 1229 Кодекса о возможности совместного обладания исключительным правом на товарный знак.
Кроме того, судами не учтены нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, прямо предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно – положения пункта (3) статьи 5 С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006.
Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в отношении товарного знака по международной регистрации № 430952,
также являвшегося предметом заключенного между заявителями договора о совместном владении товарными знаками от 30.09.2015, Международное бюро ВОИС установило режим совместного владения, и, в отсутствие возражения Роспатента, этому товарному знаку уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителей.
Основанный на позиции Роспатента вывод судов о наличии внутренних противоречий в представленном в Роспатент договоре о совместном владении товарными знаками от 30.09.2015, мотивированный тем, что данный договор является смешанным, Суд по интеллектуальным правам считает необоснованным, поскольку наличие в договоре элементов других договоров, допускаемое нормами гражданского законодательства (пункт 3 статьи 421 ГК РФ), само по себе еще не означает противоречивый характер соответствующих договорных условий.
Вывод о наличии таких противоречий может быть сделан только на основе толкования условий договора с учетом положений статьи 431 ГК РФ, в то время как из содержания обжалуемых судебных актов такого толкования не усматривается.
Учитывая приведенные положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, а также закрепленный в статье 421 ГК РФ принцип свободы договора, Суд по интеллектуальным правам полагает, что у Роспатента не имелось оснований для отказа в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377.
При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что обжалуемые судебные акты приняты при неправильном применением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании пункта 2 части 1 статьи 287, части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исходя из изложенного, Суд по интеллектуальным правам считает возможным, учитывая нарушение судами норм материального права, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт о признании оспариваемого решения Роспатента незаконным как не соответствующего пункту 2 статьи 1229 ГК РФ, и об обязании Роспатента продолжить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017 по делу № А40-210165/2016 отменить.
Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности в форме уведомления от 14.06.2016 № 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377.
Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 об отчуждении 50 % исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 295229 и № 433377.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.
Председательствующий В.В. Голофаев Судья С.П. Рогожин Судья С.М. Уколов
