СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-11608/2021-ГК

г. Пермь

12 января 2022 года                                                            Дело № А60-59473/2020­­

 Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 января 2022 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Назаровой В. Ю.,

судей Гладких Д. Ю., Яринского С. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Макаровой С. Н.,

при участии: представителя истца, Шукурова С. В. (паспорт, доверенность от 30.10.2020, диплом); представителя ответчика, Ендресяк А. А. (паспорт, доверенность от 18.12.2020,  диплом);

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат», на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 25 июня 2021 года по делу № А60-59473/2020  

по иску акционерного общества «Жировой комбинат» (ИНН 6664014643, ОГРН1026605759696)

к обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» (ИНН 6685178089, ОГРН 1206600047587)

об обязании изъять из оборота и уничтожить контрафактную продукцию, о взыскании компенсации,

                                                     установил:

акционерное общество «Жировой комбинат» (истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский масложировой комбинат» с требованиями обязать ответчика изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации; запретить ответчику вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под товарным знаком «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» производства общества «Жировой комбинат»; о взыскании компенсации в сумме 10 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2021  (резолютивная часть от 18.06.2021)  исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под товарным знаком «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации, запретить ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под товарным знаком «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» производства АО «Жировой комбинат». С ООО «Екатеринбургский масложировой комбинат» в пользу АО «Жировой комбинат» взыскана компенсация в сумме 5 000 000 руб., а также 48 500 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. В обоснование доводов жалобы ее заявитель ссылается на то, что судом при вынесении оспариваемого решения допущены нарушения норм материального и процессуального права: не дана оценка доказательствам - отчетам о проведении социологических опросов, которые указывают на то, что подавляющее число потребителей способно различать товары сторон; сравнение целиком упаковок сторон при оценке сходства товарных знаков недопустимо; не установлена степень сходства комбинированных обозначений, степень однородности товаров истца и ответчика, влияние таких степеней на вероятность смешения;  на упаковке ответчика неверно определен в качестве доминирующего элемент «ЕМЖК», поскольку таковым должен быть признано слово «Уральский»; товарный знак истца длительное время не использовался на рынке, его доминирующий элемент «ЕЖК» не обладает сильным индивидуализирующим свойством и не воспринимается потребителями как средство индивидуализации; факт переработки произведения дизайна истца установлен с точки зрения среднего потребителя при беглой оценке в отсутствие анализа каждого элемента в отдельности; оценка сходства дизайнов сторон спора сведена к сравнению графических элементов, при этом не учтены разные колористические решения, отличия в сюжете, стиле дизайнов; синий цвет является повсеместным на упаковках майонеза, в связи с чем нельзя признать, что ответчиком заимствован цвет дизайна истца; не  исследованы доводы ответчика о параллельном творчестве лица, разработавшего логотип и дизайн его товара, не дана оценка техническому заданию на такую разработку. Апеллянт полагает, что сумма компенсации завышена, поскольку ответчиком выпущена одна пробная партия малого объема, срок нарушения не превышает одного месяца, причинение вреда истцу не доказано; ошибочно распределена компенсация по каждому из нарушений - на нарушение авторского права должна была приходиться сумма меньше, чем на нарушение права на товарный знак; требование истца о запрете использовать логотип и дизайн не могло быть удовлетворено.

В представленном отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2021  производство по рассмотрению апелляционной жалобы ответчика приостановлено с учетом принятых Указов Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года», Губернатора Пермского края от 22.10.2021 № 147 «Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021».

Поскольку истек срок действия мер, введенных Указами Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», Губернатора Пермского края от 22.10.2021 № 147 «Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021», кроме того, от истца поступило ходатайство о возобновлении производства по апелляционной жалобе, определением от 15.11.2021 назначено судебное заседание для решения вопроса о возможности возобновления производства, а также проведения в этом же заседании судебного разбирательства по апелляционной жалобе ответчика на решение Арбитражного суда Свердловской области по настоящему делу.

Протокольным определением от 10.01.2022 производство по апелляционной жалобе возобновлено.

В судебном заседании 10.01.2022 представители сторон на своих доводах настаивали.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных пояснений с дополнительными документами, а также дополнительных доказательств, приложенных к апелляционной жалобе.

         Ходатайство ответчика рассмотрено апелляционным судом в порядке статьи 159 АПК РФ и отклонено на основании положений статьи 268 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 29 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», поскольку ответчиком не представлено надлежащих доказательств уважительности непредставления документов в суд первой инстанции.

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Согласно ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, раскрыть доказательства перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

Нормы ст. 9, 10, 65, 88 АПК РФ призваны обеспечить состязательность и равноправие сторон и их право знать заблаговременно об аргументах и доказательствах друг друга до начала судебного разбирательства, которое осуществляет суд первой инстанции. И лишь в исключительных случаях (п. 2 ст. 268 АПК РФ) суд апелляционной инстанции принимает дополнительные доказательства.

Суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (ч. 3 ст. 8 АПК РФ). Частью 2 статьи 268 АПК РФ предусмотрено, что дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Дополнительно представленные для приобщения ответчиком документы датированы после рассмотрения судом первой инстанции настоящего спора и принятия решения по делу, а соответственно, не были и не могли быть представлены суду первой инстанции. Вместе с тем, данные документы, объективно не существовавшие на момент принятия решения судом первой инстанции, не могут свидетельствовать о незаконности обжалуемого судебного акта. Фактически, представляя указанные доказательства, сторона ссылается в апелляционном суде на обстоятельства, не существовавшие на момент принятия решения, что недопустимо.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта суда первой инстанции проверены апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как установлено судом первой инстанции, общество «Жировой комбинат» является правообладателем товарного знака «ЕЖК Провансаль» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «майонез; приправы; соусы (приправы); кетчуп (соус); горчица» с приоритетом от 11.10.2018, срок исключительного права - до 11.10.2028 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 713041 от 22.052019, выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

01.02.2018 между истцом и ООО «Фабула Групп» заключен договор № 01/02/18/01/6 ЕЖК-ДМ на оказание услуг по разработке объектов интеллектуальной собственности.

Согласно техническому заданию № 2 от 05.02.2018 результаты услуг определены сторонами в редакции дополнительного соглашения к нему № 2 от 24.04.2018 и переданы исполнителем заказчику вместе с соответствующими исключительными правами путем подписания актов об оказании услуг, в том числе: разработка концепт-дизайна (по смыслу, придаваемому данному понятию пунктом 1.2. договора - предварительного решения на начальном этапе оказания услуг) логотипа и упаковки товаров категорий «майонез», «горчица», «кетчуп» на примере 8 товарных позиций: майонезы «Провансаль ЕЖК 67%» в следующих типах упаковки: «дойпак», объемами 400 мл. и 460 мл., «стакан», объемом 250 мл., «ведро», объемом 900 мл., «дой-пак», объемом 400 мл. (позиции «оливковый» и «натуральная линейка»), «горчица столовая» в упаковках «туба», объемом 130 г. и в упаковке «стеклобанка», объемом 200 г., «кетчуп томатный» в упаковке «дой-пак», объемом 400 мл. (пункты 1.1 и 1.2. технического задания, пункты 1.1. и 1.2. акта оказанных услуг № 2.1 от 09.02.2018); разработка на примере товарной позиции «кетчуп томатный» в упаковке «дой-пак», объемом 350 мл., и адаптации дизайн-макета (по смыслу, придаваемому данному понятию пунктами 1.3. и 4.1.6. договора - макета, составленного на основе концепт-дизайна с учетом заданных к нему требований заказчика, являющегося результатом оказания услуг) упаковочного решения для товаров группы «ЕЖК» категории «Кетчупы» в зависимости от вкуса: «шашлычный», «лечо», «острый/новинка чили», «новинка чесночный», «новинка аджика» (пункты 3.1. и 3.1. технического задания, пункты 1.1. и 1.2. акта оказанных услуг № 2.2 от 28.03.2018); разработка на примере товарной позиции «майонез Провансаль ЕЖК 67%» в упаковке «дой-пак», объемом 460 мл., и адаптации дизайн-макета упаковочного решения для товаров группы «ЕЖК» категории «Майонез» в упаковке «дойпак», объемом 400 мл. в зависимости от вкуса: «сметанный» (пункты 2.1. и 2.3. технического задания, пункты 2.1. и 2.2. акта оказанных услуг № 2.2 от 28.03.2018) «с перепелиными яйцами», «с лимонным соком», «оливковый» (пункт 2.3. технического задания, пункт 1.2. акта оказанных услуг № 2.3 от 18 июня 2018 года), адаптации дизайнмакета товаров категории «Майонез» по виду упаковки: майонез «Провансаль «ЕЖК 67%» «стакан», объемом 250 мл., и «стеклобанка», объемом 480 мл. (пункт 2.2. технического задания, пункт 1.1. акта оказанных услуг № 2.3 от 18.06.2018); адаптация дизайнмакета упаковочного решения для товарной позиции «Провансаль ЕЖК Домашний» категории «Майонезный соус» по виду и объему упаковки: «стакан», объемом 250 мл., «дой-пак», объемами 460 мл., 200 мл., 900 мл., «ведро», объемом 900 мл (пункты 4.1. и 4.2. технического задания, пункты 2.1. и 2.2. акта оказанных услуг № 2.3 от 18.06.2018).

Как следует из приложения к акту № 2.1 от 09.02.2018, упаковка товара - майонез «Провансаль ЕЖК 67%» и логотип «Провансаль ЕЖК», созданные ООО «ФАБУЛА ГРУПП», являются производными (редизайн) от упаковки и товарного знака истца, зарегистрированного 18.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за номером 401741.

Факт создания в интересах акционерного общества «Жировой комбинат» логотипа и дизайна упаковки товара - майонез «Провансаль ЕЖК 67%», наличие условий для перехода и переход исключительного права на произведения дизайна к истцу, наличие у истца права на товарный знак «ЕЖК Провансаль» сторонами не оспариваются. Более того, установлены в рамках рассмотрения дела № А70-19923/2020.

Таким образом, общество «Жировой комбинат» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ЕЖК Провансаль» и на дизайн упаковки майонеза «ЕЖК Провансаль».

Как следует из искового заявления, истцом на рынке Уральского Федерального округа выявлена продукция ответчика - майонез «Уральский провансаль».

Истец, ссылаясь на то, что контрафактная продукция содержит имитацию товарного знака истца, сходную с ним до степени смешения: схож порядок размещения на упаковке цветных объектов, центральная аббревиатура «ЕМЖК» схожа с элементом зарегистрированного товарного знака истца, помимо этого выявленный товар фактически копирует дизайн упаковки и этикетки истца, обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Истец также представил заключение от 03.11.2020 № 02224 Патентно-правовой фирмы «ЮС», в котором приведен сравнительный анализ дизайна упаковки майонеза «ЕЖК» и спорного дизайна «ЕМЖК» и согласно которому сходными являются цветовое сочетание фона и элементов лицевых сторон упаковок, общая композиция охраняемых и неохраняемых элементов сравниваемых дизайнов, сходны до степени смешения индивидуализирующие и описательные элементы в составе сравниваемых дизайнов.

По мнению истца, использование сходного дизайна упаковки при оформлении собственного товара, маркируемого обозначением «ЕМЖК Провансаль», сходным до степени смешения с товарным знаком истца «ЕЖК Провансаль», демонстрирует недобросовестность ответчика как участника гражданского оборота.

Ответчик, возражая против удовлетворения иска, считает, что упаковка производства ответчика, а равно ее элементы, не нарушают исключительных прав истца, ответчик использует на упаковке собственное фирменное наименование, сходство до степени смешения с товарным знаком истца и дизайном отсутствует. Упаковка истца не является оригинальной, не создана творческим трудом и не является объектом авторского права.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что истцом доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав, в связи с чем, требования истца удовлетворены. При этом суд, принимая во внимание длительный характер нарушения, количество контрафактного товара, масштаб выпуска контрафактной продукции, учитывая характер и степень вины ответчика, поскольку именно ответчик является производителем контрафактного товара, с учетом доводов ответчика о прекращении им действий, приведших к нарушению прав истца, счел разумным и справедливым уменьшить размер компенсации в два раза до 5 000 000 руб. (по 2 500 000 руб. за каждый объект интеллектуальной собственности).

Проанализировав доводы апелляционной жалобы, отзыва на жалобу, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

Согласно ст. 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана, среди прочего, относятся объекты авторского права, товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу ст. 1226 ГК РФ на такие результаты признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное (имущественное) право, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные и иные права.

Из ст. 1255 ГК РФ следует, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. В состав авторского права, среди прочего, входит исключительное право на произведение. Произведения дизайна отнесены ст. 1259 ГК РФ к объектам авторского права.

Согласно п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом, при этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

В п. 1 ст. 1229 ГК РФ установлено, что использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

В п. 2 ст. 1259 ГК РФ определено, что к объектам авторского права относятся также производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Под переработкой произведения понимается создание производного произведения (пункт 1 статьи 1260, подпункт 9 статьи 1270 Кодекса).

При переработке произведения происходит видоизменение первоначального произведения - по сути его форма частично заменяется другими элементами. Само произведение при этом, взятое в оригинальной (первоначальной) форме, остается узнаваемым, копируется (в том числе частично) и постольку продолжает использоваться, поскольку любое производное произведение создается с заимствованием его элементов и тем самым является одним из способов использования исключительного права правообладателя оригинального произведения. Таким образом, любое произведение, созданное в результате переработки, обязательно связано с уже существующим произведением, что в свою очередь создает правовую зависимость. Из взаимосвязи пунктов 1 и 3 статьи 1260 ГК РФ следует, что переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) хоть и принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения, тем не менее переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права лишь при условии соблюдения прав авторов первоначальных произведений через их согласие.

В силу п. 1 ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение, способами, определенными в пункте 2 данной статьи, в том числе, для дизайнерского проекта - его переработкой и практической реализацией (подпункты 9 и 10).

Согласно п. 89 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1 - 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда ГК РФ допускается свободное использование произведения (указанные исключения не относятся к настоящему спору).

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.

Таким образом, учитывая положения статьи 1260 ГК РФ, в случаях нарушения прав автора первоначального произведения (отсутствие его согласия) возникновение авторского права переработчика на производное произведение еще с момента создания такого произведения неразрывно связывается с его ограничением в части использования. Приспособление (заимствование) первоначального дизайна для собственного товара является частным случаем переработки произведения. При этом наличие несущественных изменений не исключает сам факт переработки.

Для формирования выводов суда о факте переработки дизайна как графического изображения или его отсутствии необходимо установить, какие признаки указывают на то, что при создании своего произведения автор использовал чужое произведение в качестве источника или заимствовал существенные элементы оригинального произведения, иными словами, выявить сходство между произведениями.

Данная позиция соотносится с Постановлениями Суда по Интеллектуальным правам от 02.11.2018 № С01-935/2018 по делу № А35-5996/2017, от 02.11.2018 № С01-935/2018 по делу № А35- 5996/2017, согласно которым при оценке фактов наличия или отсутствия переработки произведения изобразительного искусства либо дизайна суды вправе по аналогии использовать общие критерии оценки комбинированных обозначении, включающих изобразительные и словесные элементы, изложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, зарегистрированных в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18.08.2015 и введенных в действие с 31.08.2015 (далее - Правила).

Кроме того, при анализе обозначений на тождество или сходство, а также оценке возможности их смешения в гражданском обороте, судом принимается во внимание Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, введенное в действие Приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство), основанное на положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом методических подходов, разработанных в системе Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Согласно п.п.1, 2 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Одним из способов реализации такого права использования является размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, оценка доводов истца о схожести дизайнов упаковок товара истца и спорного товара, также, как и оценка довода о схожести до степени смешения его товарного знака с изображением, размещенном на спорном товаре ответчика, подлежит проверке судом через сравнение графических элементов товарных упаковок, что и сделано судом первой инстанции.

Судом первой инстанции верно определено, что доминирующее положение упаковки товара истца занимает изображение товарного знака по свидетельству № 713041 - оно выполняет основную индивидуализирующую функцию дизайна и визуально доминирует в нем за счет его контрастного графического исполнения и пространственного положения. Именно с него начинается восприятие анализируемого дизайна. Основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет буквенное сочетание «ЕЖК» в характерной графической манере и контрастном исполнении на фоне полуовала. Именно на нем, прежде всего, акцентируется внимание.

Судом также отмечено, что элементы верхней части дизайна спорного товара «ЕМЖК» и «Провансаль», практически повторяющие элементы «ЕЖК» и «Провансаль» верхней части дизайна упаковки товара истца, выполнены наиболее контрастно, в более ярком цветовом сочетании относительно иных элементов, тем самым привлекая к себе первоочередное внимание потребителя.

Все эти отличительные элементы дизайна упаковки товара истца воспроизводятся в сходной манере в дизайне спорного товара, также составляя основу его композиции и формируя общее впечатление у потребителя.

Стилизованное изображение гор с восходящим солнцем в верхней части дизайна спорного товара выполнено схематично, без детализации, и при первом беглом впечатлении оно воспринимается как широкая полоса зеленого цвета со словом «Уральский». Восприятие указанного изображения как стилизованного изображения горной цепи возможно только при более внимательном изучении дизайна, что не является целью среднестатистического потребителя. Кроме того, композиционное и цветовое исполнение элемента «Уральский» между более контрастными элементами «ЕМЖК» и «Провансаль», сходными с аналогичными элементами «ЕЖК» и «Провансаль» дизайна упаковки товара истца, порождает возможность его восприятия потребителем как нового видового указания «Уральский» - продолжения серии известной ему продукции «ЕЖК Провансаль» - и тем самым введения потребителя в заблуждения относительно изготовителя спорного товара.

Поскольку словесный элемент «Провансаль» является описательным, основным элементом товарного знака по свидетельству № 713041 выступает буквенное сочетание «ЕЖК». При этом буквенные сочетания «ЕЖК» и «ЕМЖК» имеют близкий состав из букв, расположенных в одинаковом порядке, тождественные начальные и конечные части и отличаются лишь одной буквой «М», выполнены в сходной графической манере печатными заглавными буквами русского алфавита сходным типом шрифта. Сравниваемые обозначения являются аббревиатурами со смысловым содержанием, близким к идентичному и при этом понятным рядовому потребителю - Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК) и Екатеринбургский масложировой комбинат (ЕМЖК). Аналогичное композиционное выполнение элемента «ЕМЖК» в верхней части дизайна спорного товара на фоне контрастного полукруга в близком цветовом сочетании и графике усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом и может ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя спорного товара. Несмотря на то, что обозначение «ЕМЖК» является частью сокращенного фирменного наименования производителя - ООО «ЕМЖК», характер его использования в оригинальной графике, контрастном исполнении в цвете, крупном размере относительно остальных элементов упаковки и без указания организационно-правовой формы юридического лица не отвечает законной цели информирования потребителя о производителе соответствующей продукции.

Суд также отразил в решении тот факт, что майонезы «ЕЖК Провансаль» и «ЕМЖК Провансаль» относятся к одной товарной категории и имеют одно назначение, следовательно, товары истца и ответчика являются взаимозаменяемыми для потребителя, что в совокупности с вышеизложенным, согласно разъяснениям, изложенным в п. 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019, прямо указывает на высокую вероятность смешения товаров.

Таким образом, судом первой инстанции дана мотивированная оценка товарного знака истца и спорного обозначения ответчика на предмет их сходства до степени смешения.

После общего осмотра сравниваемых упаковок товаров последовало установление их сильных элементов, привлекающих первоочередное внимание среднестатистического потребителя. Данными элементами оказались товарный знак истца и спорный логотип ответчика, сходству которых дана оценка по графическому, звуковому и смысловому критериям.

Суд первой инстанции  правомерно установил сходство цветовых гамм изображений, графической манеры букв, порядка размещения элементов на изображениях, буквенных сочетаний, смысловых содержаний аббревиатур, а также исполнения неохраноспособных элементов. При этом отдельное сравнение судом иных элементов упаковок сторон правового значения при оценке сходства товарного знака истца и обозначения ответчика не имеет, поскольку не влияет на результат такой оценки.

В связи с правомерностью указанных выводов суда также нельзя признать обоснованным довод апеллянта о том, что в оспариваемом решении не устанавливается степень сходства комбинированных обозначений, степень однородности товаров истца и ответчика, влияние таких степеней на вероятность смешения. Из содержания оспариваемого решения следует, что сходство обозначений позволяет установить опасность смешения товаров истца и ответчика для потребителей, при этом, учитывая однородность (идентичность) таких товаров, для констатации факта нарушения достаточно установить низкую степень сходства обозначений. Вместе с этим высокая степень их сходства является очевидной.

Вопреки мнению апеллянта, оценка результатов социологических опросов, представленных в материалы дела, прямо подтверждает обоснованность выводов суда первой инстанции о фактическом смешении товаров истца и ответчика в глазах потребителей.

Ответчиком представлены в материалы дела отчет, подготовленный АНО «Аналитический центр Юрия Левады» по итогам проведения социологического опроса 1500 респондентов, а также 2 отчета АО «ВЦИОМ», отражающие результаты опроса 350 респондентов. Как указывал в первой инстанции ответчик, данные отчеты отражают мнение потребителей майонезной продукции в отношении схожести упаковок майонеза «ЕЖК Провансаль» и «ЕМЖК Уральский Провансаль» в упаковках «дой-пак», «стакан», схожести до степени смешения товарного знака истца по Свидетельству №401739 и №713041 и комбинированного обозначения, заявленного ответчиком для регистрации в качестве товарного знака по Заявке в Роспатент №2020758964, возможности относимости их к одному или разным производителям.

Истцом в свою очередь представлены 2 отчета по итогам проведения социологического опроса 5000 респондентов, подготовленный ООО «ВАНТРА ГРУПП», и 7000 респондентов, подготовленный ООО «Компания «Аналитическая Социология» предоставлении по сопоставимым вопросам.

Ответчиком также не учтено, что наряду с ответами о единстве производителя его товара и товара истца, имеется значительное количество ответов в пользу связанных друг с другом производителей, что соотносится с п. 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 и понятиями «Холдинг», «Группа компаний», чем и является Группа Русагро, что подтверждается информацией, размещенной на веб-сайтах (Приложение №2 к пояснениям истца №б/н от 16.06.2021):

https://www.rusagrogroup.ru/ru/biz№es/maslozhirovoi-biz№es/aktivv/,

https://www.rusagrogroup.ru/ru/biz№es/maslozhirovoi-biz№es/produkciia/,

https://www.rusagrogroup.ru/ru/biz№es/maslozhirovoi-biz№es/bre№dv/.

В обоснование своей жалобы заявитель приводит доводы о том, что слово «Уральский» является доминирующим элементом в его обозначении «ЕМЖК Уральский провансаль», следовательно, именно его надлежит сравнивать с элементом «ЕЖК» из товарного знака истца.

Между тем, данная позиция не может быть принята как не имеющая правового обоснования, противоречащая правилам о необходимости сравнения обозначений с точки зрения среднестатистического потребителя и направленная на прикрытие их очевидного сходства.

Согласно п. 162 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 суд должен учитывать, в отношении каких элементов товарного знака и обозначения имеется сходство - сильных или слабых.

Таким образом, суд первой инстанции, устанавливая сходство товарного знака и спорного обозначения, последовательно и верно определил их сходные элементы, а также принял в учет высокую степень влияния таких элементов на восприятие потребителя. Судом сделан верный вывод о том, что слово «Уральский» не является доминирующим элементом на логотипе ответчика, его размещение на упаковке товара не отменяет ассоциации в целом, возникающей между товарами сторон спора.

Данный факт также подтверждается представленным ответчиком в материалы дела Отчетом, подготовленным АНО «Аналитический центр Юрия Левады» по итогам проведения социологического опроса - во всем Отчете нет ни единого слова «Уральский» при описании упаковки товара ответчика, вместо этого без исключений употребляется выражение «упаковка «ЕМЖК».

Данный порядок соответствует п. 42-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее - «Правила»).

Так, в силу п. 32 Правил к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений.

Согласно п. 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Как следует из п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1)  звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3)         смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п. 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в данном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу п. 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обо-значениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Порядок проведенного судом анализа сходства обозначений также соотносится с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (введено Приказом ФГБУ ФИПС от 20.10.2020 №12), из п. 7.1.1. которого следует, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака между собой и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. Такое общее впечатление формируется в том числе основной цветовой гаммой и доминирующими элементами знака, которые потребитель помнит, как правило, приблизительно.

Согласно п. 7.1.2.4. данного Руководства комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом.

В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Сам факт предоставления исключительного права товарному знаку истца, в состав которого входит фантазийный элемент «ЕЖК», подтверждает, что в комбинированном товарном знаке истца элемент «ЕЖК» является охраняемым (на иное было бы прямо указано - п. 35 Правил), определяющим различительную способность всего обозначения и не может быть слабым элементом, поскольку является доминирующим (п. 7.1.2.4. Руководства).

При этом довод ответчика о том, что сочетания букв, не имеющие смысла, сложно запоминаются потребителем и не выполняют индивидуализирующую функцию, не соответствует действительности и опровергается примерами регистрации таких товарных знаков, как МТС, BMW и т.д.

Вопреки мнению ответчика, все иные словесные и изобразительные элементы упаковки продукции ответчика, являются второстепенными, не обладают различительной способностью, поскольку характеризуют маркируемый ими товар, указывая на его вид, состав, жирность, место производства, или представляют собой натуралистические изображения продуктов и готовых блюд, ввиду чего относятся к неохраноспособным элементам, не способным индивидуализировать товар.

Не относится к охраняемым и словесный элемент «Уральский», указывающий лишь на место происхождения/производства майонеза. Кроме того, звуковое сочетание «ЕМЖК» [е-эм-жэ-ка] легче воспринимается, нежели словесное обозначение [у-ральск-кий] с точки зрения фонетики, а также ярче воспринимается за счет цветовой гаммы, поскольку исполнено на желтом фоне красными буквами, графика которых присуща плакатному стилю, что делает его значительно заметнее и привлекательнее по сравнению со словесным элементом «Уральский», выполненным в белом цвете на зеленом фоне со стилизацией под рукописный шрифт, что усложняет его восприятие и прочтение. Наряду со словом «Уральский» не играет роли и описательное слово «Провансаль».

В Заключении, представленном в дело ответчиком, утверждается, что осмотр упаковки товара начинается, как правило, сверху, при этом в соответствии с таким замечанием, в самой верхней части упаковки размещен как раз словесный элемент «ЕМЖК», из чего следует, что именно с него начинается осмотр упаковки ответчика, а никак не с обозначения «Уральский», ввиду чего присутствие словесного элемента «Уральский» в составе анализируемого на сходство обозначения не может служить основанием для выводов об отсутствии такого сходства.

Выделение в Заключении двух доминирующих элементов в составе лицевой части упаковки (стр. 6-7) - словесного «Уральский» и изобразительного, представляющего собой изображение желтого солнца и зеленых гор, противоречит применимым нормам материального права и указывает на некорректность Заключения, поскольку доминирующий элемент в обозначении может быть только один (доминировать - преобладать, господствовать, быть основным - БТС русского языка, С-П «Норинт», 2000г., с.273; С.И. Ожегов и др. «Толковый словарь русского языка», М., 1999г., с.174). При этом выделение в комбинированном обозначении в качестве доминирующего элемента словесного элемента «Уральский», не обладающего различительной способностью, как указывающего на место происхождения товара/производства майонеза, противоречит применимым критериям анализа комбинированных обозначений на тождество и сходство.

Подлежит отклонению также и довод заявителя жалобы о том, что товарный знак истца «ЕЖК Провансаль» длительное время не использовался на рынке, в связи с чем его доминирующий элемент «ЕЖК» не обладает сильным индивидуализирующим свойством и не воспринимается потребителями как средство индивидуализации.

Как верно отмечено судом первой инстанции и не оспаривается апеллянтом, из анализа товарного знака следует, что именно словесное обозначение «ЕЖК» занимает доминирующее положение в товарном знаке истца, являясь сильным элементом.

Известность товаров линейки истца «ЕЖК Провансаль» подтверждается множественностью рекламных роликов, размещенных на сайте https://www.youtube.com и представленных истцом в дело на DVD диске, телевизионных медиапланов, графиков подтвержденных выходов рекламы и эфирных справок с 2019 по 2021 годы (приложение №10 к исковому заявлению от 26.11.2020, приложения 5-21 к дополнениям истца  №б/н от 10.04.2021 к возражениям на отзыв ответчика).

Указанная известность следует также и из доказательств, представленных в дело ответчиком, в частности из Отчета АО «ВЦИОМ», согласно которому из 350 респондентов «абсолютное большинство респондентов знакомы с майонезом «ЕЖК» в упаковке «дой-пак» (98%) и в пластиковом контейнере (99%), при этом 93% и 95% из них покупали или пробовали его в данных упаковках».

В связи с этим обратное мнение апеллянта является голословным и противоречит материалам дела.

Суд первой инстанции верно установил нарушение прав истца на дизайн упаковки.

При оценке фактов наличия или отсутствия переработки произведения изобразительного искусства либо дизайна суды вправе по аналогии использовать общие критерии оценки комбинированных обозначений, включающих изобразительные и словесные элементы, изложенные в Правилах, кроме того разъяснение, содержащееся в пункте 13 Обзора судебной практики, утвержденного информационным письмом ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, о том, что вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, по аналогии может быть применено и к установлению факта переработки произведения (Постановления СИП от 02.11.2018 по делу № А35-5996/2017, от 10.12.2019 № С01-1271/2019 по делу № А83-14576/2018).

Воспроизведение особенностей дизайна свидетельствует о его использовании и нарушении исключительных прав, например, используемого шрифта. Совокупность элементов дизайна, используемых на упаковке продукции ответчика, с учетом способа изображения, расположения, создания внешней формы, в большинстве своем воспроизведение элементов дизайна упаковки продукции, выпускаемой истцом свидетельствует о факте нарушения ответчиком исключительных прав на произведение дизайна, принадлежащее истцу.

Проводя сравнительный анализ графических дизайнов упаковок товаров истца и ответчика, суд первой инстанции верно установил сходство цветового сочетания фона и элементов лицевых сторон упаковок:     сходный цвет фона упаковки (фон обоих дизайнов выполнен в оттенках синего цвета),        сходный принцип цветопередачи фона упаковки (от более интенсивного и насыщенного цвета по краям с плавным переходом к более светлой середине с белым центром),      близкая к идентичной цветовая гамма изобразительных и словесных элементов верхней, нижней и центральной частей дизайнов (цветовое сочетание элементов дизайнов преимущественно состоит из комбинации темно-красного, красного, зеленого, синего/темно-голубого, коричневого и белого цветов);         является цветовой инверсией изобразительных и словесных элементов (а) комбинация белых букв «ЕЖК» на темно-красном фоне и темно-красных букв «ЕМЖК» на желтом фоне в близком к идентичному графическом исполнении, (б) исполнение словесных элементов «Уральский майонез» и «Провансаль» на фоне изобразительных обозначений;

сходство общей композиции упаковок (основные и вспомогательные элементы):         в верхних частях обеих упаковок по центру размещен буквенный элемент с указанием аббревиатуры на фоне полукруга (как части эллипса);     в центральных частях обеих упаковок по центру размещены указание жирности, реквизиты ГОСТа, слева единообразно размещен многоугольник с описательным элементом внутри;      в нижней правой части размещено натуралистическое изображение с изобразительным элементом с правой стороны;

сходство шрифта: аббревиатуры «ЕЖК» и «ЕМЖК» выполнены прямым «плакатным» шрифтом, какое-либо различие их шрифтов не уловимо глазу: у букв «Е», «Ж» и «К» едина форма и пропорция размещения частей;  единообразным шрифтом выполнены словесные элементы с указанием ГОСТа и жирности и т.д.;

смысловое сходство: очевидное указание аббревиатурами «ЕЖК» и «ЕМЖК» на производителей товаров; существует смысловая инверсия ряда описательных элементов: «ЛЮБИМЫЙ ВКУС ДЕТСТВА» и «ЛЮБИМЫЙ УРАЛЬСКИЙ ВКУС»; «ЛЮБИМЫЙ ВКУС ДЕТСТВА» и «КАЧЕСТВО С 1959 ГОДА».

На основании такого анализа судом обоснованно установлено, что лицевая сторона упаковки майонеза ответчика воспроизводит внешний вид лицевой стороны упаковки майонеза истца, имитирует его.

С учетом изложенного, довод апеллянта о том, что факт переработки произведения дизайна истца установлен судом первой инстанции только лишь с точки зрения среднего потребителя при беглой оценке в отсутствие анализа каждого элемента в отдельности не соответствует действительности и также подлежит отклонению.

Само по себе отличие стилей сравниваемых произведений дизайна упаковки товара при очевидном сходстве их сильных элементов не может исключать факта заимствования, поскольку придание нового стиля фактически выступает самим видом вмешательства в первоначальный объект.

В каждом конкретном случае следует принимать во внимание совокупность обстоятельств, в том числе какие именно элементы сравниваемых произведений являются схожими, какова их роль для восприятия, значительность отличий.

В рассматриваемом случае при высокой степени смыслового и графического сходства отличия дизайнов сторон спора нельзя признать существенным. Аналогично этому, ссылка ответчика на придание первоначальному произведению нового сюжета также не отменяет сам факт переработки.

Не является обоснованной также позиция ответчика о том, что синий цвет является повсеместным на упаковках майонеза и не мог быть заимствован из дизайна истца, основанная на результата мониторинга, проведенного ООО «Лейблмен».

Согласно п. 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

Дизайн упаковки майонеза истца представляет собой результат творческого процесса, который заключается в создании внешнего художественно-эстетического образа материального объекта

Само нарушение исключительных прав истца на такой дизайн не вытекает из введения ответчиком в оборот товара в упаковке, исполненной преимущественно в оттенках синего цвета, но следует из выбора и размещения им элементов спорной упаковки, которые комплексно позволяют установить факт использования произведения дизайна истца.

Помимо этого, представленный в дело ответчиком данный результат мониторинга не может быть принят судом в качестве доказательства ввиду отсутствия возможности его проверки на предмет достоверности.

Согласно п. 95 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Создание похожего (например, в силу того, что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

Доказывание законности использования результата интеллектуальной деятельности, на которое истец ссылается как на нарушение его исключительных прав, относится к бремени доказывания ответчика, представление доказательств создания такого результата в связи с параллельным творчеством также относится к бремени доказывания ответчика.

Параллельное творчество подразумевает не только создание тождественных или эквивалентных технических решений в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано, и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области.

Апеллянт по тексту жалобы ссылается на то, что логотип «ЕМЖК Уральский Провансаль» и дизайн его упаковки являются результатом услуг привлеченного им ООО «КЕМО», указывает, что судом первой инстанции не исследованы его доводы о параллельном творчестве указанного лица, не дана оценка техническому заданию на разработку таких логотипа и дизайна.

По мнению апеллянта, указанные обстоятельства подтверждают отсутствие факта переработки им упаковки истца, поскольку дизайнер, поставленный в четкие рамки технического описания, не мог использовать в качестве примера или референса такую упаковку.

Как следует из п. 107 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в тех случаях, когда произведение создается по заказу, отношения сторон договора, в котором стороной является автор, регулируются статьей 1288 ГК РФ (договор авторского заказа). Положения статьи 1296 ГК РФ (произведения, созданные по заказу) применяются только к случаям, когда подрядчиком (исполнителем) договора заказа на создание произведения выступает лицо, которое само не является автором заказанного произведения.

В силу п. 1 и пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ переработка является одной из форм использования произведения и входит в исключительное право автора такого произведения или иного правообладателя. Согласно п. 54 указанного Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 надлежащим ответчиком по требованию о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, является названное юридическое лицо или гражданин, работник которого допустил нарушение (п. 1 ст. 1068 ГК РФ).

Согласно п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 в соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу п. 1 ст. 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда. При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении.

Как следует из представленного договора №09/20-05 от 01.09.2020, Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями указанного договора (п. 3.1.), а ответчик - предоставить Исполнителю до начала работ всю информацию, необходимую для исполнения договора, в т.ч. информацию для создания Исполнителем Технического описания, логотип и фирменный шрифт, фотографии и другие графические изображения.

Из п. 3.2.1 договора следует, что ответчик как заказчик по договору должен был ставить перед исполнителем четкую задачу по созданию упаковки майонеза «Уральский майонез» и давать четкие технические указания. Согласно п. 1.2. договора Техническим описанием является документ, согласуемый сторонами, определяющий требования к дизайну и иные сведения. По Акту сдачи-приемки услуг №254 ответчик принял услуги Исполнителя по разработке дизайна этикетки майонеза «Уральский майонез». Договор №09/20-05 от 01.09.2020, приложение №1 к нему от 01.09.2020, а также акт сдачи- приемки услуг №254 от 23.09.2020, представленные ответчиком в материалы дела, подписаны со стороны заказчика генеральный директором ООО «ЕМЖК» Э.В. Андреевым.

Наряду с указанными документами доказательств создания дизайна ООО «КОМИ» в связи с параллельным творчеством ответчиком не представлено.

Таким образом, ответчик является лицом, выпустившим в оборот контрафактную продукцию, а также лицом, давшим задание на разработку внешнего вида ее упаковки, предъявившим требования и контролирующим создание спорных дизайна и логотипа, в полной мере удовлетворившимся ими как результатом оказания услуг.

При этом исполнение договора ООО «КОМИ» не исключает факта переработки произведения дизайна истца, а также факта нарушения исключительных прав истца на такой дизайн действиями ответчика. Мнение апеллянта об обратном основано на неверном толковании закона.

Кроме того, как верно указано судом первой инстанции, аббревиатура «ЕМЖК» на спорном товаре с очевидностью свидетельствует о способе передачи потребителям информации о сокращенном наименовании без указания организационно-правовой формы его изготовителя, что следует из маркировки спорного товара на оборотной стороне его упаковки. Данный факт подтверждается ответчиком по тексту его отзыва на исковое заявление.

Ввиду этого судом обоснованно учтено, что датой регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака истца является 11.10.2018, в то время как государственная регистрация ответчика в Едином государственном реестре юридических лиц - 26.08.2020.

Данный факт в совокупности с доказательствами дат выхода и размещения в сети Интернет рекламных роликов товара истца, свидетельствует о том, что обнародование его дизайна и товарного знака предшествовало разработке спорного дизайна как до, так и после регистрации ответчика в ЕГРЮЛ.

Поскольку судом первой инстанции верно установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, требование истца о взыскании компенсации является правомерным и обоснованно удовлетворено судом.

Истцом заявлена сумма компенсации 10 000 000 руб. по 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение исключительных прав на произведение дизайна упаковки.

Согласно п. 62, 63 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 сумма взыскиваемой компенсации, подлежит определению судом в размере и пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252), исходя из представленных сторонами доказательств и не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом первой инстанции в силу положений статей 1301 и 1515 ГК РФ определен размер компенсации в размере 5 000 000 руб., по 2 500 000 руб. за нарушение прав истца на каждый объект интеллектуальной собственности. При этом судом были приняты во внимание длительный характер нарушения, количество контрафактного товара, масштаб выпуска контрафактной продукции, учитывая характер и степень вины ответчика, поскольку именно ответчик является производителем контрафактного товара.

Указывая на несоразмерность указанной суммы компенсации характеру и длительности нарушения, ответчик ссылается на то, что им была выпущена одна пробная партия малого объема, срок нарушения не превышает одного месяца, причинение вреда истцу не доказано. Кроме того, ответчик полагает, что судом ошибочно распределена компенсация по каждому из нарушений - на нарушение авторского права истца должна была приходиться сумма меньше, чем на нарушение права на товарный знак.

Указанный довод не является обоснованным в связи со следующим.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст. 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Как следует из ст. 4 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880), партией пищевой продукции признается определенное количество пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции.

Согласно Отчетам АО «ВЦИОМ» и АНО «Аналитический центр Юрия Левады» по результатам социологических опросов ответчик применяет спорное обозначение не только для майонеза в упаковке «дой-пак», но и также и для иных упаковок, в частности вида «стакан», следовательно, нельзя признать достоверными доводы ответчика о производстве им лишь одной партии продукции.

Таким образом, судом первой инстанции правомерно оценены доказательства, степень и характер нарушения, его длящийся характер, наличие и степень вины нарушителя и иные обстоятельства, компенсация определена по каждому нарушению исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушения.

Вопреки мнению апеллянта, в силу п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер и именно суд определяет размер компенсации.

Согласно п. 57 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

 Вынося оспариваемое решение, суд первой инстанции наряду со взысканием с ответчика компенсации и расходов истца по уплате государственной пошлины за обращение в суд обязал ответчика изъять из оборота принадлежащую ему контрафактную продукцию под обозначением «Уральский провансаль ЕМЖК» и уничтожить ее за свой счет без компенсации, а также запретил ему вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации майонезную продукцию под обозначением «ЕМЖК Провансаль», имитирующим внешний вид упаковки майонезной продукции «ЕЖК Провансаль» Истца.

Указанный запрет является правомерным, поскольку истцом на основании пп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ не заявлено исковое требование об обязании ответчиком наряду с контрафактной продукцией изъять из оборота приобретенные ответчиком материальные носители со спорными логотипом и дизайном, которые арестованы сотрудниками МО МВД России «Сысертский», в связи с чем судом не могла быть исключена угроза нарушения права истца по окончании срока такого ареста.

Ответчик также ссылается на факт рассмотрения его заявки на регистрацию в качестве товарного знака № 713041 после принятия судом первой инстанции решения по настоящему спору.

Однако, в данном случае следует отметить, что как разъяснено в абзаце третьем пункта 154 Постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, в данном случае, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, круг обстоятельств, который входил в предмет установления и исследования судом первой инстанции, принимая во внимание отсутствие заявления ответчика об обращении в РОСПАТЕНТ, дату рассмотрения судом первой инстанции спора по существу, учитывая не утрату возможности оспаривания истцом решения РОСПАТЕНТА от 17.12.2021, а также то, что признание наличия в действиях ответчика по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права, апелляционный суд полагает, что основания для отмены решения отсутствуют.

При таких обстоятельствах, нарушений судом первой инстанции норм материального или процессуального права, которые согласно ст. 270 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционная жалоба не содержит доводов и фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем апелляционная жалоба не может быть признана апелляционным судом обоснованной и не может служить основанием для отмены обжалуемого решения.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает предусмотренных статьей 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта. Таким образом, решение суда от 25.06.2021 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июня 2021 года по делу № А60-59473/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.