Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2024 № А09-11162/20

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А09-11162/2020

24 января 2024 года

20АП-5711/2023, 20АП-5712/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 января 2024 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Мосиной Е.В., судей Волошиной Н.А., Тучковой О.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тютюма К.Д.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Дипром» - Моисеевой Т.М. (паспорт, диплом, доверенность от 21.12.2022), Гурова А.М. (технический директор) (паспорт, доверенность от 14.07.2023),

от ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» - Романова Р.П. (паспорт, диплом, доверенность от 20.04.2021), ген. директора Поздняковой Е.А. (паспорт, приказ от 05.03.2020 №13/1, протокол №5/2020 от 05.03.2020),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Дипром» и общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» на решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу №А09-11162/2020,

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дипром» к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (ОГРН 1083254011719, ИНН 3245501987) о взыскании 98 764 885,84 руб.,

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» к обществу с ограниченной ответственностью «Дипром» о признании права преждепользования и взыскании 46 343 028,48 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дипром» (далее – ООО «Дипром», лицензиар) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее – ООО «БЗПА») о взыскании 98 764 885 руб. 84 коп. (с учетом принятых судом уточнений, т.8, л.д.8-9, 137-138 ), в том числе:

- вознаграждение лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 13 815 803,66 руб.; пени по договору №26 от 02.06.2017 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021;

- вознаграждение лицензиара, исходя из расчётного выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 15 522 453,38 руб.; пени по договору №26 от 02.06.2017 в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020;

- вознаграждение лицензиара, исходя из перерасчёта стоимости вознаграждения ООО «Дипром» в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021.

Кроме того, ООО «Дипром» просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 03.06.2021 по день фактического исполнения обязательств.

ООО «БЗПА» (далее – лицензиат) обратилось в Арбитражный суд Брянской области со встречными исковыми требованиями к ООО «Дипром» (т.2, л.д. 113-117), принятыми арбитражным судом определением от 25.12.2020 к производству по делу №А09-11162/2020 для рассмотрения совместно с первоначальным иском, с учетом принятого судом окончательного уточнения (т.11, л.д.1-10, т.12, л.д.47-48):

- о признании за ООО «БЗПА» право преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента №25955159 до даты признания его недействительным;

- взыскании с ООО «Дипром» 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 исковые требования ООО «Дипром» удовлетворены частично. С ООО «БЗПА» в пользу ООО «Дипром» взыскано 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано. Встречный иск ООО «БЗПА» оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022, ООО «Дипром» и ООО «БЗПА» обратились в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО «Дипром» в апелляционной жалобе указал на несогласие с судебным актом в части отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания вознаграждения лицензиара, исходя из перерасчета стоимости вознаграждения общества «Дипром» в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021. Заявитель жалобы считает, что поскольку у лицензиата выявлена просроченная задолженность и недостоверная отчетность в течение всего периода, лицензиар был вправе произвести перерасчет всех роялти с льготного до базового тарифа на основании пункта 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1.

ООО «БЗПА» в жалобе указывает на то, что патент Российской Федерации №2595159 на изобретение «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата» аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015. После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные сторонами, в соответствии с условиями договора, в связи с чем суд первой инстанции был обязан отказать в иске обществу «Дипром». Заявитель жалобы также выражает несогласие с выводом суда о том, что у него отсутствовало право преждепользования, учитывая, что в соответствии с решением Роспатента от 30.10.2021 патент №2595159 на изобретение «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата» был признан недействительным ввиду несоответствия условию патентоспособности «новизна», поскольку общество «БЗПА» ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащие признаки соответствующего изобретения.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 и постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, ООО «Дипром» и ООО «БЗПА» обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по делу № А09-11162/2020 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 отменено в части взыскания с общества «БЗПА» в пользу общества «Дипром» денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении иска общества «Дипром» к обществу «БЗПА» в данной части отказано.

Исковые требования общества «БЗПА» удовлетворены в части признания за обществом «БЗПА» права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1 477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента № 2595159 до даты признания его недействительным. В остальной части решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023, общество «Дипром» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 по делу № А09-11162/2020 в части удовлетворения искового заявления ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом Российской Федерации № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента Российской Федерации № 2595159 до даты признания его недействительным, отменено.

Дело № А09-11162/2020 в указанной части направлено в Двадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

В остальной части постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 оставлено без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя постановление суда апелляционной инстанции от 07.03.2023 в части удовлетворения требования общества «БЗПА» о признании права преждепользования, указал следующее.

Удовлетворяя встречное исковое требование о признании права преждепользования, суд апелляционной инстанции со ссылкой на пункт 1 статьи 1361 ГК РФ в отсутствие правовых оснований и без учета конкретных обстоятельств дела констатировал: представленные обществом «БЗПА» доказательства подтверждают факт использования преждепользователем решения, тождественного решению, запатентованному патентом Российской Федерации № 2595159, так как все выпускаемые названным юридическим лицом поглощающие аппараты ПМКП-110 содержали в себе признаки запатентованного технического решения.

Между тем, с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, с учетом того, что общество «БЗПА» действовало на основании заключенных лицензионных договоров) судебная коллегия согласилась с позицией общества «Дипром» о том, что выводы суда апелляционной инстанции по обозначенному поводу противоречат сути права преждепользования, основаны на неправильном применении норм материального права, сделаны без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу. Судом апелляционной инстанции не принято во внимание то, что общество «БЗПА», действовавшее исключительно на основании лицензионных договоров, никогда не разрабатывало, не вело приготовление к использованию и не использовало собственные, созданные независимо от авторов патента Российской Федерации № 2595159 и собственников конструкторской документации, тождественные технические решения, являющиеся предметом договорных отношений.

Судебная коллегия также приняла во внимание правовую позицию общества «Дипром» о том, что признавая право преждепользования на выпуск поглощающих аппаратов без уточнения конкретной модели, суд апелляционной инстанции неправомерно распространил это право на выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110, тогда как во встречных исковых требованиях с учетом уточнения и в патенте Российской Федерации № 2595159 не указывается аппарат № ПМКП-110.

Кроме того, судебная коллегия согласилась с позицией общества «Дипром» о том, что до 01.03.2018 общество «БЗПА» не изготавливало само изобретение по патенту Российской Федерации № 2595159, сам корпус не производило, о чем свидетельствует представленное на основании определения суда свидетельство от 06.08.2018 об удостоверении условного номера 1346 для клеймения соответствующей продукции – аппарат поглощающий и корпус поглощающего аппарата, то есть существовали два объекта клеймения независимо друг от друга.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами суда апелляционной инстанции о том, что в данном конкретном случае у ООО «БЗПА» возникло право преждепользования вследствие добросовестного использования запатентованного изобретения до даты возникновения приоритета на него либо при совершении необходимых приготовлений для его использования.

С учетом того, что постановлением суда кассационной инстанции от 27.07.2023 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 об отмене решения Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 в части взыскания с общества «БЗПА» в пользу общества «Дипром» денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и отказе в удовлетворении исковых требований общества «Дипром» к обществу «БЗПА» в данной части, оставлено без изменения, при этом решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 в части отказа в удовлетворении заявления ООО «БЗПА» о взыскании с ООО «Дипром» 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов, не обжалуется, суд апелляционной инстанции рассматривает только законность и обоснованность решения суда в части отказа в удовлетворении исковых требований ООО «БЗПА» к ООО «Дипром» о признании права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента №25955159 до даты признания его недействительным.

ООО «БЗПА» в обоснование доводов апелляционной жалобы, с учетом дополнительных пояснений, указывает на то, что важным составляющим возникновения права преждепользования является именно совершение действий, направленных на реальное производство продукции и сам факт выпуска такой продукции, а не наличие идеи или научной разработки. Считает, что получение от ООО «НПП Дипром» конструкторской документации не является действием, достаточным для того, чтобы запустить реальное производство. Сам процесс создания условий для серийного выпуска продукции намного сложнее и состоит из следующих этапов, которые ООО «БЗПА» совершало самостоятельно, а именно:

- получение от ООО «НПП Дипром» конструкторской документации, при этом конструкторская документация была получена ООО «БЗПА» от ООО «НПП «Дипром», а не лично от авторов патента;

- поиск и оформление прав на недвижимое имущество, в котором планируется осуществлять производство, подготовка объекта к требованиям производства, обеспечение объекта недвижимости необходимым объемом электроэнергии и прочих ресурсов;

- поиск, выбор, оценка параметров, приобретение производственного оборудования, необходимого для производства продукции;

- монтаж и пуск-наладка оборудования на производственной площадке;

- составление штатного расписания, поиск персонала, оценка трудовых качеств кандидатов, проверка квалификации и заключение трудовых договоров с рабочими и инженерами (технологами);

- поиск поставщиков сырья, комплектующих деталей, заключение соответствующих договоров;

- разработка собственной технологической и эксплуатационной документации, описание технологических процессов, этапов производства, внесение в них изменений методом «проб и ошибок»: разработано 22 технологических процесса на 294 листах, разработано 5 технологических инструкций по контролю продукции на 39 листах, разработка методики металлографической проверки корпусов на 23 листах, перечни материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, подлежащих верификации на 20 листах;

- разработка и внедрение стандартов предприятия, обязательных при проведении сертификации, в количестве 76 шт. на 678 листах;

- разработка чертежей и изготовления оснастки и шаблонов для производства и контроля поглощающего аппарата ПМКП-110: разработка чертежей шаблонов на 38 листах, разработка чертежей оснастки для производства аппарата поглощающего на 205 листах, разработка чертежей и изготовление линии для сборки и испытаний поглощающих аппаратов на 146 листах;

- производство опытной партии поглощающих аппаратов для проведения приемочных испытаний;

- проведение приемочных испытаний, необходимых для дальнейшего получения разрешительной документации для поставки продукции на инфраструктуру РЖД;

- подача документов для присвоения условного номера клеймения, получение условного номера клеймения, без которого нельзя осуществлять поставки продукции на инфраструктуру РЖД;

- подача документов для проведения сертификации продукции в соответствии с ТР ТС 001/2011 и получение сертификата соответствия, после которого ООО «БЗПА» вправе осуществлять реализацию продукции;

- проведение квалификационных испытаний, необходимых для дальнейшего присвоения технологической документации ООО «БЗПА» литеры А.

Всего 15 этапов, описанных выше, относятся к процессу подготовки создания продукции, которая содержала в себе тождественные решения. Все вышеуказанные этапы были осуществлены ответчиком самостоятельно и за свой счет, без участия авторов патента.

По мнению ООО «БЗПА», процесс создания тождественного решения не ограничивается исключительно созданием конструкторской документации, т.к. это всего лишь один из множества этапов для запуска полноценного производства, в связи с чем считает, что ответчик без участия авторов патента № 259519 самостоятельно и за свой счет освоил и запустил серийное производство поглощающих аппаратов. Отмечает, что ООО «БЗПА» с 2010 г. является производителем продукта, который содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, следовательно, у него имеется право преждепользования.

В судебном заседании представители ООО «БЗПА» доводы, изложенные в апелляционной жалобе, с учетом дополнительных пояснений, поддержали в полном объеме.

ООО «Дипром» в обоснование своей позиции указало на то, что открытое использование преждепользователем тождественного решения не может иметь юридического значения в деле о признании права преждепользования. Отмечают, что ООО «БЗПА» до даты приоритета патента №2595159 (27.01.2015) не доказало факты использования ООО «БЗПА» независимо от авторов патента технического решения, запатентованного патентом №2595159, ООО «БЗПА» никогда не использовало самостоятельно созданного изобретения, являющегося тождественным предмету договора между истцом и ответчиком. При этом все сведения в отношении спорного ограничительного упора ООО «БЗПА» получило в составе конструкторской документации ООО «НПП «Дипром», в которую данные сведения были включены авторами и патентовладельцами спорного патента № 25955159, следовательно, в соответствии с требованиями статьями 1358 и 1361 ГК РФ при установлении права преждепользования факт наличия тождественного решения и независимость его создания от автора изобретения имеют юридическое значение. Ссылаются на то, что ООО «БЗПА» не осуществляло серийный выпуск продукции, которая содержала каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения № 2595159, до даты приоритета, а также ООО «БЗПА» не доказало факт совершения необходимых приготовлений для выпуска продукции, содержащей в себе тождественное решение. При этом ООО «БЗПА» подтвердило и не оспаривало тот факт, что оно не производило корпусы поглощающих аппаратов, а приобретало их у третьих лиц. Кроме того, в материалах дела не имеется доказательств наличия у ООО «БЗПА» производственного оборудования, персонала и других факторов для производства/литья корпусов поглощающих аппаратов до даты приоритета патента.

Представители ООО «Дипром» в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в возражениях на жалобу.

Повторно рассмотрев дело, заслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что 27.03.1999 авторы изобретения Кеглин Б.Г. и Болдырев А.П. получили патент Российской Федерации №2128301, с датой приоритета 02.06.1998, на фрикционный амортизатор с формулой изобретения, указанной в описании как "Поглощающий аппарат состоит из корпуса, в котором размещены нажимной клин, фрикционные клинья. Фрикционные клинья расположены в контакте с опорной плитой, опирающейся на упругий полимерный массив, состоящий из нескольких последовательно расположенных самоустанавливающихся упругих блоков. Упругие блоки разделены между собой центрирующими чашеобразными металлическими пластинами, скользящими по выполненным в корпусе продольным центрирующим ребрам." (т. 2, л.д. 139-145). Из описания изобретения следует, что изобретение повышает эффективность работы амортизатора и касается фрикционных поглощающих аппаратов железнодорожных транспортных средств".

С целью введения в гражданский оборот поглощающих аппаратов в 1998 г. коллективом (Кеглиным Б.Г., Болдыревым А.П. и др.) ООО "Научно-производственное предприятие Дипром" (далее - ООО "НПП Дипром") в 2004 году разработана конструкторская документация - уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 "Аппарат поглощающий ПМКП-110" ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) (т. 3, л.д. 13-192), в которой использовано указанное выше изобретение.

В 2005 году Кеглиным Б.Г. и Болдыревым А.П. по договору о продаже/покупке исключительной лицензии ООО "НПП Дипром" передана лицензия на использование изобретения по патенту № 2128301 (касающегося фрикционного амортизатора поглощающего аппарата автосцепки) с правом изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажу продукта по лицензии: поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110, предоставление третьим лицам неисключительных лицензий на использование изобретений, охраняемых патентом (т. 3, л.д. 146-151). Переход исключительного права зарегистрирован в Роспатенте.

Конструкторская документация уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 "Аппарат поглощающий ПМКП-110" ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) никогда не находилась в открытом доступе и передавалась по лицензионным договорам предприятиям на условиях конфиденциальности.

Между ООО "НПП Дипром" и ООО "Брянский завод поглощающих аппаратов" 19.08.2008 заключен договор № 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ № 2128301 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 (т. 2, л.д. 122-138) (зарегистрирован в Роспатенте).

В соответствии с условиями договора № 0416 (пункт 3.1) ООО "БЗПА" предоставлено право на изготовление, применение и иное введение в оборот продукции по лицензии - фрикционный поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110 (п. 2.5 договора). Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения № 7 от 01.12.2017 - до 02.06.2017.

Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, включая комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110, и технические условия на условиях сохранения конфиденциальности (пункты 4.1, 4.4., 10.1, 10.2, 10.3) технический документации передана по акту приема-передачи от 23.03.2009 ООО "НПП Дипром" ответчику по основному иску (т. 2, л.д. 152).

01.06.2010 между ООО "НПП Дипром" и ООО "БЗПА" заключен договор № 430 на создание научно-технической продукции, в соответствии с условием пункта 1.1 которого исполнитель (ООО "НПП Дипром") принимает на себя обязанность по поручению заказчика по оказанию услуг абонентского обслуживания конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004. По условиям данного договора (п. 6.1) исполнитель сохраняет за собой право собственности на созданную научно-техническую продукцию. Срок действия договора с учетом дополнительных соглашений от 23.12.2010, 12.12.2011, 07.11.2012, 25.11.2013, 30.11.2015, 16.11.2016 сторонами согласован по 02.06.2017.

Кроме того, в 2016 году Болдыревым А.П. и Париж Ю.Б. был получен патент Российской Федерации № 2595159 (т. 1, л.д. 38, т. 9, л.д. 73-80) на изобретение "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата".

23.12.2016 Болдырев А.П. и Париж Ю.Б. по договору № 02/122016 передали исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемым патентом №2595159 обществу с ограниченной ответственностью "Дипром" для реализации права изготовления, применения, ввоза продажу и иного введения в хозяйственный оборот продукции по лицензии (т. 1, л.д. 51-57).

Впоследствии обязательства сторон по договору № 0416 от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ № 2128301 прекращены по истечении срока его действия договора, в связи с чем, 02.06.2017 по акту приема-передачи (т. 6, л.д. 29) ООО «БЗПА» комплект чертежей на аппарат ПМКП0110.00.00.000, руководство по эксплуатации, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости возвращены ООО "НПП Дипром".

30.05.2017 между ООО "НПП Дипром" (продавец) и ООО "Дипром" (покупатель) заключен договор № 438-КД купли-продажи конструкторской документации ПМКП-110.0.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, в соответствии с условиями которого (пункты 3.2, 3.3) с момента к ООО "Дипром" переходит право собственности на документацию с момента ее передачи.

Передача конструкторской документации произведена покупателю ООО "Дипром" по акту от 02.06.2017 г. (т. 12, л.д. 107-110).

02.06.2017 между ООО "Дипром" (лицензиар) и ООО "БЗПА" (лицензиат) был заключен лицензионный договор № 26 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2595159 (далее по тексту - лицензионный договор, договор № 26) (т. 1, л.д. 29-49).

Одновременно между ООО "Дипром" и "БЗПА" 02.06.2017 заключен договор № 4, в соответствии с которым ООО "Дипром" (исполнитель) по заданию заказчика (ООО "БЗПА") приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП0110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП0110 ТУ 3183.002.02.068031-2004 (т. 3, л.д. 193-198).

Право пользования изобретением (договор N№26) зарегистрировано в Роспатенте.

В соответствии с пунктом 3.1 лицензионного договора лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом.

При этом Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии.

Продукцией по лицензии является: фрикционный поглощающий аппарат ПМКП-110 для железнодорожного транспортного средства, изготовленный с использованием изобретения по патенту № 2595159 (п. 2.5 договора).

В соответствии с пунктами 3.2, 4.1 договора Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения, всю техническую документацию, необходимую и достаточную для производства продукции по лицензии, включающую комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110 и технические условия на поглощающий аппарат ПМКП-110, осуществляет оказание технической и другой помощи.

Такая документация передана ООО "БЗПА" по акту приема-передачи от 02.06.2017 (т. 1, л.д. 50).

Лицензиат принял (пункт 10.1 договора) на себя обязательства по сохранению сведений технической и технологической документации, относящейся к производству продукции по лицензии.

Из материалов дела следует, что встречные исковые требования ООО «БЗПА» к ООО «Дипром» заявлены о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения на фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом №2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента N 25955159 до даты признания его недействительным.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Таким образом, с учетом условий возникновения права преждепользования, указанных в статье 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, при разрешении вопроса о наличии или отсутствии права преждепользования у ООО «БЗПА», подлежат установлению следующие обстоятельства:

- добросовестное использование тождественного решения (или добросовестные необходимые приготовления к такому использованию) на территории России до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- независимое от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создание тождественного решения;

- нерасширение объема использования тождественного решения.

Преждепользование можно определить как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право преждепользования возникает только при одновременном соблюдении всех указанных выше обстоятельств.

В соответствии с пунктом 126 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В соответствии с пунктом 127 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Из материалов дела следует, что ООО «БЗПА» заявлено право на изготовление всего поглощающего аппарата по конструкторской документации (далее также КД) ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110» в связи с отменой патента №2595159.

Вместе с тем, в связи с отменой патента № 2595159 право ООО «БЗПА» на выпуск соответствующих изделий распространяется исключительно на производство изделий в соответствии с техническим решением по патенту № 2595159, которое являлось формулой изобретения, но не распространяется на производство всего поглощающего аппарата в целом.

Судом установлено, что патент № 2595159 содержит формулу изобретения, которая касается исключительно ограничительного упора корпуса аппарата поглощающего и порядка его взаимодействия с конструктивными элементами. Фрикционный поглощающий аппарат ПМКП-110 по патенту № 2595159 не патентовался, также как и не патентовались состав этого фрикционного поглощающего аппарата, способы его изготовления, патент № 2595159 не содержит в себе ни одной ссылки на поглощающий аппарат ПМКП-110.

При этом отдельно ограничительный упор от корпуса поглощающего аппарата никогда никем не производился, потребительской ценности как самостоятельный технический объект ни для кого не имеет.

В отмененном патенте указана область применения отличительного признака - фрикционные поглощающие аппараты железнодорожного транспорта, а именно корпусы таких аппаратов.

Формула изобретения по патенту №2595159 касается исключительного ограничительного упора внутри корпуса поглощающего аппарата, но не всей конструкции поглощающего аппарата. Выпуск корпусов и их клеймение возможен отдельно от сборки поглощающих аппаратов, что подтверждено материалами дела.

Процедура расширения условного номера завода-изготовителя на клеймение корпуса поглощающего аппарата завершилась ООО «БЗПА» в 2018 году.

В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Брянской области определением от 03.02.2022 обязал ответчика представить документы на расширение условного номера клеймения для производства деталей корпуса аппарата.

ООО «БЗПА» представило (т. 12 л.д. 5) Свидетельство регистрационный номер 535/18 от 06.08.2018 об удостоверении присвоения условного номера 1346 для клеймения нижеперечисленной продукции:

аппарат поглощающий;

корпус поглощающего аппарата.

Таким образом, два объекта клеймения существуют независимо друг от друга. Весь поглощающий аппарат и корпус этого аппарата. Расширение производства ООО «БЗПА» от сборки поглощающих аппаратов до литья собственными силами корпусов поглощающих аппаратов произошло в 2018 году, но не ранее даты приоритета патента №2595159.

Как пояснил представитель ООО «Дипром», ООО «БЗПА» всегда осуществляло выпуск поглощающих аппаратов только по конструкторской документации, разработанной ООО «НПП «Дипром» и в дальнейшем приобретенной ООО «Дипром». Никто, кроме ООО «НПП «Дипром» и ООО «Дипром», не вносил в указанную конструкторскую документацию изменений. Изначально, в момент разработки конструкторской документации ограничительный упор в указанной конструкторской документации отсутствовал. Изменения в конструкторскую документацию в части применения в конструкции поглощающего аппарата ПМКП-110 ограничительного упора в соответствии с техническим решением, содержащимся в патенте № 2595159, были внесены именно ООО «НПП «Дипром» с участием авторов и патентовладельцев по патенту №2595159, но не ООО «БЗПА». И только после указанного момента ООО «БЗПА» стало приобретать, но не производить корпусы для поглощающего аппарата ПМКП-110 с указанным ограничительным упором. Производителями корпусов для поглощающего аппарата ПМКП-110 до 2018 года являлись сторонние организации, которые по конструкторской документации ООО «НПП «Дипром» производили и продавали корпусы ООО «БЗПА».

В соответствии с пунктом 128 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решениюили тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками. Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Согласно пункту 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенных норм и разъяснений следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Вместе с тем, как обоснованно указывает ООО «Дипром», доказательства, подтверждающие наличие у ООО «БЗПА» тождественного охраняемому патентом на изобретение технического решения, а также конкретные документы, разработанные самим ООО «БЗПА», не применительно к конструкторской документации и без участия ООО НПП «Дипром» и ООО «Дипром», отсутствуют.

Всю документацию в отношении ограничительного упора в корпусе поглощающего аппарата, его размеры, форму, расположение и взаимодействие с иными конструктивными элементами ООО «БЗПА» получило от ООО «НПП «Дипром», в котором работали авторы и патентовладельцы патента № 25955159, которые и внесли до 2015 указанные изменения в КД в части ограничительного упора и передали эту КД ООО «БЗПА» на возмездной основе на условиях конфиденциальности.

Самостоятельного параллельного независимого от ООО «НПП «Дипром» и авторов и патентовладельцев патента № 25955159 творчества, выразившегося в создании тождественного решения, ООО «БЗПА» не осуществляло.

Независимость создания тождественного решения проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что «решение не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент» (Постановление СИП от 30 октября 2014 г. по делу № А08- 2171/2012; Постановление 17 ААС от 29 октября 2015 г. по делу № А71-9014/2013).

При этом ни одного технического документа, разработанного ООО «БЗПА» самостоятельно в отрыве от конструкторской документации ООО «ПНН Дипром» и ООО «Дипром», в материалы дела не представлено.

Необходимо также отметить, что целью заключения договора №26 от 02.06.2017 для ООО «БЗПА» являлось не выпуск продукции по патенту №2595159 (ограничительный упор в корпусе), а выпуск поглощающего аппарата ПМКП-110 в целом по конструкторской документации ООО «Дипром», который подлежит обязательной сертификации и в сертификате указано конкретное название модели производимого аппарата поглощающего ПМКП-110 и конструкторской документации, по которой он производится ПМКП-110.00.00.000.

Без получения прав на использование изобретения по патенту, техническое решение по которому используется в конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110», невозможен выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110 (поскольку в конструкции поглощающего аппарата ПМКП-110 использовался охраняемое законом техническое решение по патенту), также как и без конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110», а только по формуле изобретения по патенту невозможен выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110 (поскольку объем технической информации, раскрывающий формулу изобретения, достаточен только для выпуска ограничительного упора внутри корпуса поглощающего аппарата и не затрагивает все иные конструктивные элементы поглощающегося аппарата и особенности их взаимодействия между собой).

Из материалов дела следует, что ООО «БЗПА» осуществляло выпуск/сборку аппаратов поглощающих ПМКП-110, но до 2018 года не производило/ не отливало изделия по патенту № 2595159 ограничительный упор корпуса поглощающего аппарата.

Суть и технологическая последовательность создания и использования поглощающего аппарата состоит в следующем.

1. Ограничительный упор является конструктивной деталью корпуса поглощающего аппарата.

Корпус поглощающего аппарата является независимой деталью, производимой/отливаемой литейными предприятиями, обладающими расширениями условного номера клеймения на литье корпусов.

2. Корпус поглощающего аппарата является конструктивной деталью поглощающего аппарата в целом.

Поглощающие аппараты в целом являются независимыми изделиями, производимыми/выпускаемыми предприятиями-изготовителями, обладающими расширениями условного номера клеймения на выпуск поглощающих аппаратов. Это расширение условного номера клеймения нельзя путать с расширением условного номера клеймения на литье корпусов, т.к. это два разных самостоятельных расширения.

Номер клеймения (как аналог ИНН) единый и уникальный у одного предприятия, но при расширении или изменении области применения необходимо внести изменения в условный номер клеймения, расширить его.

Условный номер клеймения присваивается предприятию в целях его идентификации и учета при осуществлении им функций по изготовлению, модернизации или ремонту продукции железнодорожного подвижного состава и его составных частей в соответствии с технической документацией на их изготовление, модернизацию или ремонт.

ООО «БЗПА» как производитель поглощающего аппарата ПМКП-110 приобретало корпусы поглощающего аппарата с входящим в их состав ограничительным упором у литейных предприятий, которые указанные корпусы отливали, и применяло эти корпусы при сборке поглощающего аппарата ПМКП-110.

3. Поглощающий аппарат в целом является конструктивной деталью автосцепного устройства.

Автосцепное устройство является узловой частью, производимой/собираемой предприятиями, обладающими соответствующим расширением условного номера клеймения, которое также отличается от двух предыдущих расширений условного номера клеймения (на поглощающий аппарат и на корпус).

Производители автосцепных устройств приобретали у ООО «БЗПА» аппараты поглощающие ПМКП-110, в состав которых входил корпус с ограничительным упором, и применяли их при сборке автосцепных устройств.

4. Автосцепное устройство является конструктивной деталью железнодорожного вагона.

Железнодорожный вагон является независимым конечным изделием, производимым/собираемым предприятиями, обладающими расширением условного номера клеймения на выпуск железнодорожных вагонов, которое также отличается от предыдущих расширений условного номера клеймения.

Производители железнодорожных вагонов приобретали автосцепные устройства, в состав которых входили аппараты поглощающие ПМКП-110 с корпусом, содержащим ограничительный упор, и применяли их при сборке железнодорожных вагонов.

Таким образом, ООО «БЗПА» не являлось ни начальным производителем изделия по патенту № 2595159 (т.к. не являлось до 2018 литейным предприятием), ни производителем конечного продукта - железнодорожного вагона, в котором в итоге использовалось изделие по патенту № 2595159.

При этом ООО «БЗПА» до 2018 года в отношении изделия по патенту № 2595159 не вело самостоятельных научных/теоретических разработок/исследований в отношении ограничительного упора корпуса поглощающего аппарата; не осуществляло литье/производство, подготовку к литью/производству корпуса поглощающего аппарата.

Как указано выше, для установления права преждепользования необходимо установление судом двух обязательных фактов:

- наличие созданного независимо от автора патента № 2595159 тождественного решения;

- добросовестное использование ООО «БЗПА» указанного созданного независимо от автора патента № 2595159 тождественного решения.

Вместе с тем, тот факт, что ООО «БЗПА» приобрело у третьих лиц корпус поглощающего аппарата с ограничительным упором, отлитый по конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 ООО «НПП Дипром», и в дальнейшем использовало этот корпус при сборке самого поглощающего аппарата, не порождает право преждепользования у покупателя.

Суд также отмечает, что ООО «БЗПА» все технические данные для производства поглощающего аппарата ПМКП-110 получило от разработчика конструкторской документации ПМКП-00.000 ООО «НПП Дипром».

Для того, чтобы производить поглощающие аппараты ПМКП-110 общество «БЗПА» разработало технологическую документацию в строгом соответствии и на основании конструкторской документации ООО «НПП Дипром». Иными словами, перенесло данные конструкторской документации в процесс производства применительно к своему оборудованию, то есть, расписало какими инструментами и в какой последовательности работники ООО «БЗПА» будут собирать ПМКП-110 по заданным ООО «НПП Дипром» параметрам изделия.

Без разработки технологической документации в полном соответствии и на основании конструкторской документации ООО «БЗПА» не получило бы сертификат соответствия, без которого невозможен выпуск ПМКП-110. То есть разработка технологической документации - это предусмотренная для всех без исключения производителей сертифицируемой продукции обязанность, предусмотренная законом.

Единая система технологической документации (ЕСТД) и Единая система конструкторской документации (ЕСКД) устанавливают виды и формы технологических документов: технологические карты, маршрутные карты, операционные карты, а также конструкторских документов (чертежей, эскизов, технических рисунков, схем).

Конструкторская и технологическая документация используется при конструировании, изготовлении и использовании технических объектов.

Конструкторская документацияявляется основной частью нормативно-технической документации, которая определяет облик изделия и организует его производство. К ней относятся документы графического и текстового формата. Они содержат в себе все необходимые данные, которые требуются для разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия(п. 3.1.5. ГОСТ 2.001-2013 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система конструкторской документации ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ).

Технологическая документация- комплекс графических и текстовых документов, которые определяют технологический процесс получения изделия, его изготовленияи т.п. Технологическая документация содержит данные, необходимые для организаций, занимающиеся производственным процессом.

Технологическая документация разрабатывается на основании конструкторской документации, выпускаемой в ходе каждой стадии производства.

После составления рабочих чертежей на изделие осуществляется технологическая подготовка производства. Она включает в себя разработку технологической документации на изготовление изделия.

В соответствии с Таблицей 1 пункта 3.2. ГОСТ 3.1102-2011 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система технологической документации СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ разработка технологической документации для любой стадии производства, включая опытный образец (опытная партия) и серийное (массовое) производство, производится на основании конструкторской документации.

Точное соблюдение установленной в технологической документации последовательности работ, режимов работы оборудования, правил его эксплуатации, технологической дисциплины - обязательное условие технологического процесса.

Следовательно, в технологической документации ООО «БЗПА» не производило и не закрепляло результат самостоятельного параллельного независимого творчества по изобретению/созданию ограничительного упора корпуса поглощающего аппарата, а лишь применительно к имеющимся на базе ООО «БЗПА» оборудованию, инструментам, средствам закрепило технологический процесс изготовления ПМКП-110 по параметрам и требованиям, изложенным в конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110». При этом ООО «БЗПА» как и любой иной производитель ПМКП-110 не имело право вносить изменения в любые параметры выпускаемого изделия, отличные от параметров, закрепленных в конструкторской документации ПМКП- 110.00.00.000.

Конструкторские документы, держателями подлинников которых являются другие предприятия, могут применяться только при наличии учтенных копий или дубликатов (п.8 ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки).

Именно такой учтенный дубликат был передан ООО «БЗПА» изначально ООО «НПП Дипром», которое в тот момент являлось собственником и держателем оригинала конструкторской документации, а затем этот же учтенный дубликат со всеми внесенными изменениями был передан ООО «БЗПА» от ООО «ДИПРОМ» 02.06.2017, которое в тот момент являлось собственником и держателем оригинала конструкторской документации.

Учтенный дубликат, закрепленный за ООО «БЗПА», единый, имел свой учтенный номер до момента его аннулирования и подлежал применению в период действия договора №26 от 02.06.2017.

До даты учреждения ООО «БЗПА» 4 августа 2008 г. и фактической даты передачи конструкторской документации согласно акту от 23 марта 2009 г. этап разработки технологической документации прошли все предприятия, производящие аппарат ПМКП-110, а именно: ООО «Промышленной Компания «Бежицкий Сталелитейный завод» 2005 г., ЗАО «УК ВКМ» 2007 г., ООО «Центролит» 2007 г., ПАО «Верхнеднепровский машиностроительный завод» 2009 г., ПАО «Днепровагонмаш» 2007 г., ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» 2007 г., ЧАО «ЛугЦентроКуЗ» 2008 г. Всеми этими предприятиями произведены по документации ООО «НПП Дипром» поглощающие аппараты ПМКП-110 с элементом конструкции по патенту № 2595159 «ограничительный упор для ограничения смещения неподвижной пластины в поперечном направлении корпуса от приемного окна». Разработаны технологические процессы и другая необходимая документация для серийного производства. Все аппараты ПМКП-110, произведенные указанными заводами, содержали ограничительный упор, изготовленный в процессе литья, изображенный на чертеже «Корпус» ПМКП-110.00.00.002, и точно соответствовали указанным размерам.

Необходимо также отметить, что в Решении Роспатента патент Российской Федерации на изобретение №2595159 признан недействительным полностью на основании несоответствия обоим критериям: новизны и изобретательского уровня, но по одному основанию - введения в гражданский оборот самих аппаратов поглощающих ПМКП-110, соответствующих ТУ 3183­002-02068031-2004, до даты приоритета оспариваемого патента (27.01.2015).

В соответствии со справкой по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 года № СП-21/14): если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне.

В силу положений подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК РФ соответствующий патент может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, открытое использование преждепользователем тождественного решения не может иметь юридического значения в деле о признании права преждепользования.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что общество «БЗПА», действовавшее исключительно на основании лицензионных договоров, никогда не разрабатывало, не вело приготовление к использованию и не использовало собственные, созданные независимо от авторов патента Российской Федерации № 2595159 и собственников конструкторской документации, тождественные технические решения, являющиеся предметом договорных отношений, в связи с чем требования ООО «БЗПА» о признании права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом № 2595159 удовлетворению не подлежат.

Следует также отметить, что при рассмотрении спора, с учетом доводов представителя истца о недобросовестности ответчика (по основному иску) (т.12, л.д.9-10), суд первой инстанции счел необходимым руководствоваться правилами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принципами правовой определенности и оправдания разумных ожиданий участников гражданского оборота.

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

В рассматриваемом случае, несмотря на выпуск с 2010 г. аппарата поглощающего ПМКП-110 с использованием формулы изобретения позднее защищенной патентом РФ №2595159 (ограничительный упор), и наличие, по мнению ООО «БЗПА», права преждепользования, общество заключает с ООО «Дипром» лицензионный договор № 26 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2595159. При этом согласовывает с лицензиаром в дополнительном соглашении №1 от 01.10.2017 порядок текущих отчислений (роялти), предусматривающий оплату ООО «Дипром» роялти за каждый произведенный и отгруженный потребителю аппарат поглощающий исходя из объемов, указанных в отчетности ООО «БЗПА» на основании сводных бухгалтерских данных (п.8.2 договора №26, п.8.1 дополнительного соглашения №1 от 01.10.2017), без учета выпуска 1477 штук аппаратов в месяц на основании права преждепользования.

Начиная с сентября 2017 г. по февраль 2020 г. ООО «БЗПА» предоставляло ООО «Дипром» отчеты в рамках договора №26, согласовывало по актам размер текущих отчислений по договору и отчисляло лицензиару роялти (платежными поручениями с соответствующим назначением платежа) в отношении количества поглощающих аппаратов, значительно превышающих объем 1477 штук (т.12, л.д.9-10, т.4, л.д.74-91, 92-113), как например, в сентябре 2017 – 2876 шт., октябре 2017- 2454 шт., и т д). При этом скрытое от лицензиара количество выпущенных аппаратов также составляет менее объема 1477 шт. Так, в ноябре 2017 скрытый объем аппаратов составил 590 шт., в декабре 2017 – 810 шт., июне 2018 – 409 шт., и т.д.

Кроме того, ООО «БЗПА» выпускало технически сложную вещь, которая в свою очередь, является компонентом автосцепного устройства рамы рельсового подвижного состава (вагонов, локомотива), что налагало на ответчика повышенные требования: соблюдение требований технического регулирования, обязанность сертификации продукции, прохождения инспекционного контроля сертифицированной продукции, иные формы контроля качества и безопасности продукции.

Судом установлено, что во взаимоотношениях по вводу в хозяйственный оборот аппаратов поглощающих с третьими лицами - ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих», для целей сертификации и контроля сертифицированной продукции ФГБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте», АО «РЖД», АО «ВНИИЖТ», ФБУ «Брянский ЦСМ» (т.6, л.д.8-12, т.6, л.д.65-66, 77-79, т.8, л.д.148-155, т.10, л.д.157-158, т.11, л.д.169-176, л.д.179-180, т.12, л.д.3-5, т.12, л.д.17, 18-20 и т.д.) аппараты поглощающие заявлялись ООО «БЗПА», как выпущенные по лицензионному договору, заключенному с ООО «Дипром», с авторским и техническим сопровождением истцом по договору №4 от 02.06.2017.

Такое поведение лицензиата свидетельствовало об осуществлении в полном объеме выпуска и реализации аппарата поглощающего ПМКП-110 исключительно в рамках действующего лицензионного договора №26 как для сторон данного договора, так и третьих лиц.

Доводы ООО «БЗПА» о том, что важным составляющим возникновения права преждепользования является именно совершение действий, направленных на реальное производство продукции и сам факт выпуска такой продукции, а не наличие идеи или научной разработки, при этом общество без участия авторов патента № 259519 самостоятельно и за свой счет освоило и запустило серийное производство поглощающих аппаратов, не принимаются судом апелляционной инстанции, учитывая, что разработка обществом «БЗПА» технологической документации на основании полученной от разработчика конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 ООО «НПП Дипром» не свидетельствует о том, что ООО «БЗПА» самостоятельно разработало и использовало собственные, созданные независимо от авторов патента Российской Федерации №2595159 и собственников конструкторской документации, тождественные технические решения.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у ООО «БЗПА» тождественного охраняемому патентом на изобретение технического решения. Кроме того, отсутствуют конкретные документы, разработанные самим ООО «БЗПА», не применительно к конструкторской документации и без участия ООО НПП «Дипром» и ООО «Дипром».

Таким образом, выпуск продукции по лицензионному договору, заключенному с ООО «Дипром», не свидетельствует о возникновении права преждепользования применительно к положениям пункта 1 статьи 1361 ГК РФ.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанций не усматривает нарушения норм материального и процессуального права судом области и не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении встречного искового заявления ООО «БЗПА» к ООО «Дипром» о признании права преждепользования.

Нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.

В соответствии со статьей 110, частью 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая результат рассмотрения дела, расходы ООО «Дипром» и ООО «БЗПА» по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска, по апелляционной и кассационным жалобам подлежат отнесению на заявителей.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 в части отказа в удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» к обществу с ограниченной ответственностью «Дипром» о признании права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента №25955159 до даты признания его недействительным, оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление суда подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи

Е.В. Мосина

Н.А. Волошина

О.Г. Тучкова