ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции
г. Краснодар Дело № А15-600/2011 12 апреля 2012 г.
Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2012 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 12 апреля 2012 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Фефеловой И.И., судей Аваряскина В.В. и Рассказова О.Л.,
при участии в судебном заседании от истца – закрытого акционерного общества «Озерецкий молочный комбинат» (ИНН 0903000428) – Кожевникова А.А. (доверенность от 01.02.2012), от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство “Фирма Сатурн”» (ОГРН 1020900611049) – Солнцева А.А., (доверенность
от 25.12.2009) и Петижева А.М. (доверенность от 29.11.2011), в отсутствие ответчиков: индивидуального предпринимателя Даудова Магомед-Нури Аливалиевича
(ОГРНИП 304056000400069), индивидуального предпринимателя Магомедовой Даният Темирхановны (ОГРНИП 305056109800010), надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Озерецкий молочный комбинат» на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2011 по делу № А15-600/2011 (судьи Сулейманов З.М., Винокурова Н.В., Жуков Е.В.) установил следующее.
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (далее – комбинат) обратилось
в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к индивидуальным предпринимателям Даудову М.-Н.А., Магомедовой Д.Т. и к ООО «Фермерское хозяйство “Фирма Сатурн”» (далее – общество) (с учетом уточнения исковых требований):
– признании товара – масла сливочного традиционного 82,5 %, массой 170 грамм (штрих-код 4605898003049), произведенного обществом, контрафактным, нарушающим исключительные права комбината на зарегистрированные товарные знаки;
– возложении обязанности на индивидуального предпринимателя Даудова М.-Н.А. прекратить действия по реализации контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), произведенного обществом;
– взыскании в пользу комбината с индивидуального предпринимателя
Даудова М.-Н.А. компенсации в размере 1 млн рублей;
– возложении обязанности на индивидуального предпринимателя Даудова М.-Н.А. изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки, упаковку контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), произведенного обществом;
– возложении обязанности на индивидуального предпринимателя Магомедову Д.Т. прекратить действия по реализации контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), произведенного обществом;
– взыскании с индивидуального предпринимателя Магомедовой Д.Т. в пользу комбината компенсации в размере 1 млн рублей;
– возложении обязанности на индивидуального предпринимателя
Магомедову Д.Т. изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки, упаковку контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049) произведенного обществом;
– возложении обязанности на общество изъять и уничтожить за счет общества все средства производства (в том числе упаковочные линии по производству контрафактного товара), используемые преимущественно для производства контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049);
– возложении обязанности на общество изъять из оборота и уничтожить за счет общества всю упаковку и этикетки контрафактных товаров (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 г., штрих-код 4605898003049), введенные в оборот;
– возложении обязанности на общество уничтожить за счет общества всю упаковку и этикетки контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), предназначенного к введению в оборот посредством упаковки контрафактного товара;
– взыскании с общества в пользу комбината компенсации в размере 5 млн рублей.
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 21.09.2011 принят отказ
от исковых требований к индивидуальному предпринимателю Магомедовой Д.Т.
в части взыскания компенсации в размере 1 млн рублей и возложении на нее обязанности изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки, упаковку контрафактных товаров (масло сливочное традиционное 82,5 % масса нетто 170 грамм, штрих-код 46058980030490) произведенные обществом. Производство по делу в этой части
в отношении ответчика – индивидуального предпринимателя Магомедовой Д.Т. прекращено. Принят отказ от иска к индивидуальному предпринимателю
Даудову М.-Н.А. в части взыскания компенсации в размере 1 млн рублей и возложении
на него обязанности изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки, упаковку контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), произведенного обществом. Производство по делу в этой части в отношении ответчика – индивидуального предпринимателя Даудова М.-Н.А. прекращено. В удовлетворении иска в части возложения обязанности на ответчиков – индивидуальных предпринимателей Даудова М.-Н.А. и Магомедовой Д.Т. прекратить действия по реализации контрафактных товаров (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049) произведенных обществом отказано.
Суд признал произведенное обществом масло сливочное традиционное (82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049) контрафактным. Обязал общество изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю упаковку и этикетки контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), введенного в оборот, а также уничтожить за свой счет всю упаковку
и этикетки контрафактного товара (масло сливочное традиционное 82,5%, масса нетто
170 грамм, штрих-код 4605898003049), предназначенного к введению в оборот посредством упаковки контрафактных товаров. С общества в пользу комбината взыскано 700 тыс. рублей компенсации и 43 тыс. рублей расходов по государственной пошлине.
В остальной части иска отказано.
Не согласившись с вынесенным решением, общество обжаловало его
в апелляционном порядке, просило в части удовлетворения требований к обществу решение отменить, в удовлетворении требований (с учетом уточнения) отказать.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2011 решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 21.09.2011 по делу № А15-600/2011 в обжалуемой части отменено, в удовлетворении иска в части признания товара (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), произведенного обществом, контрафактным, возложении обязанности на общество изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю упаковку и этикетки контрафактных товаров (масло сливочное традиционное 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049), введенных в оборот и предназначенных к введению в оборот, взыскании с общества в пользу комбината компенсации в размере 700 тыс. рублей отказано.
С комбината в пользу общества взыскано 2 тыс. рублей возмещения расходов на уплату государственной пошлины по апелляционной жалобе.
В кассационной жалобе комбинат просит постановление от 13.12.2011 отменить, оставить в силе решение суда от 21.09.2011. Жалоба мотивирована тем, что выводы апелляционного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, постановление принято с нарушением норм материального и процессуального права.
В отзыве на кассационную жалобу общество просит оставить постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2011 без изменения.
Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что решение от 21.09.2011 в части удовлетворения требований к обществу и постановление от 13.12.2011 надлежит отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Из материалов дела видно и судами установлено, что согласно свидетельствам
на товарный знак комбинат является правообладателем зарегистрированных товарных знаков № 393550, 419881 и 421541 и производителем товара – масла сливочного,
на упаковке которого используются указанные товарные знаки.
Общество является производителем и реализатором товара – масла сливочного традиционного 82,5 %, масса нетто 170 грамм, штрих-код 4605898003049. Общество
в соответствии с товарными накладными поставило произведенное масло индивидуальному предпринимателю Самадовой Г.Р. Указанное масло приобретено индивидуальными предпринимателями Даудовым М.-Н. А. и Магомедовой Д.Т. для реализации.
В подтверждение реализации предпринимателями названного товара истцом представлены копии чека от 01.03.2011 и от 03.03.2011.
Истец, полагая, что упаковка товара «Масло сливочное традиционное», производимого обществом является сходной до степени смешения с упаковкой товара «Масло коровье сливочное», производимого комбинатом, что является нарушением исключительных прав последнего на зарегистрированные товарные знаки № 393550, 419881 и 421541, обратился в суд с иском.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
В силу пункта 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством
на товарный знак. Основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.
Согласно пункту 1 статьи 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).
Пунктом 3 статьи 1484 Кодекса предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения
в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно пункту 4 статьи 1252 Кодекса в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права,
на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота.
В пункте 1 статьи 1515 Кодекса установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
По смыслу названной нормы предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации
об изготовителе продукции или товаре.
В обоснование заявленных требований истец, в частности, представил:
– заключение специалиста (патентного поверенного Российской Федерации Найдерова Ю.В.), составленное на основании проведенного в период с 13.12.2010
по 16.12.2010 исследования, согласно которому упаковка товара «Масло сливочное традиционное» произведенного обществом, является сходной до степени смешения
с упаковкой товара «Масло коровье сливочное» произведенного комбинатом. В нем же указано, что упаковка товара «Масло сливочное традиционное», произведенного обществом, является сходной до степени смешение с зарегистрированными в Российской Федерации товарными знаками № 393550, 419881 и 421541, исключительные права
на которые принадлежат комбинату;
– данные опроса, проведенного ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) (далее – центр) в городе Махачкале Республики Дагестан, согласно которому 87 % респондентов считают, что товарный знак № 419881
и обозначение «Масло сливочное традиционное» в той или иной степени похожи; 69,2 % схожим элементом товарного знака № 419881 и обозначения «Масло сливочное традиционное» считают изображение коровы; 29,3 % видят сходство в синем цвете, фоне; 23 % полагают, что данные товарный знак и обозначение имеют похожее название, надпись, шрифт; 87,2 %, в той или иной мере полагают, что у товарного знака № 419881
и обозначения «Масло сливочное традиционное» один правообладатель; 87,2 % участников опроса в целом считают, что товарный знак № 419881 и обозначение «Масло сливочное традиционное» по заложенному в них смыслу близки; 58,8 % респондентов нашли на обозначении «Масло сливочное традиционное» товарный знак № 419881.
– решение Управления федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике от 10.06.2011, согласно которому общество признано нарушившим пункты 2.4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». На основании названного решения обществу выдано
и предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
– протокол лабораторных испытаний от 09.03.2011 № 529, согласно которому образец «Масло сливочное традиционное» весом 170 грамм, 82,5 %, штрих-код 46058898003049, произведенный обществом не соответствует Федеральному закону
от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
по массовой доле жира, массовой доли влаги и по органолептике.
Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, исходя
из представленных доказательств, в том числе заключения специалиста (патентного поверенного Российской Федерации Найдерова Ю.В.), пришел к выводу о том, что охраняемые элементы товарных знаков комбината явно сходны с использованными
в обозначении обществом до степени смешения. Расположение, исполнение неохраняемых словесных элементов фактически такое же, как и на товарных знаках истца, усиливают ощущения сходства и способствуют смешению, а однородность товаров комбината
и общества способна ввести потребителя в заблуждение о производителе товара
Вместе с тем суд критически отнесся к доказательствам, представленным обществом, в том числе к заключению от 11.05.2011 № 04150 ООО «Патентно-правовой фирмы “ЮС”» в лице патентного поверенного Перовой Т.Д., согласно которому сходство
до степени смешения этикеток упаковки масла сливочного традиционного и масла сливочного Вологодского, произведенного обществом с товарными знаками № 421541, 419881 и 393550, правообладателем которых является комбинат, отсутствует. Суд сослался на необоснованность проведения исследования с учетом методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, поскольку названные методические рекомендации отменены приказом Роспатента от 01.12.2009 № 197.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда от 21.09.2011, указал, что заключение ООО «Патентно-правовая фирма “ЮС”» от 11.05.2011 исх. № 04150 соответствует требованиям, предъявляемым к доказательствам данного вида (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Суд апелляционной инстанции, исследовав доказательства, представленные
в материалы дела, пришел к противоположному выводу, указав на соответствие заключения патентного поверенного Перовой Т.Д. (ООО «Патентно-правовая фирма “ЮС”») от 11.05.2011 исх. № 04150 требованиям, предъявляемым к доказательствам данного вида (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), критически оценив заключение патентного поверенного Российской Федерации Найдерова Ю.В.
Поскольку сравниваемые обозначения на упаковках товара, выпускаемого комбинатом и обществом, не совпадают во всех элементах (отсутствие фонетического
и семантического сходства), апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения этикеток, используемых на товаре, выпускаемом обществом,
с товарными знаками № 421541, 419881 и 393550, правообладателем которых является комбинат. В связи с этим посчитал, что у суда отсутствуют основания считать спорный товар – масло сливочное, произведенное обществом, контрафактным.
Проверка опасности смешения до степени сходства между товарным знаком
и обозначениями также возможна на основании социологических опросов
(пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности»), однако апелляционный суд не принял в качестве допустимого доказательства отчет о проведении социологического опроса граждан жителей города Махачкалы, подготовленный центром в июне 2011 года, поскольку
не представлены объективные данные, подтверждающие опрос центром конкретных людей (потребителей) и отсутствует возможность определить действительных респондентов.
Апелляционный суд указал, что заключение специалиста Найдерова Ю.В., принятое судом первой инстанции в качестве допустимого доказательства, не является таковым, поскольку исследования проводились на три месяца раньше даты приобретения товара, а истцом не доказан факт того, что специалистом Найдеровым Ю.В. при исследовании были использованы упаковки товара производства именно
общества, а не иного юридического лица. Кроме того, суд указал на противоречия
в заключении, при наличии которых считает противоречивым вывод специалиста
о схожести сравниваемых обозначений до степени смешения.
Вместе с тем суды не учли следующего.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
Однако, в материалы дела представлены различные доказательства, а именно: взаимоисключающие заключения патентных поверенных Российской Федерации, отчет
о социологическом исследовании, содержащие противоположные выводы относительно схожести сравниваемых обозначений до степени смешения, судам в силу пункта 3 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следовало по своей инициативе выяснить имеющие существенное значение для дела факты, дополнительно исследовать представленные доказательства, потребовать от сторон новые доказательства для устранения противоречий, имеющихся в деле, в том числе и предложить сторонам проведение экспертизы.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в признании допустимым доказательством отчет о проведении социологического опроса граждан жителей города Махачкалы, подготовленный центром в июне 2011 года, в нарушение части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не указал нормативный акт, на основании которого сделан данный вывод.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что решение
от 21.09.2011 в части удовлетворения требований к обществу и постановление
от 13.12.2011 подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче
на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.
При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать
и дать оценку всей совокупности собранных по делу доказательств, при необходимости истребовав дополнительные доказательства, в том числе разрешить вопрос
о необходимости проведения по делу судебной экспертизы, после чего сделать вывод о наличии либо отсутствии сходства обозначений до степени смешения и дать оценку правомерности исковых требований.
Руководствуясь статьями 274, 286 − 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение арбитражного суда Республики Дагестан от 21.09.2011 в части удовлетворения требований и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2011 по делу № А15-600/2011 отменить, дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий И.И. Фефелова
Судьи В.В. Аваряскин
О.Л. Рассказов
