Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2013 № 15АП-16673/2012

2230/2013-35471(1)

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 47б, лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции

О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Тимченко О.Х.

судей И.Н. Глазунова, М.В. Ильина

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвиенко Я.Ю.

при участии:

от истца: Божко Л.Н., Педашенко Д.Д. (доверенность от 04.03.2013, паспорт); представитель - адвокат Атрохова Е.С. (удостоверение)

от ответчика: представитель Солдатенко Л.В. (доверенность № 322 от 13.12.2012, паспорт); представитель Болдырев Ю.П. (доверенность № 279 от 21.11.2012, паспорт); представитель Ехалов Ю.Ю. (доверенность № 280 от 21.11.2012, паспорт);

от третьих лиц: не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство ИП Божко Л.Н.

о назначении экспертизы,

поданное в рамках производства по апелляционной жалобе индивидуального

предпринимателя Божко Ларисы Николаевны

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 26.11.2012 по делу № А53-6239/2010

по иску индивидуального предпринимателя Божко Ларисы Николаевны

к открытому акционерному обществу «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»

при участии третьих лиц: открытого акционерного общества «Ростовский

НИИКХ», администрации г. Ростова-на-Дону, администрация Ростовской области

в лице Министерства ЖКХ,

о защите исключительных прав на изобретение,

принятое в составе судьи Авдеева В.Н.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Божко Лариса Николаевна (далее – предприниматель, истец) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с

иском к открытому акционерному обществу «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» (далее – ответчик, общество) о взыскании с ОАО «ПО Водоканал г.Ростова н/Д» 78 804 049 рублей - задолженности за использование изобретения в соответствии с лицензионным договором от 24.04.2006, 15 819 993 рублей – проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 31.03.2007 по 04.07.2012 .

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик использует в производственной деятельности изобретение «Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом», охраняемое патентом РФ № 2125540, без выплаты определенных соглашениями от 24.10.06 и от 16.03.09 платежей правообладателю.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 26.11.2012 в удовлетворении исковых требований предпринимателю отказано. Суд пришел к выводу о недоказанности факта использования ответчиком изобретения, охраняемого патентом № 2125540.

Не согласившись с принятым судебным актом, индивидуальный предприниматель Божко Лариса Николаевна обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила отменить его и принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы заявителем приведены следующие доводы.

Довод ответчика о разработке изобретения ОАО «ПО Водоканал» возник только в последнем судебном заседании, истец не имел возможности подготовить и представить суду пакет документов по аналогичным работам в других городах, но заявлял об этом устно.

В решении суд ссыпается на схемы из отчета 1994 года «Результаты испытаний очистки воды с применением катионного полиэлектролита ВПК-402», не учитывая при этом, что ни одна из схем, по которым было осуществлено испытание флокулянта ВПК-402 в 1993 году не соответствует изобретению по патенту №2125540, которое было разработано истцом лишь через несколько лет (приоритет от 19.03.97 года).

Договоры № 3.14 от 25.06.1998г., № 3.3 от 10.01.2002г., № 3.4 от 24.11.2003г., № 3.3 от 24.06.2005г., №5.3 от 28.04.2005г., № 7.1 от 20.07.2007г. были подписаны уже после создания изобретения и регистрации патента №2125540, и заключались сторонами именно для внедрения указанного изобретения.

Вывод суда о неисполнении обязанности лицензиара по передаче лицензиату технической документации, необходимой для использования изобретения, предусмотренной пунктом 4.1 лицензионного договора, не соответствует действительности. О передаче методики для определения остаточного содержания «полиДАДМАХ» в питьевой воде, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р8.563-96 свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний по определению остаточных содержаний «полиДАДМАХ» в питьевой воде, составленные центральной лабораторией МУЛ «ПО Водоканал» от 19 сентября 2003 года и технический отчёт оценки характеристик погрешности измерений по данной методике с указанием о тестировании этой лабораторией. Технологический регламент был передан заранее, ещё до заключения лицензионного договора - 23.02.1999 года - для согласования с центром Госсанэпиднадзора и подготовки мероприятий по внедрению изобретения (дело, том 4, лист дела 181-195).

Неверен вывод суда о том, что истец длительное время не обращался с требованием о выплате вознаграждения по лицензионному договору до предъявления иска по настоящему делу, поскольку по вопросу выплаты вознаграждения истец обращался неоднократно.

Факт включения в тарифы стоимости лицензионного соглашения, а так же то обстоятельство, что внедрение изобретения, оформленного патентом №2125540, сократило затраты ОАО «ПО Водоканал» по очистке воды для хозяйственно- питьевого водоснабжения города и принесло предприятию прибыль, свидетельствуют о неосновательном обогащении ОАО ПО «Водоканал», ввиду неисполнения обязательств по оплате лицензионного договора б/н от 24.04.2006г.

Судом при исследовании материалов дела искажены выводы экспертов Гандуриной Л.В. и Журавлева Е.И., которые однозначно пришли к выводу об использовании спорного изобретения.

Божко Лариса Николаевна считает, что суд первой инстанции неправильно определил ситуацию создания изобретения и иные обстоятельства, имеющие значение для дела, не исследовал все имеющиеся в материалах дела доказательства.

В судебное заседание 20.02.2013 г. судом апелляционной инстанции были выслушаны пояснения экспертов: Журавлева И. Е., Бутко Д.А., Гандуриной Л. В., Аскалеповой О. И.

При этом эксперты Журавлев И. Е. и Гандурина Л. В. считают, что ПО «Водоканал» использовал в своей производственной деятельности изобретение «Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом», охраняемое патентом РФ № 2125540. На противоположной позиции стоит эксперт Бутко Д.А. Эксперт Аскалепова О.И. пояснила суду проходящий процесс химической очистки воды.

Кроме того, 20 марта 2013 г. в судебном заседании даны пояснения по факту использования изобретения соавтора изобретения- Педашенко Д.Д.

После допроса экспертов и соавтора изобретения от сторон поступили ходатайства о назначении экспертиз.

При этом Божко Л.Н. просила назначить проведение повторной судебной патентоведческо -технической экспертизы. На разрешение экспертов поставить вопрос:

1.Использовался ли для очистки поверхностных вод в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения способ, охраняемый патентом № 2125540 РФ на очистных сооружениях ОАО ПО «Водоканал» (присутствие всех признаков изобретения) с момента подписания акта внедрения 28 марта 2005 года и за спорный период (начало периода 28.03.2005г. по июль 2012 года) если использовался, то как долго, имели ли место перерывы в его использовании? Признаки изобретения:

Способ очистки воды в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, отличающийся тем, что

- дополнительно вводят минеральный коагулянт;

- в количественном соотношении к флокулянту от 40:1 до 1:1;

- по ходу движения воды коагулянт вводят или до, или одновременно, или после флокулянта;

- время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе принимают от 0,2 до 16,7 ч.

Проведение экспертизы Божко Л.Н. просила поручить:

Соукуп Владимиру Александровичу, имеющиму высшее техническое образование инженера-строителя по специальности «Водоснабжение и канализация», диплом X №564240. Стаж работы в институте «Ростовский Водоканал проект» в качестве главного инженера проекта 37 лет, общий стаж работы по специальности 45 лет. Награждён знаком «Почётный строитель России» ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ГОССТРОИ РОССИИ от 14 августа 2002 года, удостоверение №11075. Правительство Ростовской области присвоило звание «Ветеран труда», удостоверение - серия В №3314599.

Соукуп В.А., являясь главным инженером проекта института «Ростовский Водоканал проект» разрабатывал технические проекты по водоснабжению городов Ростова, Азова, Волгограда, Тольятти, Майкопа и др. Под его руководством были осуществлены реконструкции водопроводных очистных сооружений г. Басра в Ираке, в г. Баку и в ряде рабочих посёлков Социалистической Республики Вьетнам. Он имеет большой опыт практического решения вопросов очистки воды поверхностных водоисточников и глубокие знания в области проектирования и эксплуатации водоочистных систем различного назначения.

Ивановой Марии Титовне доценту кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии (ФГБОУ ВПО НГМА), аттестат доцента № 007888 от 20.12.2000г., кандидат технических наук, диплом кандидата наук № 03765 от 31.10.1997г., специалист по очистке природных и сточных вод, диплом № 184287 от 25.06.1071г. Стаж работы в ФГБОУ ВПО Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии 18 лет, общий стаж работы по специальности 42 года.

Имеет ряд научных трудов по тематике водоочистки (список прилагаем), огромный опыт научной и практической работы на различных водоочистных сооружениях России и бывшего СССР.

Румянцевой Марине Ивановне патентному поверенному, свидетельство № 192 от 28.02.1995г., имеющая высшее образование по специальности химик-физик, диплом № 771018 являющейся евразийским патентным поверенным, свидетельство № 111 от 20.11.1996г., имеющей

стаж работы в качестве патентного поверенного — свыше 18 лет. Вознаграждение Соукупа В.А. Ивановой М.Т. за участие в экспертном исследовании в размере 50000 рублей. каждому. Вознаграждение Румянцевой М.И. участие в экспертном исследовании будет согласовано в зависимости от поставленных вопросов, ориентировочно 30000руб.

ОАО ПО «Водоканал» заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, на разрешение экспертов поставить вопросы:

1.Использовалось ли в хозяйственной деятельности ОАО «ПО Водоканал» изобретение «Способ очистки воды в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом», охраняемое патентом № 2125540 РФ, за период с 31.03.2007 г. по 04.07.2012 г., а именно, использовались ли одновременно в совокупности все следующие признаки изобретения «Способ очистки воды в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом», предусмотренные формулой изобретения, указанной в патенте № 2125540 РФ:

а) обработка воды производится в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом,

б) к флокулянту в трубопровод дополнительно вводят минеральный коагулянт.

в) количественное соотношение коагулянта к флокулянту от 40:1 до 1:1.

г) время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе составляет от 0,2 до 16,7.

2. Если на первый вопрос ответ является положительным, то в какой временной период или периоды, исчисляемые в днях, в хозяйственной деятельности ОАО «ПО Водоканал» использовалось изобретение «Способ очистки воды в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом», охраняемое патентом № 2125540 РФ?»

Проведение дополнительной экспертизы общество просило поручить:

комиссии экспертов в области водоочистки ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» (адрес: 346428, Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул. Просвещения, 132):

Фесенко Леву Николаевичу - профессору, доктору технических наук, заведующий кафедрой «Водное хозяйство предприятий и населенных мест» ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)». высшее образование - инженер-технолог по специальности «Технология электрохимических производств», стаж работы - 43 года.

Костюкову Владимиру Павловичу - кандидату технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство предприятий и населенных мест» ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», высшее образование - инженер-строитель по специальности «Водоснабжение и канализация», стаж работы - 30 лет.

Божко Л.Н. возражала против вопроса, поставленного ОАО ПО «Водоканал», а также против назначения дополнительной экспертизы, в свою очередь, ответчик считает нецелесообразным назначение повторной экспертизы, указав, что истец в суде первой инстанции ходатайство о назначении повторной экспертизы не заявлял.

В судебное заседание 24.04.2013 г. ОАО ПО «Водоканал» представлены возражения относительно назначения повторной экспертизы и постановки вопросов истцом. Ответчиком проведен сравнительный анализ вопросов сторон, поставленных перед экспертом. В результате общество пришло к выводу о том, что разрешение вопросов сформулированных истцом не привет к полному и всестороннему исследованию судом всех обстоятельств, имеющих значение для дела, может привести к неправильному разрешению дела. Напротив, формулировки вопросов, предлагаемые ОАО ПО «Водоканал», направлены на установление и выяснение обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.

Божко Л.Н. также представила дополнительные пояснения, выразив согласие с позицией ответчика о том, что повторная экспертиза должна быть назначена по тем же вопросам и, в соответствии с пунктом 2 статьи 87 АПК РФ, просила поставить на разрешение экспертизы тот же вопрос, дополнив его только расшифровкой признаков изобретения в строгом соответствии с текстом формулы патента, чтобы исключить вольное трактование экспертами признаков изобретения:

Использовался ли для очистки поверхностных вод в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения способ, охраняемый патентом № 2125540 РФ на очистных сооружениях ОАО ПО «Водоканал» (присутствие всех признаков изобретения) с момента подписания акта внедрения 28 марта 2005 года и за

использовался, то как долго, имели ли место перерывы в его использовании? Признаки изобретения:

Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, отличающийся тем, что

- дополнительно вводят минеральный коагулянт;

- в количественном соотношении к флокулянту от 40:1 до 1:1;

- по ходу движения воды коагулянт вводят или до, или одновременно, или после флокулянта;

- время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе принимают от 0,2 до 16,7 ч.

Считает, что ответчик настаивает на собственной трактовке признаков изобретения, что недопустимо и искажает суть исследования. Требование ответчика обусловлено тем, что исказив признаки изобретения, можно уйти от сути изобретения, что уже сделал в своем исследовании эксперт Бутко Д.А.

Позиция ответчика в формулировке признаков изобретения полностью повторяет позицию эксперта Бутко Д.А., сотрудничающего с ОАО «ПО Водоканал» в рамках разработки НИР по повышению эффективности очистки воды (протокол конкурсной комиссии ОАО «ПО Водоканал» №184 от 26.04.2012г. и заинтересованного в поддержке позиции ответчика.

В настоящем судебном заседании истец поддержал ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу. Указал, что эксперт, предложенный ответчиком, не может проводить экспертизу по настоящему делу, поскольку в течение долгого времени сотрудничает с ОАО «ПО Водоканал».

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против проведения повторной экспертизы, поскольку основания отсутствуют. Представитель ответчика настаивал о проведении дополнительной экспертизы по делу.

Истец пояснил, что главная черта изобретения – это взаимодействие реагентов с водой в трубопроводе. Независимо от того, куда вводят реагент, главное в формуле изобретения -время контакта реагента с водой.

Выслушав стороны, учитывая противоречия между выводами экспертов при даче заключения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости проведения повторной экспертизы, поскольку считает, что проведение дополнительной экспертизы не устранит имеющиеся противоречия по ранее проведенной экспертизе.

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункту 8 постановления Пленума, лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, однако определение круга и содержания вопросов, которые будут поставлены перед экспертом, относится к исключительной компетенции арбитражного суда.

С учетом мнения сторон, суд апелляционной инстанции признаёт необходимым поставить перед экспертом следующие вопросы:

1. Использовался ли для очистки поверхностных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения способ, охраняемый патентом № 2125540 РФ на очистных сооружениях ОАО ПО «Водоканал» (присутствие всех признаков изобретения) с момента подписания акта внедрения 28 марта 2005 года и за

использовался, то как долго, имели ли место перерывы в его использовании? Признаки изобретения:

Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, отличающийся тем, что

- дополнительно вводят минеральный коагулянт;

- в количественном соотношении к флокулянту от 40:1 до 1:1;

- по ходу движения воды коагулянт вводят или до, или одновременно, или после флокулянта;

- время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе принимают от 0,2 до 16,7 ч.

По смыслу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при назначении экспертизы стороны вправе предлагать и свои варианты учреждения, которому следует поручить проведение экспертизы, однако, экспертное учреждение и эксперт определяются арбитражным судом.

В силу пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в соответствии с положениями части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемым судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Суд признаёт необходимым поручить проведение судебной экспертизы:

Соукуп Владимиру Александровичу, имеющему высшее техническое образование инженера-строителя по специальности «Водоснабжение и канализация», диплом X №564240. Стаж работы в институте «Ростовский Водоканал проект» в качестве главного инженера проекта 37 лет, общий стаж работы по специальности 45 лет;

Ивановой Марии Титовне доценту кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии (ФГБОУ ВПО НГМА), аттестат доцента № 007888 от 20.12.2000г., кандидат технических наук, диплом кандидата наук № 03765 от 31.10.1997г., специалист по очистке природных и сточных вод, диплом № 184287 от 25.06.1071г. Стаж работы в ФГБОУ ВПО Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии 18 лет, общий стаж работы по специальности 42 года.

Румянцевой Марине Ивановне патентному поверенному, свидетельство № 192 от 28.02.1995г., имеющей высшее образование по специальности химик-физик, диплом № 771018 являющейся евразийским патентным поверенным, свидетельство № 111 от 20.11.1996г., имеющей стаж работы в качестве патентного поверенного — свыше 18 лет.

На основании ч.1 ст. 108 АПК РФ и п.15 постановления Пленума, предварительная сумма вознаграждения за проведение экспертизы в размере 100000 руб. внесена ИП Божко Л.Н. на депозитный счёт апелляционного суда (платежное поручению №6 от 19.03.2013).

В соответствии с п.1 ст. 144 АПК РФ, при назначении экспертизы суд вправе приостановить производство по делу. В связи с изложенным, поскольку назначение судебной экспертизы произведено в целях получения доказательств, направленных

на правильное рассмотрение спора по существу, суд, руководствуясь п.4 ст. 145 АПК РФ, считает необходимым приостановить производство по делу до истечения срока, установленного для производства экспертизы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 108, пунктом 1 статьи 144, пунктом 4 статьи 145, статьей 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить повторную судебную патентоведческо-техническую экспертизу по делу №А53-6239/2010.

Отклонить ходатайство ОПО ПО «Водоканал» о назначении по делу №А53- 6239/2010 дополнительной экспертизы .

Поручить проведение повторной экспертизы:

Соукуп Владимиру Александровичу, имеющему высшее техническое образование инженера-строителя по специальности «Водоснабжение и канализация», диплом X №564240. Стаж работы в институте «Ростовский Водоканал проект» в качестве главного инженера проекта 37 лет, общий стаж работы по специальности 45 лет;

Ивановой Марии Титовне доценту кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии (ФГБОУ ВПО НГМА), аттестат доцента № 007888 от 20.12.2000г., кандидат технических наук, диплом кандидата наук № 03765 от 31.10.1997г., специалист по очистке природных и сточных вод, диплом № 184287 от 25.06.1071г. Стаж работы в ФГБОУ ВПО Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академии 18 лет, общий стаж работы по специальности 42 года.

Румянцевой Марине Ивановне патентному поверенному, свидетельство № 192 от 28.02.1995г., имеющей высшее образование по специальности химик-физик, диплом № 771018 являющейся евразийским патентным поверенным, свидетельство № 111 от 20.11.1996г., имеющей стаж работы в качестве патентного поверенного — свыше 18 лет.

Поставить перед экспертами вопрос:

1.Использовался ли для очистки поверхностных вод в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения способ, охраняемый патентом № 2125540 РФ на очистных сооружениях ОАО ПО «Водоканал» (присутствие всех признаков изобретения) с момента подписания акта внедрения 28 марта 2005 года и за спорный период (начало периода 28.03.2005г. по 04.07.2012 года) если использовался, то как долго, имели ли место перерывы в его использовании? Признаки изобретения:

Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом, отличающийся тем, что

- дополнительно вводят минеральный коагулянт;

- в количественном соотношении к флокулянту от 40:1 до 1:1;

- по ходу движения воды коагулянт вводят или до, или одновременно, или после флокулянта;

- время совместного контакта реагентов с водой в трубопроводе принимают от 0,2 до 16,7 ч.

Установить срок для проведения экспертизы и предоставления в суд экспертного заключения равный 45 дням с момента получения настоящего определения и материалов дела экспертным учреждением.

Предварительные расходы по оплате экспертизы возложить на ИП Божко Л.Н.

Определить предварительный размер вознаграждения экспертной организации за проведение исследования в сумме 100000 рублей, включая НДС.

Окончательный размер вознаграждения экспертному учреждению за проведение исследования определить по выставлении счета на оплату выполненных услуг.

Предварительная сумма вознаграждения за проведение экспертизы в размере 100000 руб. внесена ИП Божко Л.Н. на депозитный счёт апелляционного суда (платежное поручению № 6 от 19.03.2013).

Обязать стороны не чинить препятствий эксперту в проведении экспертизы и осмотре земельного участка и объектов недвижимости.

Предупредить экспертов Соукуп Владимира Александровича, Иванову Марию Титовну, Румянцеву Марину Ивановну о предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Приостановить производство по делу до истечения установленного судом срока проведения экспертизы.

М.В. Ильина