Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении экспертизы и
приостановлении производства по делу
город Пермь
30 сентября 2020 года Дело № А50-38584/2019
Резолютивная часть определения оглашена 29 сентября 2020 года.
Полный текст определения изготовлен 30 сентября 2020 года.
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О., при ведении протокола судебного онлайн - заседания секретарем судебного заседания Хасаншиной Э.Г., рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» (ИНН 6621016702 ОГРН 1096621001036)
к обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОГРН 1145958033055 ИНН 5906999380)
о признании действий по подаче заявок на регистрацию полезных моделей незаконными, о взыскании штрафа в размере 5 000 000 руб.,
при участии в судебном заседании представителей истца Малахова Б.А., по доверенности от 26.08.2019, Тер-Аветикян Р.Г., по доверенности от 26.08.2019; представителей ответчика Бурковой В.А., по доверенности от 15.01.2020.
У С Т А Н О В И Л:
общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМАШ» (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением, согласно которому, просит признать действия общества с ограниченной ответственностью «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (далее - ответчик) по подаче заявки на регистрацию полезной модели № 2018128673 от 03.08.2018 и получению патента РФ на полезную модель № 186585 нарушением п. 8.7 Договора № 47/ПКН/2016 от 27.06.2016;
признать действия по подаче заявки на регистрацию полезной модели № 2018128673 от 03.08.2018 и получению патента РФ на полезную модель № 186585 нарушением исключительного права истца на ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением);
обязать ответчика опубликовать решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении в печатном издании журнала «Деловой журнал Neftegaz.RU» (ПИ № ФС 77-46285) со следующим указанием действительного правообладателя ноу-хау: «ООО «ПКНМ» (ИНН 5906999380) незаконно зарегистрировало полезную модель «Двухупорное резьбовое соединение» (патент РФ № 186585), тем самым раскрыв ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением), правообладателем которого является истец;
обязать опубликовать решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении в печатном издании журнала «Нефтегаз.ру» (ЭЛ № ФС 77-45356) со следующим указанием действительного правообладателя ноу-хау: ООО «ПКНМ» (ИНН 5906999380) незаконно зарегистрировало полезную модель «Двухупорное резьбовое соединение» (патент РФ № 186585), тем самым раскрыв ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением), правообладателем которого является истец;
взыскать с ответчика штраф в размере 5 000 000 руб.
Представитель истца поддерживает заявленное ранее ходатайство о проведении по настоящему делу судебной экспертизы и просит поручить ее проведение эксперту Суворову Константину Александровичу либо Шубину Сергею Николаевичу и поставить перед экспертом следующие вопросы:
Группа вопросов № 1:
1.1 Входят ли параметры из чертежа № HLIDS46 в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.2 Входят ли параметры из чертежа № HLIDS26 в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.3Входят ли параметры из чертежа № HLIDS38 в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.4Входят ли параметры из чертежа № HLIDS31 в объем охраны № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.5 Входят ли параметры из чертежа № HLIDS40 в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.6 Вводят ли параметры из чертежа № HLIDS6-5/8FH в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.7 Входят ли параметры из чертежа № HLIDS23 в объем охраны полезной модели
№ 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.8 Входят ли параметры из чертежа № HLIDS5-1/2FH в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
1.9 Вводят ли параметры из чертежа № HLIDS50 в объем охраны полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
Группа вопросов № 2:
2.1 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS46 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.2 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS26 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.3 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS38 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.4 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS31 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.5 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS40 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.6 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS6-5/8FH вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.7 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS23 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.8 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS5-1/2FH вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
2.9 Можно ли на основании параметров из чертежа № HLIDS50 вывести признаки независимого пункта формулы полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение»?
Группа вопросов № 3:
3.1 Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS46?
3.2Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа №HLIDS26?
3.3Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа
№ HLIDS38?
3.4Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа №HLIDS31?
3.5Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS40?
3.6Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS6-5/8FH?
3.7Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS23?
3.8Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS5-1/2FH?
3.9Можно ли рассматривать формулу полезной модели № 186585 «Двухупорное резьбовое соединение» как формульное обобщение параметров из чертежа № HLIDS50?
Представитель ответчика поддерживает направленное ранее ходатайство об оставлении части требований искового заявления без рассмотрения (вх. 25.09.2020), просит оставить без рассмотрения исковые требования в части признания действий ответчика по подаче заявки на регистрацию полезной модели № № 2018128673 от 03.08.2018 и получению патента РФ на полезную модель № 186585 нарушением исключительного права истца на ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением); в части требования об обязании ответчика опубликовать решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении в печатном издании журнала «Деловой журнал Neftegaz.RU» (ПИ № ФС 77-46285) со следующим указанием действительного правообладателя ноу-хау: «ООО «ПКНМ» (ИНН 5906999380) незаконно зарегистрировало полезную модель «Двухупорное резьбовое соединение» (патент РФ № 186585), тем самым раскрыв ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением), правообладателем которого является истец; в части обязания ответчика опубликовать решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении в печатном издании журнала «Нефтегаз.ру» (ЭЛ № ФС 77-45356) со следующим указанием действительного правообладателя ноу-хау: ООО «ПКНМ» (ИНН 5906999380) незаконно зарегистрировало полезную модель «Двухупорное резьбовое соединение» (патент РФ № 186585), тем самым раскрыв ноу-хау (сведения, необходимые для изготовления и контроля продукции со специальным резьбовым соединением), правообладателем которого является истец; ссылается на не соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в указанной выше части требований, по мнению ответчика требования изложенные в претензии от 24.09.2019 изложены лишь в части штрафа.
Представитель истца против удовлетворения ходатайства возражает, ссылается на длительность рассмотрения настоящего иска, а именно проведено по делу более 6 судебных заседаний, на которых данное ходатайство ответчиком заявлено не было, в связи с чем, по мнению истца, правовой интерес рассмотрения данного ходатайства отсутствует; указывает на то, что претензионный порядок последним соблюден, обращает внимание на то, что обязательное требование соблюдения претензионного порядка распространяется на требования материального характера.
Суд, рассмотрев ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения в части, в порядке ст. 159 АПК РФ, с учетом мнения истца, на основании ст. 148 АПК РФ, не находит оснований для его удовлетворения.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов.
Требования истца по настоящему делу содержат, в том числе нематериальные требования, претензионный порядок урегулирования которых, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрен, претензия с требованием о выплате штрафа в размере 5 000 000 руб. ответчику была направлена, и соответственно получена последним.
Кроме того, суд отмечает, что претензионный порядок является способом досудебного урегулирования возникшего спора. В условиях, когда дело находится на рассмотрении арбитражного суда, и ответчик выразил несогласие с заявленными требованиями, претензионный порядок не может выполнить задачу урегулирования спора и приведет к затягиванию срока его разрешения.
Представитель ответчика представил письменные возражения на ходатайство о проведении экспертизы (вх. 25.09.220), считает, что вопросы, которые поставлены перед экспертом, не соответствуют предмету исковых требований, соответственно не направлены на установление обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. Представитель ответчика полагает, что вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть направлены на установление того факта, что ответчик использовал предполагаемый секрет производства истца при создании технического решения, на которое в последствие был получен патент, а также такое использование привело к раскрытию конфиденциальной информации. По мнению ответчика, истец формулирует вопросы, используя индуктивный метод, которые не даст однозначного ответа; указывает на то, проведение экспертизы, экспертам, указанным истцом, не может быть поручено, поскольку их квалификации не соответствуют той области специальных знаний, к которой относятся поставленные вопросы.
Ответчик, в случае назначения экспертизы по настоящему делу, считает возможным поставить перед экспертом вопросы относительно того, можно ли, руководствуясь исключительно Патентом РФ № 186585, получить информацию о размерах, содержащихся в чертежах «HLIDS 23, 26, 31, 38, 40, 46, 50, 5-1/2 FH, 6-5/5 FH»; можно ли было вывести формулу полезной модели по Патенту РФ № 186585 без использования чертежей «HLIDS 23, 26, 31, 38, 40, 46, 50, 5-1/2 FH, 6-5/5 FH»; проведение экспертизы просит поручить патентному поверенному Шаховой Галине Николаевнелибо патентному поверенному Рыбиной Натальи Алексеевне, либо эксперту АНО "СоюзЭкепертиза" Торгово-промышленной платы РФ Патентному поверенному Хорошкееву Владимиру Александровичу; представил доказательства внесения денежных средств на депозит суда, письменные согласия экспертом на проведение соответствующей экспертизы.
Представитель истца дал пояснения относительно назначения экспертизы, считает находимым поручить ее проведение экспертам Суворову К. А. либо Шубину С. Н. и поставить перед ними предложенные истцом ранее вопросы.
Представитель истца считает возможным назначить по настоящему делу комиссионную судебную патентоведческую экспертизу и поручить ее проведения экспертам, предложенным соответственно истцом и ответчиком.
Представитель ответчика вопрос относительно проведения комиссионной экспертизы оставляет на усмотрение суда.
Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу.
По данному делу требуются специальные познания, в связи с чем, проведение экспертизы по делу признано судом целесообразным.
Пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 23 от 04.04.2014 предусмотрено, что экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).
При назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле. Соответственно, если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82 Кодекса) в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение экспертизы.
При выборе экспертного учреждения суд руководствуется сведениями о стоимости и сроке проведения экспертизы.
Суворов Константин Александрович выразил согласие на проведение судебной экспертизы, указав, что стоимость услуг составит 100 000 руб., указал, что является зарегистрированным патентным поверенным РФ № 1106, специализация: Изобретения и полезные модели с 03.07.2006; Товарные знаки и знаки обслуживания с 20.11.2006; имеет высшее техническое образование (Московский государственный авиационный институт (технический университет)), высшее юридическое (Российская государственная академия интеллектуальной собственности).
Шубин Сергей Николаевич выразил согласие на проведение судебной экспертизы, указав, что стоимость услуг составит 100 000 руб., срок выполнения экспертизы – 14 рабочих дней с момента поступления материалов дела; образование: Институт Проблем Машиноведения РАН, специальность «Механика деформируемого твердого тела», кандидат физико-математических наук, Санкт-Петербургский Политехнический Университет, направление «Прикладная математика», степень магистра техники и технологии, Санкт-Петербургский Политехнический Университет, направление «Прикладная математика», степень бакалавра техники и технологии. Кроме того, представлены сведения об опыте работы за период с 2007 года по настоящее время, сведения о публикациях/патентах, сведения о публикациях в материалах международных конференций.
Шахова Галина Николаевнавыразила согласие на проведение судебной экспертизы, указав, что стоимость услуг составит 70 000 руб., срок проведения экспертизы – 20 рабочих дней с даты предоставления исходных материалов, указав, что является патентным поверенным (Свидетельство патентного поверенного № 873), опыт работы в статусе патентного поверенного более 17 лет (с 2003 г.), имеет высшее техническое образование (инженер-электротехник), а также квалификацию патентоведа с 1987 г.
Рыбина Наталья Алексеевна выразила согласие на проведение судебной экспертизы, указав, что стоимость услуг составит 120 000 руб., срок проведения экспертизы – месячный срок с момента поступления полного комплекта материалов, указав, что является патентным поверенным (Свидетельство патентного поверенного № 508; Свидетельство Евразийского патентного поверенного № 234) опыт работы в статусе патентного поверенного более 23 лет (с 1997 г.), имеет высшее техническое образование (инженер-механик), а также квалификацию патентоведа с 1989 г. Является сертифицированным экспертом судебной экспертизы(Сертификат соответствия № 7/2086).
АНО "СоюзЭкепертиза" Торгово-промышленной платы РФ выразила согласие на проведение судебной экспертизы, указав, проведение экспертизы будет поручено эксперту Хорошкееву Владимиру Александровичу, являющемуся патентным поверенным (Свидетельство патентного поверенного № 78) опыт работы в статусе патентного поверенного более 27 лет (с 1993 г.), имеющей высшее техническое образование (инженер-технолог), а также квалификацию патентоведа с 1986 г.; стоимость экспертизы составил 172 000 руб., срок проведения – 20 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых для исследования документов.
Статьей 55 АПК РФ предусмотрено, что экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ.
Принимая во внимание наличие разногласий между сторонами по выбору эксперта, судом поставлен вопрос о назначении комиссионной экспертизы экспертам, предложенным сторонами.
В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 83 АПК РФ проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам.
Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом (ч. 1 ст. 84 АПК РФ).
Учитывая мнения сторон, с целью исключения субъективного влияния конкретного эксперта на результаты проводимой экспертизы суд считает возможным назначить проведение комиссионной экспертизы, поручив её проведение эксперту Шубину Сергею Николаевичу и эксперту АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ Хорошкееву Владимиру Александровичу.
Вопросы эксперту суд считает возможным сформулировать согласно ходатайству ответчика с учетом вопросов истца (группа вопросов № 3).
Иные вопросы, представленные истцом (группы вопросов 1 и № 2) не связаны с предметом и основанием иска. Как следует из доводов и пояснений сторон, ответчик не оспаривает тот факт, что патент РФ № 186585 представляет собой формульное обобщение, в том числе чертежей ответчика. Чертежи и патент соотносятся как частное и общее, а патент зарегистрирован на основании множества изученных источников информации. Поэтому ответы на вопросы групп 1 и 2 с учетом возражений ответчика, не приведут к разрешению спора между сторонами.
В связи с назначением экспертизы, производство по делу подлежит приостановлению в соответствии с п. 1 ст. 144 АПК РФ до получения заключения эксперта.
Руководствуясь ст.ст. 82, 83, 84, п. 1 ст. 144, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Назначить по настоящему делу комиссионную судебную патентоведческую экспертизу, производство которой поручить эксперту Шубину Сергею Николаевичу и эксперту АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ Хорошкееву Владимиру Александровичу.
2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:
1). Можно ли руководствуясь Патентом РФ № 186585 получить информацию о размерах, содержащихся в чертежах № HLIDS 23, 26, 31, 38, 40, 46, 50, 5-1/2 FH, 6-5/5 FH?
2а). Можно ли вывести формулу полезной модели по Патенту РФ № 186585 без использования вышеуказанных чертежей?
2б). Можно ли рассматривать формулу полезной модели по Патенту РФ № 186585 как формульное обобщение параметров из указанных выше чертежей?
3. Направить экспертам материалы настоящего дела.
4. Определить срок проведения экспертизы 30 календарных дней со дня представления экспертам материалов для проведения экспертизы.
5. Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст.307 Уголовного кодекса РФ).
6. Определить стоимость экспертизы 272 000 руб. Обязанность по оплате стоимости экспертизы возложить на истца в сумме 100 000 руб., на ответчика в сумме 172 000 руб.
7. Производство по делу приостановить до получения заключения эксперта.
Суд разъясняет, что в порядке ст. 55 АПК РФ эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.
Определение о приостановлении производства по делу может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.
Адрес для корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 177.
При переписке просьба ссылаться на номер дела № А50-38584/2019.
Специалист судьи: Некрасова А.А. тел. 217-48-27.
Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном заседании можно узнать по телефону (342) 217-50-00 или на официальном сайте суда в сети Интернет: www.perm.arbitr.ru.
Судья Ю.О. Кремер
