Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения оглашена 09 марта 2022 года

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи  Труниной Е.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Завьяловой Ю.О., при участии представителей истца – ФИО1, по доверенности, ответчика – ФИО2, по доверенности, рассмотрев в судебном заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «РНС Групп», г. Москва (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 05.10.2016)

к Обществу с ограниченной ответственностью «РК Ковчег», г. Тверь (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации 02.08.2017)

о взыскании 1 000 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «РНС Групп», г. Москва (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «РК Ковчег», г. Тверь (далее – ответчик) о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб.

Походатайствуистцасудебноезаседаниепроведеновформатеонлайн-заседанияпутемиспользованияинформационнойсистемы «Картотекаарбитражныхдел».

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал относительно исковых требований по основаниям, изложенным в отзывах.

Из имеющихся в материалах дела документов усматривается следующее:

Истец является правообладателем исключительного права в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации №715479 в отношении 32, 33, 34, 35,39,41, 43 классов услуг МКТУ (с датой приоритета 28 ноября 2018 года).

Исковые требования Общества мотивированы незаконным использованием ООО «РК Ковчег» изображения  и коммерческого обозначения деятельности ночного клуба (общественного заведения), ресторана (кафе, места общественного питания), сходного, по мнению истца, до степени смешения со знаком .

Данное обозначение введено ответчиком в оборот и используются им для целей индивидуализации деятельности на сайте http://zerkalotver. сlub, в Instagram https://www.instagram.com/clubzerkalo/, в Вконтакте https://vk.com/clubzerkalo, на вывесках, документации.

Полагая, что действия ответчика по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения правообладателя, являются неправомерными, с целью компенсации причиненного неправомерным использованием ущерба, истец обратился в арбитражный суд.

Рассмотрев представленные материалы, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, исходя из положений статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласие правообладателя не требуется, если использование третьим лицом обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В пункте 45 "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков", утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, предусмотрено следующее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). Исследуемые признаки изображений установлены в пункте 43 приказа, согласно которому: Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснил ВАС РФ в пункте 13 Информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 указано на то, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее по тексту – Правила, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

Согласно пункту 14.4.2 Правил, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, что истец является правообладателем исключительного права в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации №715479 в отношении 32, 33, 34, 35,39,41, 43 классов услуг МКТУ (с датой приоритета 28 ноября 2018 года).

Исследовав представленные истцом фотоматериалы, судом установлено, что товарный знак истца представляет собой яркую контрастную композицию, выполненную в сочетании салатового и фиолетового цветов, в состав которой входит словесный элемент «Z.CITY» и расположенный над ним изобразительный элемент в виде квадрата с диагональными полосами разного цвета (салатового и фиолетового) внутри него. Вся композиция размещена на прямоугольнике салатового цвета.

Между тем, обозначение , которое использовал ответчик представляет собой композицию в сочетании черного и желтого цветов, в состав которой входит словесный элемент «ZERKALO» и расположенный над ним изобразительный элемент в виде квадрата с диагональными полосами разного цвета (черного и желтого) внутри него. Вся композиция размещена на круге черного цвета.

Словесные элементы, входящие в состав спорных знаков, не имеют ничего между собой общего ни по фонетическим, ни по семантическим признакам. Слово «Z.CITY» является словом английского языка, в переводе означающее - «З.ГОРОД».

 Слово «ZERKALO» является транслитерацией русского слова «зеркало» латинскими буквами. Поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, их графика не подлежит сравнению. Словесные элементы комбинированных обозначений являются наиболее значимыми в знаке по сравнению с изобразительными. Они доминируют в спорных обозначениях, поскольку лучше воспринимаются и запоминаются потребителем. Из этого следует, что сравниваемые спорные знаки также по-разному воспринимаются потребителем из-за наличия в них разных словесных элементов.

Изобразительные элементы сравниваемых знаков имеют различное цвето-графическое и композиционное решение. Их объединяет только наличие одного элемента - квадрата с диагональными полосами внутри него, который сам по себе является слабым элементом, как простая геометрическая фигура.

Как установлено судом, такие же и подобные элементы часто используются в товарных знаках, принадлежащих разным правообладателям, в отношении однородных товаров и услуг (л.д. 110-112 т.1).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые товарный знак и обозначение не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на сходство отдельного элемента. Сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения и не порождают в сознании потребителя ложного представления о лице, оказывающем услуги 41 класса МКТУ.

Как видно из описания спорных знаков, из-за различного словесного обозначения, различного сочетания цветов, различного композиционного решения (размещение на прямоугольнике и размещение на круге) в целом они производят разное впечатление.

С учетом данных положений суды первой и апелляционной инстанций, сопоставив спорное обозначение с товарным истца, пришли к выводам об отсутствии их сходства и не способности ввести рядового потребителя в заблуждение относительно изготовителя автоматических моек, что явилось основанием для вывода об отсутствии нарушения исключительного права общества "Авто-аксессуары".

Как следует из правовой позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Материалами дела также подтверждается факт реализации ответчиком продукции в упаковке, отвечающей признакам промышленного образца, патент на которую имеется у истца.

Таким образом, истец в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», подтвердил факт принадлежности ему исключительных прав на указанный промышленный образец.

Учитывая, что исключительные права на промышленный образец №RU 93839 «Упаковка» принадлежат истцу, материалами дела подтвержден факт реализации продукции ответчиком.

Ответчик полагает, что его  товар не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и внешний вид упаковки, известной из патента РФ на промышленный образец №93839.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленные образцы входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия.

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия. Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

Вопрос об использовании промышленного образца истца в производимым и реализуемым ответчиком товаре является вопросом факта, в связи с чем, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Факт того, что картонная упаковка «ПИВО СВЕТЛОЕ «ГРАНЕНЫЙ МЯЧ» производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и внешний вид упаковки, известной из патента №RU93839 «Упаковка» подтверждается решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2020 года №201750 6098/49 (110092), Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 года по делу №СИП-354/2020, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2020 года по делу №СИП-354/2020.

Так, Роспатент указал, что сравниваемые внешние виды упаковок обладают общими признаками, а именно: представляют собой форму футбольного мяча, выполненного в стиле "оригами", то есть сложением заготовки в многогранник; стороны многогранника выполнены в виде четырехугольника и треугольника; на сторонах многогранника выполнены пятиугольники; наличие ручки.

Внешний вид упаковки по спорному патенту N 110092  отличается от внешнего вида известной из противопоставленного патента упаковки следующими признаками: выполнение всех сторон многогранника сплошными (без вырезов в нижней, средней, верхней частях) (далее - [А]); выполнение на сторонах многогранника пятиугольников в черном цвете (далее - [Б]); выполнение заготовки для сборки целостной, в том числе сплошной без каких-либо вырезов (далее - [В]); выполнение на одной стороне многогранника крышки круглой формы (далее - [Г]); выполнение ручки в виде трапеции с отведенными местами для пальцев рук (далее - [Д]).

Признаки [Г] и [Д] обусловлены функциональными задачами упаковки по спорному патенту, в связи с чем, не могут быть учтены при оценке патентоспособности этой упаковки.

Отличительные признаки [А]-[В] промышленного образца по спорному патенту не обусловлены творческим характером ввиду того, что композиционное построение этого промышленного образца сходно по сравнению с внешним видом известной из противопоставленного патента упаковки и, следовательно, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и внешний вид противопоставленного промышленного образца, заключающийся в образе классического футбольного мяча.

В связи с изложенным, Роспатент пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражений общества ввиду несоответствия промышленного образца по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность" и признал патент Российской Федерации на промышленный образец N 110092 недействительным полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 года по делу №СИП-354/2020 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2020 года №201750 6098/49 (110092) признано соответствующим законодательству, в связи с чем, требование ФИО3 о признании оспариваемого решения недействительным оставлено без удовлетворения.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что использование ответчиком промышленного образца истца без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

Как установлено пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответственность за нарушение исключительного права на промышленный образец установлена статьей 1406.1 ГК РФ, в соответствии с которой в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Способ компенсации выбран истцом, исходя из предусмотренного минимального и максимального предела суммы, которая взыскивается в виде компенсации вместо возмещения убытков, а именно в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Истцом предъявлена ко взысканию компенсация в размере 5 000 000 руб.

В обоснование заявленной суммы компенсации истец указал на следующие обстоятельства.

Согласно отчету из ЕГАИС ООО «Частная пивоварня «Афанасий» в период с 26.12.2017 года по 14.08.2018 года осуществило 25 поставок «ПИВО СВЕТЛОЕ «ГРАНЕНЫЙ МЯЧ» в общем количестве 23 111 шт. Вторичной упаковкой данного пива являлась картонная упаковка в виде «футбольного мяча». Таким образом, ООО «Частная пивоварня «Афанасий» ввело в гражданский оборот 23 111 единиц товара, в котором использовался патент истца.

Вероятные имущественные потери АО «Готэк-Принт» оценивает в размере 895 320,12 руб., которые складываются из стоимости одной единицы упаковки равной 38,47 руб.

Учитывая изложенное, истец полагает, что заявленная компенсация в размере 5 000 000 руб. является обоснованной, поскольку нарушение прав истца осуществлялось ответчиком длительно – более 8 мес.; кроме того, истец учитывает экономический эффект (ценность) промышленного образца в период проведения в России Чемпионата мира по футболу (с 14.06.2018 по 15.07.2018).

В соответствии с п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29).

Ответчик не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, ответчик может быть привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав в виде взыскания с него компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и при отсутствии его вины.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012г. № 8953/12 по делу № А40- 82533/2011.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительного права истца на полезную модель, ответчиком в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, заявленный размер компенсации не должен служить неосновательным обогащением истца за счет ответчика.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает заявленный истцом размер компенсации чрезмерно завышенным.

С учетом степени вины нарушителя (ответчик выпускал продукцию: «ПИВО СВЕТЛОЕ «ГРАНЕНЫЙ МЯЧ» 4 л. в упаковке, использованной на основании лицензионного договора от 01.08.2018 года, заключенного с ИП ФИО3, правообладателем исключительного права в отношении промышленного образца по патенту РФ № 110092 и не предполагал, что впоследствии указанный патент будет признан недействительным); длительности нарушения ответчиком исключительных прав истца; отсутствия доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права правообладателя, оценив вероятные убытки истца, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд пришел к выводу о возможном снижении компенсации до 500 000 руб.

Согласно статье 1407 ГК РФ, патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Требования истца об обязании Общества с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня «Афанасий», г. Тверь опубликовать решение о неправомерном использовании промышленного образца истца в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлены правомерно и подлежат удовлетворению в порядке п. 1 ст. 1252 и ст. 1407 ГК РФ.

Истец просит также взыскать с ответчика расходы, понесенные за экспертизу проведенной ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» на предмет соответствия промышленного образца №110092 «Упаковка» условию патентоспособности «оригинальность» в размере  79 200 руб.

Из положений ст. 106 АПК РФ следует, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Из содержания данной нормы следует, что перечень судебных издержек не является исчерпывающим, а потому, исходя из ее (нормы) взаимосвязи с положениями ст. 64, 65 АПК РФ, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 N 2186-О, от 04.10.2012 N 1851-О).

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что понесенные истцом расходы в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости.

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за незаконное использование промышленного образца истца.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта производства и реализации ответчиком продукции, в которой использованы промышленный образец, защищенный патентом №93839, исключительные права на который принадлежат истцу.

Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Экспертиза по делу судом не назначалась.

Вопрос об использовании промышленного образца истца в производимом и реализуемом ответчиком товаре является вопросом факта, в связи с чем, разрешен настоящим судом, а также был разрешен  Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-354/2020 с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Расходы истца по составлению экспертного заключения по смыслу статьи 106 АПК РФ и разъяснений, приведенных в пункте 2 Постановления № 1, не относятся к судебным издержкам, поскольку истец имел возможность реализовать право на обращение в суд без таких затрат, необходимость несения данных расходов истцом не доказана.

При указанных обстоятельствах, требование истца о возмещении расходов на оплату услуг специалиста ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности», составившего экспертное заключение, удовлетворению не подлежит.