Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2022 № С01-1621/2022

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 ноября 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л. –

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2022 по делу № СИП-253/2022

по заявлению иностранного лица открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал» (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Минская обл., Республика Беларусь, 223710, РН 600122531) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2021 о признании недействительным патента Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, Челябинская обл., 456618, ОГРН 1027400775819), публичное акционерное общество «Уралкалий» (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618416, ОГРН 1025901702188).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал» – Мельников А.В. (по доверенности от 13.01.2021 № 01-24/190), Курепин А.В. (по доверенности от 24.05.2021), Микуцкая Т.Ю. (по доверенности от 23.05.2022 № 01-01-13/3596);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Старостин Д.С. (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-384/41);

от акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» – Касьяненко К.К. (по доверенности от 25.01.2022 № 1/041ЮР), Гавриков М.Д. (по доверенности от 25.01.2022 № 1/040ЮР);

от публичного акционерного общества «Уралкалий» – Осетров С.С. (по доверенности от 01.01.2022 № 4).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо открытое акционерное общество «ЛМЗ Универсал» (далее – компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.12.2021 о признании недействительным патента Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн», об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» (далее – завод) против выдачи патента Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн», в том числе рассмотреть ходатайство компании о преобразовании патента Российской Федерации № 2688822 на изобретение в патент на полезную модель.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены завод и публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее – общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2022 заявление компании удовлетворено. Решение Роспатента от 17.12.2021 о признании недействительным патента Российской Федерации № 2688822 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 2 статьи 1350 и пункта 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Кроме того, суд обязал Роспатент рассмотреть поступившее 14.07.2020 возражение завода против выдачи патента Российской Федерации № 2688822, в том числе рассмотреть ходатайство компании о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, с учетом принятого решения суда.

Не согласившись с решением от 07.06.2022, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2022 кассационная жалоба Роспатента принята к производству, на 03.10.2022 назначено судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам по ее рассмотрению.

Компания и общество 28.09.2022 представили отзывы на кассационную жалобу, в которых выразили несогласие с содержащимися вней доводами, просили оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2022 в целях дополнительного изучения материалов дела и правовых позиций лиц, участвующих в деле, с учетом их позиций, изложенных в отзывах и озвученных в ходе судебного заседания, судебное разбирательство по кассационной жалобе Роспатента отложено на 31.10.2022.

Завод 17.10.2022 представил отзыв на кассационную жалобу, в котором согласился с изложенными в ней доводами, поддержал заявленные административным органом требования.

В судебное заседание 31.10.2022 явились представители лиц, участвующих в деле.

В связи с изменением состава президиума Суда по интеллектуальным правам рассмотрение кассационной жалобы административного органа начато с самого начала.

Представители Роспатента и завода поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Представители компании и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания является обладателем патента Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн», выданного по заявке № 2018122536 (индекс Международной патентной классификации – E21C 27/02 (2006.01)), дата приоритета – 20.06.2018.

Патент выдан со следующей формулой изобретения:

«1. Горный комбайн, включающий ходовую часть, центрально расположенный конвейер, верхнее отбойное устройство, бермовый орган и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями, снабженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними, а на выходных – наружными режущими дисками, с частичным перекрытием дисков друг другом с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое, отличающийся тем, что внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками, при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке.

2. Горный комбайн по п. 1, отличающийся тем, что плоскости резания режущих дисков смещены относительно друг друга.

3. Горный комбайн по пп. 1, 2, отличающийся тем, что оси внутренних режущих дисков в проекции на перпендикулярную плоскость смещены в сторону забоя относительно осей наружных режущих дисков.

4. Горный комбайн по п. 3, отличающийся тем, что диаметры наружных и внутренних режущих дисков равны.

5. Горный комбайн по п. 4, отличающийся тем, что количество резцов на внутренних режущих дисках в два раза меньше, чем на наружных.».

Заявка на изобретение содержит следующие графические материалы:

Согласно описанию изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для проходки горизонтальных и наклонных горных выработок при добыче полезных ископаемых.

Задачей изобретения является повышение производительности комбайна и качества добываемой руды, а также повышение безопасности и улучшение условий труда персонала.

Завод 14.07.2020 обратился в Роспатент с возражением против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку все признаки формулы этого изобретения известны из уровня техники, а именно из следующих источников информации:

Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных
рудников / под общ. ред. Б.В. Васильева. Часть 2. Пермь: ЗАО «НИПО», 1999. С. 44–59 (далее – источник информации 1);

патент Российской Федерации № 2630839, опубликованный 13.09.2017 (далее – источник информации 2);

Щерба В.Я. Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках: дис. ...  д-ра тех. наук (копия). М., 2006 (далее – источник информации 3);

Щерба В.Я. Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках: автореф. дис. … д-ра тех. наук (копия).  М., 2006 (далее – источник информации 4);

Клорикьян С.Х. и др. Машины и оборудование для шахт и рудников: Справочник. М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2000 (далее – источник информации 5);

распечатка каталожных листов электронного каталога Российской государственной библиотеки (далее – источник информации 6);

авторское свидетельство № 1154459, опубликованное 07.05.1985 (далее – источник информации 7);

патент Российской Федерации № 2319835, опубликованный 20.03.2008 (далее – источник информации 8);

Шишлянников Д.И. Совершенствование органов разрушения проходческо-очистных комбайнов типа «Урал» // Известия Уральского государственного горного университета. Вып. 2(46), июнь 2017 г. (далее – источник информации 9);

каталог «Оборудование для угледобывающих предприятий» за 2005 год (далее – источник информации 10);

Комбайны для добычи калийных руд. М.: Недра, 1990. С. 68 (далее – источник информации 11);

Старков Л.И. и  др. Развитие механизированной разработки калийных руд. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. С. 3–5, 212–235 (далее – источник информации 12);

Бреннер В.А. и др. Режимы работы комбайнов для добычи калийных руд. М.: Недра, 1978. С. 76–79 (далее – источник информации 13).

Роспатент решением от 22.10.2020 удовлетворил возражение и признал патент Российской Федерации № 2688822 на изобретение «Горный комбайн» недействительным полностью. Роспатент исходил из того, что техническое решение, известное из источника информации 8, является ближайшим аналогом спорного изобретения.

Административный орган выявил признаки, отличающие спорное изобретение от ближайшего аналога:

конвейер расположен центрально (признак 1);

внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками (признак 2);

направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке (признак 3).

В качестве технических результатов, на достижение которых направлено спорное изобретение, административный орган определил «повышение производительности, качества добываемой руды и повышение безопасности».

Роспатент указал, что в спорном изобретении не раскрыто влияние признака 1 на технические результаты, на достижение которых оно направлено, а сам этот признак известен из источника информации 12.

В отношении признака 2 Роспатент отметил, что в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаком 2 и заявленными для спорного изобретения техническими результатами (и такие сведения не были представлены патентообладателем в ходе рассмотрения возражения), а сам этот признак известен из источников информации 1 и 7.

Роспатент признал, что в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаком 3 и заявленными для спорного изобретения техническими результатами (и такие сведения не представлены патентообладателем в ходе рассмотрения возражения), а сам этот признак известен из источника информации 1.

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что возражение завода содержит доводы, позволяющие признать изобретение по спорному патенту явным образом следующим из уровня техники, представленного в возражении (источники информации 1, 7, 8, 12).

Административный орган также оставил без удовлетворения поданное патентообладателем в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам 11.09.2020 ходатайство о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2021 по делу № СИП-52/2021 решение Роспатента от 22.10.2020 было признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ. Судобязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее 14.07.2020 возражение завода против выдачи спорного патента.

Суд первой инстанции согласился с выбором Роспатентом ближайшего аналога спорного изобретения и с перечнем отличительных от ближайшего аналога признаков спорного изобретения.

Суд первой инстанции признал правильным определение Роспатентом технических результатов, на достижение которых направлено спорное изобретение, – повышение производительности, качества добываемой руды и безопасности работ.

Суд первой инстанции поддержал выводы Роспатента о том, что признак 1 не влияет на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата, а также об известности этого признака из источника информации 12.

Проверяя заключение административного органа в отношении признака 2, суд первой инстанции сделал следующие выводы:

в спорном изобретении за счет выступания внутреннего режущего диска за наружный формируется вогнутая торовая поверхность, что повышает безопасность горных работ, следовательно, вывод Роспатента о том, что признак 2 не влияет на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата, является ошибочным;

в источнике информации 1 внутренние режущие диски отстают от наружных в направлении забоя и формируют выпуклый профиль забоя, в то время как в спорном изобретении внутренние режущие диски выступают за наружные в направлении забоя и формируют вогнутый профиль забоя, следовательно, Роспатент ошибочно признал такой признак известным из этого источника;

из источника информации 7 известно, что наружные кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов, однако в полном виде признак 2 из этого источника не известен;

поскольку признак 2 влияет на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата, заключающегося в повышении безопасности горных работ, Роспатент ошибочно не устанавливал известность такого влияния из противопоставленных источников.

Проверяя заключение административного органа в отношении признака 3, суд первой инстанции сделал следующие выводы:

однонаправленное вращение дисков улучшает погрузочную способность бермового органа, однако административный орган не устанавливал, влияет ли улучшение погрузочной способности на производительность работы комбайна в целом, в связи с чем вывод Роспатента об отсутствии влияния этого признака на достигаемый спорным изобретением технический результат не является в должной мере обоснованным;

Роспатент обоснованно признал, что признак 3 известен из источника информации 1;

поскольку административный орган не в полной мере проверил влияние признака 3 на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата, заключающегося в повышении производительности горных работ, позиция Роспатента об отсутствии необходимости устанавливать известность такого влияния из противопоставленных источников является недостаточно обоснованной.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что как в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, так и в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют мотивы, по которым правообладателю отказано в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, в связи с чем у суда первой инстанции отсутствует возможность проверки правильности отклонения названного ходатайства.

Суд первой инстанции отметил, что мотивы отклонения ходатайства патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, изложенные в представленном Роспатентом в ходе судебного разбирательства отзыве, не могут восполнить недостатки оспариваемого ненормативного правового акта.

Допущенное Роспатентом процедурное нарушение признано существенным, влияющим на результат рассмотрения дела.

По указанным причинам решение административного органа признано не соответствующим требованиям действующего законодательства, на этот орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение завода.

По результатам повторного рассмотрения возражения завода Роспатент принял решение от 17.12.2021, которым вновь удовлетворил возражение и признал спорный патент недействительным полностью.

При повторном рассмотрении возражения административный орган повторил ранее сделанные выводы, правильность которых была подтверждена судом при рассмотрении дела № СИП-52/202021:

о ближайшем аналоге спорного изобретения;

об отличительных от ближайшего аналога признаках спорного изобретения;

о технических результатах, на достижение которых направлено спорное изобретение;

о том, что в описании спорного изобретения отсутствуют сведения о влиянии признака 1 на заявленные для спорного изобретения технические результаты;

об известности признака 1 из источника информации 12;

об отсутствии необходимости исследовать известность влияния этого признака на заявленные для спорного изобретения технические результаты.

В отношении признака 2 Роспатент пришел к следующим выводам:

признак 2 влияет на достижение технического результата, заключающегося в повышении безопасности осуществления горных работ: формирование вогнутого профиля забоя имеет большое преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород;

из источника информации 1 известно формирование внутренними и наружными режущими дисками двух торовых поверхностей;

из источника 7 известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя, формируя опережающую поверхность профиля забоя;

исходя из сведений, известных из источников информации 1 и 7, Роспатент сделал вывод о том, что признак 2 следует для специалиста в соответствующей области из уровня техники;

из сведений, имеющихся в источниках информации 1, 4 и 7, Роспатент установил известность влияния опережающей вогнутой поверхности на безопасность проведения горных работ (из источника информации 4 следует, что управление газодинамическими процессами в окрестности забоя может осуществляться путем выбора рациональной формы забоя; сферически-плоская (выступающая в центре в сторону забоя) форма обеспечивает более устойчивое состояние соляного породного массива впереди забоя за счет существенного снижения уровня действующих в массиве напряжений и деформаций, что позволяет снизить объем разрушенной при газодинамических явлениях породы, а также изменить направление выноса разрушенной породы и газа; из источника информации 7 следует, что безопасность работ повышается за счет формирования внутренней поверхности, опережающей поверхность, формируемую наружными инструментами;

поскольку в спорном изобретении на повышение безопасности работ влияет не в целом признак 2, а именно формирование вогнутого профиля забоя, Роспатент признал известность такого влияния из источников информации 4 и 7.

В отношении признака 3 Роспатент пришел к следующим выводам:

признак 3 обеспечивает уравновешивание комбайна;

из источника информации 1 известно, что внутренний и наружный режущий диски, установленные на одной рукояти, вращаются в одну сторону от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии, т.е. признак 3 известен из источника информации 1;

уравновешивание и балансировка движущихся частей машин являются общеизвестным принципом их конструирования и обеспечиваются в горных комбайнах любой конструкции, в источнике информации 1 раскрыты сведения, в соответствии с которыми уравновешивание горного комбайна достигается так же, как в спорном техническом решении.

Роспатент отдельно проанализировал вопрос о том, за счет каких технических средств спорного изобретения достигается повышение производительности работы комбайна. Административный орган установил, что производительность горного комбайна определяется производительностью исполнительного органа, а не производительностью погрузочного устройства.

Роспатент проанализировал описание спорного изобретения и признал, что на повышение производительности комбайна влияют признаки, характеризующие расположение режущих дисков с частичным перекрытием друг друга и со смещением плоскостей резания, а не признак 3, который влияет только на производительность погрузочного устройства.

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что все отличительные признаки спорного изобретения известны из противопоставленных источников, в отношении признаков 1 и 3 неустановлено влияние на заявленные для спорного изобретения технические результаты, в связи с чем устанавливать известность такого влияния не требуется, в отношении признака 2 из уровня техники установлено влияние этого признака на достигаемые спорным изобретением технические результаты.

При таких обстоятельствах Роспатент счел, что доводы возражения свидетельствуют о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Административный орган отметил, что признаки зависимых пунктов формулы спорного изобретения известны из сведений, раскрытых в источниках информации 1, 2, 8, что не позволяет уточнять независимый пункт 1 формулы спорного изобретения путем внесения в него признаков зависимых пунктов его формулы.

Отклоняя ходатайство патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, Роспатент исходил из того, что испрашиваемая полезная модель не будет соответствовать условию патентоспособности «новизна», поскольку состоит из двух совокупностей существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение самостоятельного технического результата (повышение производительности и качества добываемой руды (1) и повышение безопасности горных работ (2)), а из уровня техники известны технические решения, обладающие совокупностями соответствующих признаков: совокупность существенных признаков  испрашиваемой полезной модели, направленных на достижение технического результата, заключающегося в повышение производительности и качества добываемой руды, известна из источника информации 8, а совокупность существенных признаков испрашиваемой полезной модели, направленных на повышение безопасности горных работ, известна изисточника информации 7.

Не согласившись с решением Роспатента от 17.12.2021, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным этого ненормативного правового акта.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (части 1, 4 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий. При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался положениями ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила № 316), Правилами подачи возражений и заявлений  и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), пунктом 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктом 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Суд первой инстанции согласился со следующими выводами Роспатента:

о ближайшем аналоге спорного изобретения;

об отличительных от ближайшего аналога признаках спорного изобретения;

о технических результатах, на достижение которых направлено спорное изобретение;

о том, что в описании спорного изобретения отсутствуют сведения о влиянии признака 1 на заявленные для спорного изобретения технические результаты;

об известности признака 1 из источника информации 12;

об отсутствии необходимости исследовать известность влияния этого признака на заявленные для спорного изобретения технические результаты;

о том, что признак 2 влияет на безопасность проведения горных работ;

об известности признака 3 из источника информации 1.

При проверке выводов Роспатента в отношении признака 2 суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

из источника информации 1 известно формирование внутренними и наружными дисками двух торовых поверхностей, однако не известно, что внутренние диски выступают за наружные в направлении забоя: в спорном изобретении внутренние диски, выступающие в сторону забоя по сравнению с внешними дисками, формируют вогнутый профиль забоя, в то время как в техническом решении, известном из источника информации 1, внутренние диски отстают от внешних и формируют выпуклый профиль забоя, что свидетельствует о неизвестности признака 2 из источника информации 1;

поскольку в спорном изобретении формируется вогнутая поверхность профиля забоя, а в техническом решении, известном из источника информации 1, – выпуклая, противопоставленное техническое решение не может быть направлено на достижение того же технического результата, что и спорное изобретение;

из источника информации 7 известно применение роторно-планетарного исполнительного органа, в то время как в спорном изобретении исполнительный орган является планетарно-дисковым; в техническом решении, известном из источника информации 7, форма забоя образована внешней конусной поверхностью и внутренней торовой поверхностью, в то время как в спорном техническом решении форма забоя образована двумя торовыми поверхностями, в связи с чем из технического решения, охарактеризованного в источнике 7, не известен признак 2;

в источнике 7 технический результат, заключающийся в повышении производительности, достигается за счет иных технических средств, нежели в спорном техническом решении;

из сведений, известных из источника информации 4, не известна вогнутая форма профиля забоя, образованная двумя торовыми поверхностями, в связи с чем нельзя сделать вывод об известности влияния признака 2 на заявленный для спорного изобретения технический результат.

В итоге суд первой инстанции признал, что из исследованных сведений не известны сам признак 2 и его влияние на заявленный для спорного изобретения технический результат.

При проверке выводов Роспатента в отношении признака 3 суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

позиция Роспатента об известности этого признака из источника информации 1 является правильной;

признак 3 влияет на производительность горных работ за счет улучшения погрузочной способности горного комбайна, а не только на его уравновешивание, в связи с чем мнение административного органа о том, что этот признак не влияет на достигаемый заявленным изобретением технический результат, заключающийся в повышении производительности горных работ, является ошибочным;

Роспатент необоснованно не проводил исследование на предмет известности влияния признака 3 на заявленный для спорного изобретения технический результат.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал выводы административного органа о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ошибочными.

При проверке выводов Роспатента по результатам рассмотрения ходатайства патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель суд первой инстанции отметил следующее:

возражение завода не содержало доводы о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «новизна», в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания для проверки соответствия этому условию патентоспособности испрашиваемой полезной модели;

Роспатент нарушил процедуру рассмотрения этого ходатайства, поскольку формула испрашиваемой полезной модели не была направлена в отраслевой отдел для установления источников, порочащих ее патентоспособность;

технический результат, на достижение которого направлено спорное изобретение, заключается в повышении безопасности горных работ, а также в повышении производительности горных работ и качества руды, в то время как Роспатент не определял существенность признаков испрашиваемой полезной модели по отношению к этому техническому результату.

Таким образом, суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента недействительным как не соответствующее требованиям пункта 2 статьи 1350 и пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, обязал административный орган повторно рассмотреть возражение завода от 14.07.2020 против выдачи спорного патента, в том числе рассмотреть ходатайство компании о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях административного органа на принятие оспариваемого решения, о применимом законодательстве, включающем ГК РФ, Правила № 316 и Правила № 56, о ближайшем аналоге спорного изобретения и о его отличительных от ближайшего аналога признаках, о том, что признак 1 не влияет на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата и известен из источника информации 12, о том, что признак 3 известен из источника информации 1.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Административный орган утверждает, что спорное изобретение явным образом следует из уровня техники, а именно из источников информации 1, 4, 7, 8, 12, что служит основанием для вывода о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению Роспатента, отказ в удовлетворении ходатайства о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель является обоснованным ввиду несоответствия испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Административный орган утверждает, что в его решении  от 17.12.2021 приведен обоснованный вывод о том, что из источника информации 1 «известен горный комбайн, содержащий «центральные – внутренние диски 5 и резцовые – наружные диски 4. При этом оси центральных и резцовых дисков смещены друг относительно друга (Рис. 2.21 и 2.22) таким образом, что диски 4 и 5 формируют в забое две торовых поверхности, так же как и в изобретении по спорному патенту. Так, внутренние режущие диски 5 каждой рукояти 1 выступают за наружные режущие диски 4 с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, а наружные режущие диски формируют наружную торовую поверхность.В описании изобретения по оспариваемому патенту указано, что - «Формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ», т.е. можно сделать вывод, что в источнике информации 1 достигается тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте, поскольку также формируется торовая вогнутая поверхность вогнутого профиля».

Вместе с тем Роспатент утверждает, что вывод суда первой инстанции  о неизвестности из источника информации 1 возможности формирования торовых поверхностей также сделан без учета сведений, содержащихся в источнике информации 8, выбранном в качестве наиболее близкого аналога изобретения по спорному патенту.

Административный орган полагает, что на возможность формирования техническим решением в источнике информации 8 торовых поверхностей в забое прямо указано и в описании к изобретению по спорному патенту.

При этом  административный орган отмечает, что решение Роспатента от 17.12.2021 не содержало выводов об известности из источника информации 1 признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту, характеризующих то, что внутренние режущие диски выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками.

Административный орган утверждает, что в его решении ссылка на источник информации 1 была приведена в обоснование известности из нее признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту, характеризующих то, что направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке, а также отмечает то, что суд первой инстанции признал данный вывод Роспатента обоснованным.

Роспатент указал: суд первой инстанции не учел, что уравновешивание или балансировка движущихся частей машин является общеизвестным принципом их конструирования и обеспечивается в горных комбайнах любой конструкции.

При этом в отношении технического результата, заключающегося повышении производительности, было отмечено: «специалисту в данной области известно, что повышение производительности проходческого комбайна зависит от многих факторов. В ходе работы проходческий комбайн постоянно перемещается в направлении на забой, поскольку является самоходным. Нет никакой необходимости дополнительно приближать отбитую породу к погрузочному органу, поскольку погрузочный орган вместе со всем комбайном постоянно сам приближается к отбитой породе. Погрузочная способность бермового органа, т.е. его производительность, определяется прежде всего его конструкцией, скоростью вращения шнека и скоростью подачи комбайна на забой. Необходимо отметить, что никакой связи между производительностью погрузочного органа и средств транспортировки отбитой породы с производительностью горного комбайна нет».

Роспатент также сослался на источник информации 1, из которого известно, что погрузочные органы горных комбайнов в принципе должны обладать большей производительностью, чем производительность исполнительного органа, который осуществляет разрушение породы.

В связи с этим административный орган утверждает, что был сделан правомерный вывод о том, что производительность горного комбайна определяется производительностью исполнительного органа (или органов), а не производительностью погрузочного устройства.

В отношении вывода суда первой инстанции о том, что из источника информации 4 не известен метод, в соответствии с которым формирование вогнутой формы профиля забоя приведет к достижению технического результата «повышение безопасности», указанного в описании изобретения по спорному патенту, административный орган обратил внимание на то, что в решении Роспатента от 17.12.2021 отмечено, что: «именно за счет формирования вогнутой формы профиля забоя, которая согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту имеет «большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород» достигается технический результат – повышение безопасности, что подтверждается сведениями, раскрытыми в источнике информации [4]».

Правомерность данного вывода административный орган аргументирует тем, что до даты приоритета изобретения по спорному патенту был известен метод, в соответствии с которым формирование вогнутой формы профиля забоя приводит к достижению указанного в описании изобретения по спорному патенту технического результата – к повышению безопасности.

В связи с этим Роспатент указывает на правомерность вывода о том, что достижение технического результата – повышение безопасности  обусловлено исключительно формой забоя, а не средствами, которыми данная форма забоя получена.

В отношении утверждения суда первой инстанции о том, что сферически-плоская форма забоя не может быть отождествлена с вогнутой торовой формой, поскольку тор и сфера являются различными геометрическими фигурами, а также об отсутствии в источнике информации 4 сведений о возможности создания вогнутой торовой формы забоя и о влиянии на предотвращение газодинамических явлений, Роспатент сослался на источник информации 4, в котором зафиксировано увеличение доли производства комбайнов со сферической (вогнутой) формой забоя, а также на ее эффективность (наиболее рациональное использование) при проведении выработок по выбросоопасным породам.

На замечание суда первой инстанции о том, что  сферически-плоская форма забоя не может быть отождествлена с вогнутой торовой формой, поскольку тор и сфера являются различными геометрическими фигурами, Роспатент указал, что сфера представляет собой частный случай тора, когда центр (О) принадлежит оси вращения.

Административный орган также выражает несогласие с утверждением суда первой инстанции о том, что источник информации 7 не свидетельствует о наличии признака «рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности, опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов, а также о достижении того же технического результата, что и в спорном изобретении, за счет взаимного расположения инструментов».

В связи с этим заявитель кассационной жалобы утверждает, что из сведений, содержащихся источнике информации 7, известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором, так же как и в изобретении по спорному патенту, рабочие кромки внутренних инструментов («породоразрушающий инструмент – дисковые шарошки») выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности, опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов.

Таким образом, административный орган полагает очевидным, что решение, известное из источника информации 7, позволяет повысить безопасность за счет именно формирования поверхности, опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов.

Помимо прочего, Роспатент отмечает, что из оспариваемого решения Роспатента от 17.12.2021 (страница 12) наличие планетарно-дискового исполнительного органа было установлено из наиболее близкого аналога (источника информации 8).

Заявитель кассационной жалобы полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что в спорном изобретении образуются две торовые поверхности, образующие общую вогнутую торовую форму всего забоя, в связи с тем, что формула изобретения по спорному патенту не содержит признаков, характеризующих образование «общей вогнутой торовой формы всего забоя».

Учитывая изложенное, Роспатент утверждает, что изобретение по спорному патенту явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации 1, 4, 7, 8 и 12.

Административный орган также указывает на обоснованность отказа в удовлетворении ходатайства компании о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

В связи с этим Роспатент обращает внимание на то, что Правила № 56 не предусматривают наличия каких-либо отдельных процедур, связанных с преобразованием патента на изобретение в патент на полезную модель. Вместе с тем при рассмотрении вопроса о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель необходимо произвести оценку патентоспособности формулы, представленной для преобразования, по меньшей мере с учетом тех материалов, которые рассматривались в рамках спора.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что во время рассмотрения возражения на заседании коллегии 21.10.2022 выявлено несоответствие испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», что также отражено в оспариваемом решении от 17.12.2021.

Административный орган также полагает, что в отношении ходатайств о преобразовании патентов Российской Федерации № 2651667 и № 2627341 на изобретения в патенты на полезные модели такие обстоятельства на заседаниях коллегии выявлены не были, что и послужило причиной направления материалов заявок по названным патентам в отраслевой отдел Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» для целей проверки соответствия требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям. Аргументируя правомерность выводов  о несоответствии испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», административный орган указывает, что технические результаты «повышение производительности комбайна» и «повышение качества добываемой руды» достигаются за счет признака, известного из источника информации 8.

В отношении технического результата «повышение безопасности» заявитель кассационной жалобы отмечает, что в соответствии со сведениями, раскрытыми в описании к изобретению по спорному патенту, он достигается за счет того, что  «вогнутый профиль отрабатываемой поверхности забоя 13 имеет большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород, так как сужает угол выброса соли и газа, что снижает его разрушительную силу».

По мнению Роспатента, достижение названного технического результата «повышение безопасности» известно из уровня техники (источник информации 7),в котором, так же как и в изобретении по спорному патенту, рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя зарабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов.

На основании изложенного заявитель кассационной жалобы утверждает, что из источников информации 7 и 8 известны устройства, которым присущи совокупности существенных признаков, направленных на достижение различных технических результатов, указанных в описании изобретения, патент на которое просили преобразовать в патент на полезную модель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 75 Правил № 316 при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

На основании пункта 77 Правил № 316 не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

При этом согласно пункту 76 Правил № 316 проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316 (этап 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (этап 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения (этап 3);

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (этап 4).

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 81 Правил № 316 в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

По этапу 1 и этапу 2 разногласий между административным органом и судом первой инстанции не возникло. По этапу 3 разногласия возникли в отношении признака 2.

Роспатент признал:

из источника информации 1 известно формирование внутренними и наружными режущими дисками двух торовых поверхностей;

из источника информации 7 известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя, формируя опережающую поверхность профиля забоя.

Исходя из сведений, известных из источников информации 1 и 7, Роспатент сделал вывод о том, что признак 2 следует для специалиста в соответствующей области из уровня техники.

Суд первой инстанции анализировал источники информации 1 и 7 в отдельности и установил, что из источника 1 известно формирование внутренними и наружными дисками двух торовых поверхностей, но не известно, что внутренние диски выступают за наружные и центральная торовая поверхность опережает торовую поверхность, формируемую наружными дисками. В такой ситуации суд первой инстанции не признал известность признака 2 из источника информации 1.

Суд первой инстанции констатировал известность из источника информации 7 рабочего органа комбайна, у которого рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки внешних инструментов, однако указал на конструктивное различие самих рабочих органов, а также отметил, что торовую поверхность формируют только внутренние инструменты, в то время как внешние инструменты формируют конусную поверхность. Исходя из этого суд первой инстанции не признал известность признака 2 из источника информации 7.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции, делая соответствующие выводы, нарушил методологию проверки изобретательского уровня изобретения.

В данном случае спорное изобретение проверялось не на соответствие условию патентоспособности «новизна», а на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень», в связи с чем допустимо использование двух технических решений для вывода о том, что признак 2 следует для специалиста в соответствующей области из имеющихся в них сведений.

Из источника информации 1 известен планетарно-дисковый исполнительный орган, внутренние и внешние инструменты которого формируют центральную и наружную торовые поверхности. В отличие отспорного изобретения, в охарактеризованном в этом источнике информации техническом решении центральная торовая поверхность отстает от наружной, формируя выпуклый профиль забоя. Одновременно из источника 7 известно техническое решение, в котором центральные инструменты формируют торовую поверхность, опережающую поверхность, формируемую наружными инструментами. В такой ситуации очевидно, что для специалиста в соответствующей области техники  признак 2 следует из общих сведений, раскрытых в источниках информации 1 и 7: признак 2 формируется соединением знаний о возможности использования планетарно-дискового исполнительного органа, внутренние и внешние инструменты которого формируют центральную и наружную торовые поверхности, и о возможности выдвижения центральных инструментов в направлении забоя для того, чтобы центральная торовая поверхность опережала поверхность, формируемую внешними органами.

С учетом изложенного  президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о неизвестности признака 2 из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации 1 и 7.

Вывод Роспатента о том, что известность такого признака следует из сведений, раскрытых в источниках информации 1 и 7, является правильным.

На этапе 4 между судом первой инстанции и административным органом возникли разногласия в отношении известности влияния признака 2 на достигаемый спорным изобретением технический результат.

Роспатент проанализировал, на какой из перечисленных технических результатов влияет признак 2, а также за счет каких конструктивных особенностей осуществляется такое влияние.

По результатам исследования описания спорного изобретения административный орган установил, что влияние на технический результат, заключающийся в повышении безопасности горных работ, оказывает конструкция исполнительного органа, характеризующаяся выступанием внутренних режущих дисков в направлении забоя относительно наружных режущих дисков; такая конструкция влечет формирование центральной торовой поверхности, опережающей поверхность, формируемую наружными режущими дисками.

Проанализировав сведения, содержащиеся в источниках информации 4 и 7, Роспатент установил: из этих источников известно, что форма профиля забоя влияет на управление газодинамическими процессами и в результате на безопасность горных работ, причем формирование опережающей внутренней поверхности позволяет достичь повышения безопасности работ.

В такой ситуации административный орган признал, что из противопоставленных источников информации известно влияние на достигаемый признаком 2 технический результат.

Не отрицая содержания сведений, представленных в источниках информации 4 и 7, суд первой инстанции указал, что из них не следует влияния признака 2 в целом на достигаемый спорным изобретением технический результат (в источнике информации 4 содержатся общие сведения и отсутствует ссылка на конкретную формируемую внешними и внутренними режущими дисками спорного технического решения форму поверхности забоя; в источнике информации 7 внешняя поверхность имеет форму конуса, т.е. также отсутствуют две торовые поверхности, внутренняя из которых опережает внешнюю в направлении забоя).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что примененный административным органом методологический подход является правильным: должны быть проведены анализ спорного признака сопределением того, что именно влияет на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата, и поиск такой информации в уровне техники (в данном случае – в представленных с возражением источниках, входящих в уровень техники).

Проверяя выводы административного органа и делая вывод об их ошибочности, суд первой инстанции сам нарушил методологию анализа известности влияния анализируемого признака формулы спорного изобретения на достигаемый этим изобретением технический результат.

По признаку 3 между административным органом и судом первой инстанции не возникло противоречий в отношении известности этого признака из источника информации 1.

Противоречия возникли в отношении необходимости установления известности влияния этого признака на достигаемый спорным изобретением технический результат.

Роспатент счел, что этот признак не влияет на достигаемый изобретением технический результат и поэтому отсутствует необходимость устанавливать известность такого влияния из противопоставленных источников. При этом суд первой инстанции сделал вывод о влиянии такого признака на технический результат, заключающийся в повышении производительности горных работ, в связи с чем необходимо установить известность такого влияния.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что административный орган произвел полный и всеобъемлющий анализ, в ходе которого было подтверждено, что признак 3 не влияет на повышение производительности горных работ. Роспатент учел, что этот признак влияет на производительность погрузочного органа (к такому выводу пришел суд в ходе рассмотрения дела № СИП-52/2021), но проанализировал, за счет работы каких механизмов достигается повышение производительности горного комбайна, констатировал, что производительность горного комбайна зависит от производительности рабочего органа, а не от производительности погрузчика. В результате административный орган сделал вывод о том, что, хотя признак 3 влияет на производительность погрузчика, он не влияет на производительность комбайна в целом, определяющуюся производительностью рабочего органа. Эта позиция не противоречит позиции суда первой инстанции, выраженной в судебном акте по делу № СИП-52/2021.

Вывод суда первой инстанции о том, что признак 3 влияет на производительность погрузчика, а значит – на производительность горного комбайна в целом, ничем не мотивирован. Из содержания описания спорного изобретения не следует такого влияния.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что позиция Роспатента по признаку 3 соответствует описанию спорного изобретения, суд первой инстанции эту позицию не опроверг.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что административным органом в полной мере соблюдена методология, изложенная в пунктах 76 и 81 Правил № 316, в то время как суд первой инстанции эту методологию нарушил.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, вывод Роспатента о том, что изобретение по спорному патенту явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации 1, 4, 7, 8 и 12, является мотивированным и обоснованным.

Позиция суда первой инстанции об обратном ошибочна, поскольку основана на неправильной методологии оценки патентоспособности

Вывод Роспатента о том, что признаки зависимых пунктов формулы спорного изобретения являются известными из представленных с возражением источников информации, а значит, спорное изобретение не может быть «излечено» уточнением его формулы путем внесения признаков зависимых пунктов в независимый пункт, патентообладателем в суде первой инстанции не оспаривался.

В ходе рассмотрения дела в административном порядке патентообладатель заявил ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, которое оставлено Роспатентом без удовлетворения вследствие несоответствия испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Полагая, что выводы Роспатента по результатам рассмотрения этого ходатайства ошибочны, суд первой инстанции отметил следующее:

возражение завода не содержало доводы о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «новизна», в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания для проверки соответствия этому условию патентоспособности испрашиваемой полезной модели;

Роспатент нарушил процедуру рассмотрения этого ходатайства, поскольку формула испрашиваемой полезной модели не была направлена в отраслевой отдел для установления источников, порочащих ее патентоспособность;

технический результат, на достижение которого направлено спорное изобретение, заключается в повышении безопасности горных работ, а также в повышении производительности горных работ и качества руды, в то время как Роспатент не определял существенность признаков испрашиваемой полезной модели по отношению к этому техническому результату.

Проверяя  доводы административного органа, касающиеся несогласия с выводами суда первой инстанции в этой части, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

На основании пункта 3 статьи 1398 ГК РФ в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 этого Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ.

Указанная норма права предусматривает необходимость проверки соответствия испрашиваемой полезной модели условиям патентоспособности полезных моделей, в том числе и условию патентоспособности «новизна».

Следовательно, вывод суда первой инстанции о невозможности такой проверки вследствие отсутствия доводов о несоответствии спорного технического решения условию патентоспособности «новизна» является ошибочным: проверка проводится вне зависимости от доводов, содержащихся в возражении.

Суд первой инстанции указал на нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения ходатайства, поскольку формула испрашиваемой полезной модели не была направлена в отраслевой отдел для установления источников, порочащих ее патентоспособность.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает противоречивость выводов суда первой инстанции: с одной стороны, суд первой инстанции ошибочно указал на отсутствие оснований для проверки соответствия испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», а с другой – нашел неправильным ненаправление формулы испрашиваемой полезной модели в отраслевой отдел для определения уровня техники для ее проверки соответствия условиям патентоспособности (в том числе условию патентоспособности «новизна»).

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает необходимым обратить внимание на следующее.

Действительно, с целью проверки соответствия полезной модели условиям патентоспособности, по общему правилу, подлежит определению уровень техники (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

Вместе с тем, если с возражением против выдачи патента на изобретение представлены входящие в уровень техники источники информации,  которые порочат новизну испрашиваемой полезной модели, отсутствует необходимость направления формулы испрашиваемой полезной модели для выявления уровня техники с целью проверки соответствия такой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, суд первой инстанции опорочил выводы Роспатента о несоответствии испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», основываясь на том, что административный орган не определял существенность признаков испрашиваемой полезной модели исходя из технического результата, на достижение которого направлено спорное изобретение и который заключается в повышении безопасности горных работ, а также в повышении производительности горных работ и качества руды.

Рассмотрев доводы Роспатента, направленные на оспаривание выводов суда первой инстанции, сделанные по существу проверки соответствия испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Отклоняя ходатайство патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, Роспатент исходил из того, что испрашиваемая полезная модель не будет соответствовать условию патентоспособности «новизна», поскольку состоит из двух совокупностей существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение самостоятельного технического результата (повышение производительности и качества добываемой руды (1) и повышение безопасности горных работ (2)), а из уровня техники известны технические решения, обладающие совокупностями соответствующих признаков: совокупность существенных признаков  испрашиваемой полезной модели, направленных на достижение технического результата, заключающегося в повышение производительности и качества добываемой руды, известна из источника информации 8, а совокупность существенных признаков испрашиваемой полезной модели, направленных на повышение безопасности горных работ, известна из источника информации 7.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что проверка полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» в ситуации, когда в описании указан не один, а несколько технических результатов, имеет определенные особенности.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

На основании пункта 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 701:

признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Роспатент обоснованно счел, что с учетом содержания описания в качестве технических результатов могут быть рассмотрены повышение производительности и качества добываемой руды (1) и повышение безопасности горных работ (2). Аналогичный вывод сделан судом первой инстанции при рассмотрении дела № СИП-52/2021.

Соответственно, испрашиваемая полезная модель содержит две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение собственного технического результата: одна совокупность существенных признаков направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении производительности и качества добываемой руды, вторая совокупность существенных признаков – наповышение безопасности горных работ.

Проверяя испрашиваемую полезную модель на соответствие условию патентоспособности «новизна», Роспатент установил две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение самостоятельного технического результата, и привел технические решения, порочащие каждую совокупность выявленных существенных признаков.

Из решения суда первой инстанции не усматривается, что проверка выводов административного органа осуществлялась исходя из предусмотренной методологии определения «новизны» полезной модели, в описании которой указаны два не связанных между собой технических результата: суд первой инстанции ошибочно исходил из того, что технический результат является единым, а признаки, независимо от того, накакое из явлений или свойств они влияют, являются существенными для всего технического решения в целом.

В такой ситуации позиция суда первой инстанции о том, что ходатайство о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель не было рассмотрено Роспатентом в надлежащем порядке, признается президиумом Суда по интеллектуальным правам не соответствующей материалам дела.

Суд первой инстанции не проверил выводы административного органа о несоответствии испрашиваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» с учетом подлежащей применению методологии.

Поскольку президиум Суда по интеллектуальным правам, являясь судом кассационной инстанции, не вправе осуществлять самостоятельный анализ каждой совокупности существенных признаков спорной полезной модели на предмет соответствия условию патентоспособности «новизна», дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2022 по делу №СИП‑253/2022 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.