Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2022 № А09-11162/20

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (ул. Кислородная, д. 1, оф. 1, <...>, ОГРН <***>) и общества с ограниченной ответственностью «Дипром» (ул. Фокина, д. 67, оф. 5, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дипром» к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» о взыскании вознаграждения по лицензионному договору 98 764 885 руб. 84 коп.

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» к обществу с ограниченной ответственностью «Дипром» о признании права преждепользования и взыскания 46 343 028 руб. 48 коп.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Дипром» –  ФИО1 (по доверенности от 19.09.2022), ФИО2 (по доверенности от 19.09.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» –  ФИО3 (генеральный директор, на основании приказа от 05.03.2020 № 13/1, протокола общего собрания участников от 05.03.2020), ФИО4 (по доверенности от 12.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дипром» (далее – истец, общество «Дипром») обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее – ответчик, общество «БЗПА») о взыскании вознаграждения по лицензионному договору в размере 98 764 885 руб. 84 коп.

Определением Арбитражного суда Брянской области 25.12.2020 принято встречное исковое заявление общества «БЗПА» к обществу «Дипром»:

- о признании за обществом «БЗПА» право преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом №2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента Российской Федерации № 2128301 на изобретение «Фрикционный амортизатор» до даты признания его недействительным;

- о взыскании с общества «Дипром» 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов (с учетом принятым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений по встречному исковому заявлению).

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, частично удовлетворены исковые требования общества «Дипром», с общества «БЗПА» в пользу общества «Дипром» взыскано вознаграждение лицензиара в размере 13 815 803,66 руб., пени по договору от 02.06.2017 № 26 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения общества «Дипром» за период с 16.01.2018 по 31.12.2020, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения общества «Дипром» за период с 01.01.2021 по 02.06.2021.

В удовлетворении встречного искового заявления  отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами,  общество «Дипром» и общество «БЗПА» обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Общество «Дипром» указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Кассатор отмечает, что не согласен с судебными актами в части отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания вознаграждения лицензиара, исходя из перерасчёта стоимости вознаграждения общества «Дипром» в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021.

Как отмечает общество «Дипром», поскольку у лицензиата выявлена просроченная задолженность и недостоверная отчетность в течение всего периода, лицензиар был вправе произвести перерасчет всех роялти с льготного до базового тарифа на основании пункта 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1.

Общество «Дипром» констатирует, что судом первой инстанции установлено и не оспаривается обществом «БЗПА» наличие просроченной задолженности, которая и была взыскана с общества «БЗПА», и несвоевременное предоставление отчетности (которая фактически вообще не была предоставлена). Указанные обстоятельства являются основанием для перерасчета ежемесячной оплаты, в период которой были выявлены соответствующие нарушения лицензионного договора по базовой ставке.

Обществом «БЗПА» допущена просрочка платежа за октябрь 2019 года, в результате чего общество «ДИПРОМ» осуществило перерасчет роялти за октябрь 2019 года по базовой ставке 5%, и общество «БЗПА» добровольно произвело оплату роялти по базовой ставке, что подтверждается актом от 25.12.2019 № 29 и платежными поручениями от 05.02.2020 № 161 на сумму 1 000 000 руб.

По мнению общества «Дипром», судом фактически предоставлена правовая защита недобросовестным действиям общества «БЗПА», которое срывало размер выпущенной и реализованной продукции, отказалось представлять документы для проверки.

По мнению подателя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции об исполнении обязательств в оплаченной части роялти и их прекращении в соответствии с пунктом 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) фактически приравнял неоплаченную часть роялти и применение к указанной части базовой ставки 5% к применению меры ответственности за нарушение обязательств в неисполненной части.

Поскольку, начиная с октября 2017 года у общества «БЗПА» имелись одновременно и просроченная задолженность, и несвоевременное предоставление отчетности, то есть существовало нарушение пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора от 02.06.2017 № 26, то оснований для применения фиксированной/льготной ставки роялти в течение отчетного периода не было.

Общество «БЗПА» в своей кассационной жалобе указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Кассатор отмечает, что патент Российской Федерации № 2595159 на изобретение «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата» аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015. После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные сторонами, в соответствии с условиями договора.

Таким образом, податель кассационной жалобы приходит к выводу, что суд первой инстанции был обязан отказать в иске обществу «Дипром».

Общество «БЗПА» не согласно с выводами судов о том, что у него отсутствовало право преждепользования. В нарушение требований процессуального законодательства суды проигнорировали представленные доказательства относительно создания, приготовления и использования обществом «БЗПА» независимо от авторов тождественного решения до даты приоритета спорного изобретения.

Кассатор обращает внимание, что в соответствии с решением Роспатента, представленным в материалы дела, оспариваемый патент был признан недействительным ввиду несоответствия условию патентоспособности «новизна», поскольку общество «БЗПА» ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащие признаки соответствующего изобретения. Судебные акты вынесены в отсутствие правового анализа данного обстоятельства.

Как следует из кассационной жалобы, суды не указали, в чем именно заключалось недобросовестное поведение  общества «БЗПА», какое в итоге преимущество оно получило, каким образом от его действий пострадало общество «Дипром». Суды нарушили основополагающие нормы права, отказав обществу «БЗПА» в признании права преждепользования из-за поведения стороны, тогда как в случае признания действий злоупотреблением правом (статьи 10 ГК РФ) возможен лишь отказ в защите нарушенного права, а не в признании соответствующего права.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы, в которых стороны выразили несогласие с правовыми позициями друг друга.

В судебном заседании 21.09.2022 представители общества «Дипром» выступили по доводам кассационной жалобы, возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества «БЗПА».

Представители общества «БЗПА» выступили по доводам своей кассационной жалобы, возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества «Дипром».

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, отзывах.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 27.03.1999 авторы изобретения ФИО5 и ФИО6 получили патент Российской Федерации № 2128301 с датой приоритета 02.06.1998 на фрикционный амортизатор.

С целью введения в гражданский оборот поглощающих аппаратов коллективом (ФИО5, ФИО6 и др.) общества «Научно- производственное предприятие Дипром» (далее – общество «НПП Дипром») разработана конструкторская документация, в которой использовано изобретение.

В 2005 году ФИО5 и ФИО6  по соответствующему договору обществу «НПП Дипром» передана лицензия на использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2128301.

Конструкторская документация (уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110» ТУ 3183.002.02068031-2004) никогда не находилась в открытом доступе и передавалась по лицензионным договорам предприятиям на условиях конфиденциальности.

Между обществом «НПП Дипром» и обществом «БЗПА» заключен договор от 19.08.2008 № 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2128301 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 (срок действия договора с учетом дополнительного соглашения от 01.12.2017 № 7 – до 02.06.2017).

Между обществом «НПП Дипром» и обществом «БЗПА» заключен договор от 01.06.2010 № 430 на создание научно-технической продукции.

Кроме того, в 2016 году ФИО6 и Париж Ю.Б. получен патент Российской Федерации № 2595159  на изобретение «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата». Право использования на основании соответствующего договора  передано обществу «Дипром» для реализации права изготовления, применения, ввоза продажу и иного введения в хозяйственный оборот продукции по лицензии. 

Впоследствии обязательства сторон по договору от 19.08.2008 № 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2128301 прекращены по истечению срока действия договора, в связи с чем, 02.06.2017 по акту приема-передачи ответчиком по основному иску комплект чертежей на аппарат ПМКП0110.00.00.000, руководство по эксплуатации, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости возвращены обществу «НПП Дипром».

Между обществом «НПП Дипром» (продавец) и обществом «Дипром» (покупатель) заключен договор от 30.05.2017 № 438-КД купли-продажи конструкторской документации ПМКП-110.0.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, в соответствии с условиями которого (пункты 3.2, 3.3) к обществу «Дипром» переходит право собственности на документацию с момента ее передачи. Передача конструкторской документации произведена покупателю обществу «Дипром» по акту от 02.06.2017.

Между обществом «Дипром» (лицензиар) и обществом «БЗПА» (лицензиат) заключен лицензионный договор 02.06.2017 № 26 на использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2595159.

Одновременно между обществом «Дипром» и обществом «БЗПА» 02.06.2017 заключен договор № 4, в соответствии с которым общество «Дипром» (исполнитель) по заданию заказчика (общества «БЗПА») приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП 0 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП0110 ТУ 3183.002.02.068031-2004.

Лицензиат принял (пункт 10.1 договора) на себя обязательства по сохранению сведений технической и технологической документации, относящейся к производству продукции по лицензии.

Положение пункта 8.1 лицензионного договора предусматривает уплату лицензиатом лицензиару вознаграждения (роялти) за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую и другую информацию, а также авторское сопровождение производства.

В соответствии с пунктом 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 № 1 за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию и другую информацию, а также авторское сопровождение производства, лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение:

а) первоначальный платеж по данному договору не предусмотрен;

б) текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в размере базовой ставки 5% от продажной цены реализованной продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю;

в) льготная ставка роялти устанавливается в размере 4% без учета НДС от продажной цены продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю.

г) по соглашению сторон на определенный период может быть установлена фиксированная ставка роялти.

д) фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются Лицензиару по базовой ставке.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора № 26 в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 №1).

В соответствии с дополнительными соглашениями от 01.11.2017 № 2, от 10.05.2018 № 3, от 10.10.2018 № 4 к лицензионному договору на период с 01.11.2017 по 31.12.2019 установлена фиксированная ставка роялти в размере 800 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии. Дополнительным соглашением от 21.11.2019 № 5 к лицензионному договору на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 400 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Лицензионный договор вступает в силу с 02.06.2017 со сроком действия до 31.12.2020.

С 01.01.2021 договорные отношения между обществом «Дипром» и обществом «БЗПА» прекращены в связи с истечением срока действия договора, о чем истец по первоначальному иску уведомил ответчика.

Обществом «БЗПА» в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 направлялись лицензиару отчеты, согласно которым отражена реализация продукции по лицензии в количестве 81 300 поглощающих аппаратов ПМКП-110. За указанный период общество «БЗПА» перечислило в адрес общества «Дипром» роялти в общей сумме 67 867 272,72 руб.

Истец по первоначальном иску, полагая, что лицензиат не отразил в отчетах действительный объем произведенных и реализованных аппаратов ПМКП-110, обратился в суд с требованием о взыскании вознаграждения в размере 13 815 803,66 руб., исходя из скрытого от лицензиара объема аппаратов, произведенных и реализованных по данным аудитора, а также соответствующей неустойки (за период действия договора) и процентов (после окончания действия договора);  вознаграждения в сумме 15 522 453,38 руб., исчисленного от расчетного количества выпуска аппаратов ПМКП-110, определенного исходя из объема приобретенных обществом «БЗПА» металлокерамических элементов, используемых в конструкции аппарата, с соответствующей неустойкой.

Помимо этого, истец по основному иску  просил взыскать с общества «БЗПА» 31 425 744,38 руб. перерасчета роялти, исчисленного как разница между вознаграждением, уплаченным в отношении поглощающих аппаратов, отраженных в отчетах общества «БЗПА» за период с сентября 2017 по июнь 2020 года, с применением льготной ставки (4 процента от продажной цены), и вознаграждением, определенным по отчетам общества «БЗПА» исходя из базовой ставки роялти (5% от продажной цены), с соответствующими неустойкой и процентами. Истец полагает, что из-за допущенных нарушений условий договора в виде наличия просроченной задолженности (в отношении скрытых от лицензиара выпуска аппаратов), не подлежит применению льготная ставка роялти в период действия всего договора.

Обществом «Дипром» до обращения в суд с соответствующим исковым заявлением была направлена претензия в адрес общества «БЗПА». Указанная претензия оставлена без удовлетворения.

Представитель ответчика не согласился с требованиями общества «Дипром», указал, что обществом «БЗПА» добросовестно в соответствии с чертежами и конструкторской документацией на аппарат поглощающий ПМКП-110, переданных от общества «НПП Дипром», производился аппарат поглощающий ПМКП-110, в составе которого содержалось тождественное техническое решение, позднее запатентованное Париж Ю.Б. и ФИО6 (патент № 2595159), в связи с чем после 27.01.2015 было вправе осуществлять выпуск и реализацию аппаратов поглощающих в объеме не более 1477 шт. в месяц на праве преждепользования.

Встречные исковые требования общества «БЗПА» к обществу «Дипром» заявлены о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения на фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом Российской Федерации № 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента Российской Федерации № 25955159 до даты признания его недействительным. Также заявлено требование о взыскании с общества «Дипром» 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, определенного исходя из излишне уплаченных роялти в период июнь 2017- июнь 2020 гг. за объем аппаратов в количестве 1477 штук в месяц.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения первоначальных исковых требований и отказе в удовлетворении встречного искового заявления.

Как отметил суд, право преждепользования возникает только при одновременном соблюдении всех указанных  в статье 1361 ГК РФ  обстоятельств.

Общество «БЗПА» 19.08.2008 получило право на изготовление, применение и иное введение в гражданский оборот аппарата поглощающего ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004 на основании заключенного с обществом «НПП Дипром» договора № 0416  о предоставлении права  использования изобретения по патенту Российской Федерации № 2128301, переданной по договору конструкторской документации ПМКП – 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, содержащей в себе техническое решение, позднее защищенное патентом Российской Федерации № 2595159.  Общество «БЗПА» никогда не разрабатывало и не имело собственную конструкторскую документацию на аппарат поглощающий ПМКП-110, чертежи, технологическую конструкцию, технические условия, а также не создавало и не вело приготовления к изготовлению, изобретения, тождественного (эквивалентного) изобретению, защищенного патентом Российской Федерации № 2595159.

Введение в гражданский оборот продукции по лицензии (аппарат поглощающий) осуществлялось обществом «БЗПА» по лицензионному договору от 19.08.2008 № 0416, заключенному с обществом «НПП Дипром», и от 02.06.2017 № 26 с использованием изобретения по патенту Российской Федерации № 2595159, заключенному с обществом «Дипром».

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не установил факта создания, приготовления либо использования обществом «БЗПА» независимо от авторов тождественного решения до даты приоритета спорной полезной модели, а, следовательно, наличие у ответчика (по основному иску) права преждепользования.

Кроме того, суд первой инстанции при рассмотрении спора, с учетом доводов представителя истца о недобросовестности ответчика (по основному иску), счел необходимым руководствоваться правилами статьи 10 ГК РФ, а также принципами правовой определенности и оправдания разумных ожиданий участников гражданского оборота.

Как отметил суд, доводы лицензиата о наличии у него права преждепользования с соответствующим взысканием неосновательного обогащения возникли в момент, когда лицензиату стало известно о «скрытом» выпуске аппаратов поглощающих (ответ на претензию от 02.09.2020 № 221).

Действующим законодательством не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель), никто не может противоречить собственному предыдущему поведению.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии у общества «БЗПА» права преждепользования, отказал в удовлетворении встречных исковых требований общества «БЗПА» в полном объеме.

Рассмотрев требования истца по основному иску, суд счел их подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

Как указывалось выше, порядок оплаты роялти, предусмотренный в пунктах 8.1 (с учетом дополнительного соглашения № 1), 8.2, 9.1 лицензионного договора № 26 устанавливал порядок, согласно которому лицензиар на основании предоставленной лицензиатом отчетности по объему производства и реализации (в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом), выставляет счет на оплату.

Текущие отчисления (роялти) производятся лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, со дня выставления счета лицензиаром.

После выполнения лицензиатом пункта 8.2 лицензиар в течение 3-х банковских дней направляет лицензиату акт по лицензионному договору с указанием суммы к перечислению с учетом действующей ставки роялти. С 16-го банковского дня с даты выставленного счета на оплату по действующей ставке, не оплаченная сумма платежа считается просроченной задолженностью.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 указанного договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора № 26 в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 № 1).

Из аудиторского заключения от 13.04.2021  следует, что при сопоставлении данных первичного бухгалтерского учета общества «БЗПА», протоколов испытаний аппаратов, сводной документации по выпуску продукции и отчетов лицензиата выявлено расхождение между производством и реализацией аппаратов и отчетных аппаратов на 11 011 единиц.  Указанный размер занижения представитель общества «БЗПА» не отрицает.

Согласно расчетам истца, не оспоренным представителем общества «БЗПА», размер роялти исходя из 5% (базовой ставки) от продажной цены 11 011 шт. аппаратов составляет 13 815 803 руб. 66 коп.

Суд первой инстанции согласился, что в рассматриваемом случае не применима льготная ставка (4%), поскольку положениями пункта 8.1 договора № 26 в редакции дополнительного соглашения № 1 такая ставка не может быть распространена на просроченную задолженность.

Расчет неустойки исходя из предусмотренной договором ставки 0,1%, начисленной за период с 16.01.2018 по дату окончания действия договора 31.12.2020, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, примененные в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 260 229 руб. 18 коп. (с последующим начислением до полного погашения долга), судом проверен и признан обоснованным.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что с ответчика по основному иску в пользу общества «Дипром» подлежит взысканию вознаграждение лицензиара (роялти)
в размере 13 815 803,66 руб., а также начисленные на указанную сумму долга неустойка по договору от 02.06.2017 № 26 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021, с последующим их начислением до полного погашения долга.

При этом последующее признание недействительным патента Российской Федерации № 2595159 решением Роспатента от 30.10.2021 в силу положений статьи 1398 ГК РФ признано судом не влияющим на исполнение рассматриваемого лицензионного договора.

Суд первой инстанции решил, что требования общества «Дипром» о взыскании вознаграждения лицензиара, исходя из расчетного и предполагаемого выпуска аппаратов 12 439 шт. и реализации этих поглощающих аппаратов, как недоказанные по правилам статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в размере 15 522 453,38 руб., с соответствующими пени в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020, удовлетворению не подлежат.

Оснований для перерасчета ранее уплаченных (за 2017 – 2020 годы) обществом «БЗПА» с применением льготной ставки (4%) роялти в соответствии с объемом, указанным лицензиатом в отчетах, до размера роялти по базовой ставке (5%), и взыскания с общества «БЗПА» в пользу общества «Дипром» 31 425 744 руб. 38 коп. долга, с соответствующими ему 20 012 055 руб.11 коп. неустойки и 591 923 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, судом первой инстанции не установлено.

Судом установлено, что между сторонами лицензионного договора составлялись и подписывали акты, в которых согласовывалась итоговая сумма текущих отчислений от объема реализованной лицензионной продукции. За взыскиваемый период с октября 2017 года по июнь 2020 года акты подписаны обществом «Дипром» и обществом «БЗПА» без замечаний и возражений, с согласованием размера текущих отчислений в отношении произведенной и реализованной продукции, указанной в акте, и с учетом оплаты по ним в срок лицензионных платежей, что свидетельствует об исполнении обязательств в этой части и их прекращении в соответствии с пунктом 1 статьи 408 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования истца в рассматриваемой выше части удовлетворению не подлежат.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил принятое им решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб и отзывов на нее, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим  Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419) и о договоре (статьи 420 – 453), поскольку иное не установлено правилами раздела V11 ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 126 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10),  право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

 Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (пункт 127 Постановления № 10).

 В соответствии с пунктом 128 Постановления № 10 в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 450¹ ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационных жалоб общества «Дипром» и общества «БЗПА» в силу следующего.

Как отмечено обществом «Дипром» в кассационной жалобе,  судом первой инстанции установлено и не оспаривается обществом «БЗПА» наличие просроченной задолженности, которая была взыскана с общества «БЗПА», и несвоевременное предоставление отчетности.

Между тем, как следует из положений пункта  8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2017 фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются Лицензиару по базовой ставке.

Принимая во внимание то, что у общества «БЗПА» в определенный период имелись просроченная задолженность и несвоевременное предоставление отчетности, выводы суда первой инстанции о наличии оснований для применения льготной ставки роялти в течение всего отчетного периода нельзя признать в полной мере обоснованными и мотивированными.

Аргументы общества «Дипром» о том, что суд не учел практику отношений сторон в условиях наличия просроченной задолженности, не применил к правоотношениям сторон положения статей 421, 424, 431 ГК РФ и самостоятельно изменил согласованный сторонами порядок расчета роялти по лицензионному договору от 02.06.2017 № 26, неправильном применении положений статьи 408 ГК РФ заслуживают внимания.

Судебная коллегия также полагает заслуживающими внимания, требующими дополнительного исследования и оценкидоводы кассационной жалобы общества «БЗПА» о том, что суды пришли к выводу об отсутствии у него права преждепользования, оставив без должной оценки и реагирования то обстоятельство, что оспариваемый патент был признан недействительным административным органом ввиду несоответствия условию патентоспособности «новизна», поскольку общество «БЗПА» ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащую признаки соответствующего изобретения.

Необходимо отметить, что в материалы дела представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2021 по результатам рассмотрения возражения общества «БЗПА» против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 259159 (в возражении его податель ссылался, в частности, на то, что с 2010 года осуществлял выпуск в гражданский оборот поглощающие аппараты ПМКП-110, содержащие в себе все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Данным решением административного органа поступившее возражение удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью).

В этой связи выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований общества «БЗПА» являются преждевременными.

Суд апелляционной инстанции допущенные судом первой инстанции нарушения не устранил, своевременно не отреагировал на аргументы как общества «Дипром», так и общества «БЗПА», в связи с чем постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать законным и обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судом апелляционной инстанции не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемое постановление принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом постановлении, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кассационные жалобы общества «Дипром» и обществом «БЗПА»  – удовлетворению.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В связи с рассмотрением кассационных жалоб приостановление исполнения решения Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 и постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по тому же делу, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022, подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» и общества с ограниченной ответственностью «Дипром» удовлетворить, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по делу № А09-11162/2020 отменить.

Направить дело № А09-11162/2020 в Двадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 и постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по тому же делу, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.