Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2014 № А41-23205/13

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

6 августа 2014  года.

Дело № А41?23205/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 6 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л,

судей Данилова Г.Ю., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа» (Щелковское шоссе, д. 9, Москва, 105122, ОГРН 1027739095988) и общества с ограниченной ответственностью «Сима-ленд» (ул. Черняховского, д. 86, город Екатеринбург, Свердловская область, 620010, ОГРН 1056605235983) на решение Арбитражного суда Московской области от 03.02.2014 (судья Жиляев С.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 (судьи Исаева Р.В., Мальцев С.В. Миришов Э.С.), принятые в рамках дела № А41-23205/2013,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа»

к обществу с ограниченной ответственностью «Сима-ленд», индивидуальному предпринимателю Посеве Валентине Анатольевне (Московская область, Ступинский район, ОГРНИП 312504523700028)

о защите исключительных авторских и патентных прав, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца (общества с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа») – представитель Бывальцев Б.В. по доверенности от 20.06.2014;

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью «Сима-ленд») – представитель Ширяев Д.В. по доверенности от 15.01.2014;

от ответчика (индивидуального предпринимателя Посевы Валентины Анатольевны) – не явилась, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа» (далее – общество «Дрофа-Медиа) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сима-ленд» (далее – общество «Сима-ленд»), индивидуальному предпринимателю Посеве Валентине Анатольевне (далее – предприниматель, ИП Посева В.А.) с требованиями:

- об обязании общества «Сима-ленд» изъять за свой счет из оборота и уничтожить достоверно фиксируемым способом все контрафактные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности общества «Дрофа-Медиа» – раскраски и фоторамки, за исключением таких носителей, произведенных по заказу общества «Дрофа-Медиа»;

- не позднее 30 календарных дней со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу, опубликовать за счет общества «Сима-ленд» на отраслевом ресурсе Рынка Детских Товаров http://www.rdt-info.ru, Информационной системе MLK.ru для профессиональных участников рынка детских товаров http://www.mlk.ru, в журналах «1001Toys.ru», «Планета Детство», на второй полосе объемом не менее одной полосы решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение патентных прав общества «Дрофа-Медиа» на полезную модель путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных и фоторамок с функцией раскраски по бархатному полю держателя – «Крокодил путешественник», «Щенятки», «Котята», «Подводный мир», «Русалка», «Фея и пони», «Гонки», «Дельфины», «Сказочный кот», «Пес охотник», «Слоненок и бабочка», «Попугаи», «Олененок», «Бабочки», «Цветы», «Дельфин и пальмы», «Зайчики», «Щенок и сердечко», «Море», «Девочка и цветы», «Морские приключения» в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 400 000 рублей в совокупности;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Крокодил-путешественник») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Слоненок и бабочка») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Попугаи») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок   бархатных «Олененок») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот») в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

- о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Пес охотник») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 300 000 рублей;

?>

- о взыскании с ИП Посевы В.А. компенсации за нарушение исключительных прав путем введения в оборот контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот», «Пес охотник», «Слоненок и бабочка», «Попугаи», «Олененок») в размере 10 000 рублей.

В процессе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков общества с ограниченной ответственностью «Джоя трейдинг», общества с ограниченной ответственностью «Пилат», а также ходатайство об уточнении заявленных требований, в котором истец просил:

- обязать общество «Сима-ленд» изъять за свой счет из оборота и уничтожить достоверно фиксируемым способом все контрафактные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности общества – раскраски и фоторамки, за исключением таких носителей, произведенных по заказу общества «Дрофа-Медиа»;

- не позднее 30 календарных дней со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу, опубликовать за счет общества «Сима-ленд» на отраслевом ресурсе Рынка Детских Товаров http://www.rdt-info.ru, Информационной системе MLK.ru для профессиональных участников рынка детских товаров http://www.mlk.ru, в журналах «1001Toys.ru», «Планета Детство», на второй полосе объемом не менее одной полосы решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Крокодил-путешественник») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Слоненок и бабочка») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Попугаи») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Олененок») в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества «Сима-ленд» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем изготовления и рекламы контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Пес охотник») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с ИП Посевы В.А. компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем реализации контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот», «Пес охотник», «Слоненок и бабочка», «Попугаи», «Олененок») в размере 10 000 рублей;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Джоя трейинг» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем реализации контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот», «Пес охотник», «Слоненок и бабочка», «Попугаи», «Олененок») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пилат» компенсацию за нарушение исключительных прав путем введения в оборот путем реализации контрафактной продукции (раскрасок бархатных «Сказочный кот», «Пес охотник», «Слоненок и бабочка», «Попугаи», «Олененок») в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, но не менее 200 000 рублей.

Суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков общества с ограниченной ответственностью «Джоя трейдинг» и общества с ограниченной ответственностью «Пилат», принял уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в части требований к обществу «Сима-ленд» и предпринимателю.

Решением Арбитражного суда Московской области от 03.02.2014 исковые требования удовлетворены частично (с учетом определения Арбитражного суда Московской области от 25.02.2014 об исправлении опечатки в решении суда). Суд обязал общество «Сима-ленд» изъять за свой счет из оборота и уничтожить все контрафактные материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности общества «Дрофа-Медиа» на полезную модель «Печатное изделие в виде картонной раскраски» по патенту Российской Федерации на полезную модель № 107724; взыскал с общества «Сима-ленд» в пользу общества «Дрофа-Медиа» 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав; с ИП Посевы В.А. в пользу общества «Дрофа-Медиа» – 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами общество «Дрофа-Медиа» и общество «Сима-ленд» обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В кассационной жалобе общество «Дрофа-Медиа» просит отменить обжалуемые судебные акты в части отказа в удовлетворении требований о взыскании 120 000 рублей компенсации за незаконное использование произведения «Крокодил-путешественник», ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам; принять в указанной части новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В остальной части обжалуемые судебные акты просит оставить без изменения.

Общество «Дрофа-Медиа» считает, что суды пришли к неверному выводу о недоказанности факта передачи ему исключительных прав на использование произведения изобразительного искусства иллюстрации «Крокодил путешественник», вследствие чего неправомерно отказали во взыскании компенсации за использование названного изображения. Истец указывает, что в соответствии с авторским договором автор Трофимов В.М. передал истцу исключительные права на использование 6 произведений изобразительного искусства, в том числе на произведение «Кораблик» с изображением крокодила на корабле. При этом в соответствии с договором название указанных произведений было условным и могло быть изменено в любой момент. Также истец ссылается на то, что при приемке работ стороны договора изменили название одного из изображений «Кораблик» на название «Крокодил-путешественник», приложив при этом к акту сдачи-приемки работ иллюстрацию – рисунок «Крокодил-путешественник» – с изображением крокодила на корабле. На основании иллюстрации истцом была создана раскраска бархатная «Крокодил путешественник», рисунок которой идентичен указанной иллюстрации; названия раскраски и иллюстрации совпадают.

По мнению общества «Дрофа-Медиа», суд апелляционной инстанции неправомерно не рассмотрел дело повторно в указанной истцом части, не учел фактические обстоятельства настоящего спора, не указал мотивы, по которым он согласился с выводами суда первой инстанции.

В свою очередь, общество «Сима-ленд» в своей кассационной жалобе просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить в части удовлетворения исковых требований, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Названное общество считает, что дело в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав не подведомственно арбитражному суду, а в части нарушения патентных прав – подсудно Арбитражному суду Свердловской области. В случае, если суд кассационной инстанции признает, что дело рассмотрено с соблюдением правил подведомственности и подсудности, общество «Сима-ленд» просит принятые по делу судебные акты отменить и в удовлетворении иска отказать.

В кассационной жалобе общество «Сима-ленд» указывает, что в соответствии с договором поставки № 41-ДМ/11 от 24.03.2011 все споры между истцом и обществом «Сима-ленд» (включая споры относительно авторских и патентных прав на поставляемую продукцию) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. Также общество «Сима-ленд» указывает, что местом его нахождения является город Екатеринбург, в связи с чем истец необоснованно подал исковое заявление в Арбитражный суд Московской области по месту нахождения второго ответчика (предпринимателя), а не по месту нахождения общества «Сима-ленд». Ссылаясь на вышеизложенное, общество «Сима-ленд» полагает, что данный спор в части защиты патентных прав на полезную модель рассмотрен Арбитражным судом Московской области с нарушением правил подсудности.

Кроме того, общество «Сима-ленд» указывает, что в качестве соответчика по настоящему спору истец должен был указать не общество «Сима-ленд», а общество с ограниченной ответственностью «Джоя трейдинг», адрес которого указан истцом в исковом заявлении в качестве адреса общества «Сима-ленд» и у которого ответчиком ИП Посевой В.А. были приобретены и впоследствии реализованы товары.

Также общество «Сима-ленд» полагает, что в части исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав производство по делу подлежит прекращению, поскольку в указанной части не подведомственно арбитражному суду. По мнению общества «Сима-ленд», арбитражным судам подведомственны только споры о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в то время как остальные дела по заявлениям о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав в настоящее время подведомственны только соответствующему суду общей юрисдикции, к участию в которых необходимо привлечение в качестве третьих лиц авторов произведений для установления наличия и объема прав авторов и прав их контрагентов.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что судами нарушены правила допустимости доказательств, поскольку факт использования обществом «Сима-ленд» спорных произведений, а также полезной модели был установлен судами самостоятельно и основан только на выводах судов о сходстве до степени смешения произведений, без назначения экспертизы.

Общество «Сима-ленд», ссылаясь на статью 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает, что его действия по рекламированию и предложению к продаже в сети Интернет спорных произведений (в том числе действия по созданию и применению новой упаковки, инструкций и иной сопроводительной информации) являются законными, поскольку спорные произведения уже введены в гражданский оборот и распространение таковых допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

Общество «Сима-ленд» указывает, что в протоколе осмотра сайта нотариусом заверены только изображения товаров и соответствующие рекламные надписи к нему, что, по мнению ответчика, подтверждает только факт размещения на сайте общества «Сима-ленд» и в каталоге, имеющем ссылку на общество «Сима-ленд», изображения спорного товара, но не опровергает законность приобретения этого товара и его размещения в рекламе, и не свидетельствует о нарушении формулы патента.

Общество «Сима-ленд» считает, что суды признали нарушение прав истца только со стороны второго ответчика (предпринимателя), при этом не дали оценку действиям общества с ограниченной ответственностью «Джоя трейдинг» и общества с ограниченной ответственностью «Пилат», при участии которых товар был ввезен на территорию Российской Федерации и продан предпринимателю, что, по мнению общества «Сима-ленд», прямо опровергает причастность последнего к ввозу какой либо контрафактной продукции.

Общество «Сима-ленд» полагает, что требование об обязании прекратить нарушение защищенных патентом на полезную модель прав может подлежать удовлетворению только при доказанности факта использования в выпускаемой и распространяемой обществом «Сима-ленд» продукции каждого признака полезной модели, права на которую принадлежат истцу, ссылается на отсутствие в материалах дела названных доказательств и на то, что данные обстоятельства судами не устанавливались.

По мнению общества «Сима-ленд», указание на сайте в отношении одних и тех же товаров разной информации, как с указанием торговой марки «Дрофа-Медиа» (страна-производитель Россия), так без указания торговой марки «Дрофа-Медиа», с указанием страны-производителя Китай, не является доказательством контрафактности раскрасок. Ответчик полагает, что данные его действия могут содержать в себе признаки нарушения законодательства о рекламе в части недостоверного указания производителя товара – общества «Дрофа Медиа».

Общество «Сима-ленд» также указывает, что судами не были исследованы и учтены сведения, позволяющие сделать вывод о соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также вероятным убыткам истца, в связи с чем, считает необоснованным размер взысканной компенсации.

В отзыве на кассационную жалобу общества «Сима-ленд», общество «Дрофа-Медиа» просило оставить ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения заявленных требований – без изменения как законные и обоснованные.

В свою очередь, общество «Сима-ленд» в отзыве на кассационную жалобу общества «Дрофа-Медиа» просило оставить ее без удовлетворения, обжалуемые судебные акты в части удовлетворения иска отменить.

В судебное заседание явились представители общества «Дрофа-Медиа» и общества «Сима-ленд».

Ответчик (ИП Посева В.А.),  надлежащим образом извещеный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, в судебное заседание не явился, отзыв на кассационные жалобы не представил, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил.

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить, с доводами кассационной жалобы ответчика (общества «Сима-ленд») не согласился, просил оставить ее без удовлетворения.

В свою очередь, представитель общества «Сима-ленд» поддержал доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, с доводами кассационной жалобы истца не согласился, просил оставить ее без удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела, общество «Дрофа-Медиа» является обладателем патента № 107724 на полезную модель «Печатное изделие в виде картонной раскраски» (срок действия патента истекает 28 декабря 2020 года). Согласно приведенной в патенте формуле полезной модели печатное изделие в виде раскраски на бумажной основе в виде картона представляет собой графическое изображение объекта и/или объектов с объемными контурными линиями, отличающееся тем, что контурные линии выполнены из полиамидного ворса или полиэстеровой крошки.

12 декабря 2006 года между обществом «Дрофа-Медиа» (издательством) и Трофимовым Владимиром Михайловичем (автором) заключен договор № 92-СП/2006 (х) на произведение изобразительного искусства, по которому автор передал издательству исключительные права на использование произведений изобразительного искусства: шесть черно-белых иллюстраций «Принцесса», «Кот в сапогах», «Белоснежка и семь гномов», «Кораблик», «Собака», «Слоненок» для оформления всех видов игровой продукции (игр, рамок, пазлов, кубиков, книжек-игрушек и т.д.).

8 февраля 2007 года между обществом «Дрофа-Медиа» (издательством) и Спеховой Марией Евгеньевной (автором) заключен договор № 05 СП/2007 (х) на произведение изобразительного искусства, по которому автор передал издательству исключительные права на использование произведений изобразительного искусства: четыре черно-белых иллюстраций под названием «Гусар», «Попугаи», «Олененок», «Коралловый риф» для оформления всех видов игровой продукции (игр, рамок, пазлов, кубиков, книжек-игрушек и т.д.).

В соответствии с пунктом 1.1 вышеуказанных договоров, истец вправе использовать переданные по договорам права на произведения следующими способами: воспроизводить произведение или его часть (право на воспроизведение) на всех видах носителей информации, а также использование в сети Интернет; переделывать или перерабатывать произведение (право на переработку); распространять экземпляры произведения любым способом (право на распространение); импортировать экземпляры произведения (право на импорт) (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2 названных договоров права, указанные в пункте 1.1 договоров, передаются автором издательству на весь срок действия авторского права с момента подписания договоров.

В дальнейшем на основании названных договоров и в соответствии с патентом на полезную модель № 107724 истцом была разработана продукция – раскраски бархатные на картонной основе в ассортименте, предназначенном для детского творчества, в том числе со следующими изображениями: «Олененок», «Слоненок и бабочка», «Сказочный кот», «Попугаи», «Пес охотник», «Кораблик».

Впоследствии названная продукция реализовывалась истцом иным лицам, в том числе передавалась обществу «Сима-ленд» по договору поставки № 41-ДМ/11 от 24.03.2011.

Ссылаясь на то, что общество «Сима-ленд» нарушило исключительные права истца, разместив контрафактные произведения, тождественные вышеназванным, но произведенные по своему заказу в Китае, с предложением к продаже и указанием их стоимости на сайте http://www.sima-land.ru и в своем каталоге предлагаемой к продаже продукции, а также на то, что ИП Посева В.А. нарушила исключительные права истца, реализовав контрафактную продукцию общества «Сима-ленд», общество «Дрофа-Медиа» обратилось в суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанции, установив, что обладателем патента № 107724 на полезную модель «Печатное изделие в виде картонной раскраски» является истец и что исключительное право на изготовление и распространение изобразительных произведений было передано авторами истцу на исключительных условиях по авторским договорам от 08.02.2007 и от 12.12.2006 на весь срок действия авторского права, и признав, что ответчиками допущены нарушения исключительных прав истца на произведения (5 случаев нарушения, а именно в отношении использования произведений ««Олененок», «Слоненок и бабочка», «Сказочный кот», «Попугаи», «Пес охотник»), пришли к выводу о правомерности предъявленных требований о взыскании компенсации за использование 5 названных произведений.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанции установили, что истцом неправомерно заявлено требование о взыскании компенсации с общества «Сима-ленд» за использование произведения «Кораблик» ввиду недоказанности перехода исключительных прав на названное произведение от автора к истцу.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанции, учитывая характер допущенного обществом «Сима-ленд» нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, посчитали возможным снизить размер компенсации до 600 000 рублей (по 120 000 рублей за каждый случай нарушения).

Также суды первой и апелляционной инстанции, учитывая характер допущенного ИП Посевой В.А. нарушения, степень вины предпринимателя, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, посчитали возможным снизить размер компенсации до низшего предела – до 10 000 рублей.

Учитывая характер допущенного нарушения, суды посчитали обоснованными требования истца об обязании общества «Сима-ленд» изъять за свой счет из оборота и уничтожить все контрафактные материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат обществу «Дрофа-Медиа».

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о необоснованности требований истца о возложении на общество «Сима-ленд» обязанности опубликовать на отраслевом ресурсе Рынка Детских товаров в сети Интернет, Информационной системе MLK.ru для профессиональных участников рынка детских товаров, в журнале «1001Toys.ru», «Планета Детство», на второй полосе объемом не менее одной полосы решение суда по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационных жалоб, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части по следующим основаниям.

Суды первой и апелляционной инстанций, установив что исключительное право на изготовление и распространение произведений было передано авторами истцу на исключительных условиях по авторским договорам от 08.02.2007 и от 12.12.2006 на весь срок действия авторского права, и признав, что ответчиками допущены нарушения исключительных прав истца на использование произведений изобразительного искусства «Олененок», «Слоненок и бабочка», «Сказочный кот», «Попугаи», «Пес охотник»,, пришли к выводу о правомерности предъявленных требований о взыскании компенсации.

Суды первой и апелляционной инстанции, учитывая характер допущенного обществом «Сима-ленд» нарушения, а также нарушения, допущенного предпринимателем, степень вины нарушителей, вероятные убытки истца, исходя из принципов разумности и справедливости, обоснованно снизили размер компенсации до 600 000 рублей (по 120 000 рублей за каждый случай нарушения) в отношении общества «Сима-ленд» и 10 000 рублей компенсации (низший предел компенсации) в отношении предпринимателя.

Также, учитывая характер допущенного нарушения, суды пришли к обоснованному выводу об удовлетворении требований истца об обязании общества «Сима-ленд» изъять за свой счет из оборота и уничтожить все контрафактные материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа» на полезную модель «Печатное изделие в виде картонной раскраски» по патенту Российской Федерации на полезную модель № 107724.

Доводы кассационной жалобы общества «Сима-ленд» суд кассационной инстанции считает подлежащими отклонению.

Так, доводы общества «Сима-ленд» о нарушении Арбитражным судом Московской области правил подсудности и подведомственности судебная коллегия считает необоснованными.

При отсутствии каких-либо договорных отношений между истцом и ответчиком, касающихся исключительных авторских и патентных прав истца, спор подлежит рассмотрению по правилам подсудности, предусмотренным статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно правилам статьи 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий иск подлежит предъявлению по месту нахождения ответчика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков. При наличии нескольких ответчиков, у истца имеется право выбора суда по месту нахождения одного из ответчиков. Ответчик – ИП Посева В.А. – зарегистрирована в Московской области. При таких обстоятельствах настоящий иск правомерно предъявлен истцом в Арбитражный суд Московской области по месту нахождения одного из ответчиков.

При этом ссылка общества «Сима-ленд» на наличие между ним и обществом «Дрофа-Медиа» договорных отношений не принимается, поскольку в настоящем споре заявлено требование не из заключенного сторонами договора поставки, а требование о защите исключительных прав.

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из заявленных истцом требований, спор по настоящему делу является спором о защите интеллектуальных прав и носит экономический характер, в связи с чем довод кассационной жалобы общества «Сима-ленд» о том, что данный спор неподведомственен арбитражному суду, признается судом кассационной инстанции несостоятельным.

Доводы кассационной жалобы о том, что судами нарушены правила допустимости доказательств, поскольку факт использования произведения и полезной модели был установлен судами самостоятельно только на выводах о сходстве до степени смешения без назначения экспертизы, суд кассационной инстанции также признает необоснованным. В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Суды первой и апелляционной инстанции установили, что факт контрафактности приобретенного у предпринимателя и предлагаемых к продаже ответчиками товаров следует из отсутствия у них исключительных прав на произведения изобразительного искусства, и для установления данного обстоятельства не требуется специальных познаний и проведения экспертизы, что отражено в оспариваемых судебных актах.

О наличии каких-либо отличий между продукцией, полученной обществом «Сима-ленд» по договору поставки от истца, а также заказанной названным обществом у иного производителя, находящегося в Китае, в процессе рассмотрения дела заявлено не было, равно как и не было заявлено ходатайство о назначении экспертизы.

Довод ответчика со ссылкой на статью 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что его действия по рекламированию и предложению к продаже в сети Интернет спорных произведений (в том числе действия по созданию и применению новой упаковки, инструкций и иной сопроводительной информации) являются законными, поскольку спорные произведения введены в гражданский оборот и распространение таковых допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, также отклоняется судом кассационной инстанции как противоречащий материалам дела. Напротив, судами установлено, что материалами дела подтверждается нарушение ответчиками исключительных прав истца, выразившееся в заказе изготовления и реализации контрафактной продукции.

При этом согласно правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума № 5/29 при применении статьи 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации судам следует исходить из того, что установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров произведений статьей 1272 Кодекса не охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

Суд кассационной инстанции также отклоняет доводы общества «Сима-ленд» о том, что в протоколе осмотра сайта нотариусом заверены только изображения товаров и соответствующие рекламные надписи к ним, что, по мнению ответчика, подтверждает только факт размещения на сайте общества «Сима-ленд» и в каталоге, имеющем ссылку на общество «Сима-ленд», изображения спорного товара, но не опровергает законность приобретения этого товара и его размещения в рекламе, и не свидетельствует о нарушении формулы патента.

Судами исследовался протокол осмотра сайта общества «Сима-ленд», произведенного нотариусом Горбатенко Н.В. и приложений к нему, и установлено, что сайт принадлежит LLC «Sima-land» (наименование общества «Сима-лендж» на английском языке), на названном сайте зафиксированы изображения контрафактных раскрасок «Крокодил-путешественник», «Слоненок и бабочка», «Сказочный кот», «Пес охотник», «Попугаи», «Олененок» (производства Китай) с указанием цен. Также зафиксировано и предложение оригинальной продукции истца (раскраски «Крокодил-путешественник» и «Охотник»). Кроме того, судами установлено, что общество «Сима-ленд» рекламирует контрафактную продукцию в своем каталоге, в котором указан адрес его сайта www.sima-land.ru,   и предоставлены контакты самого общества «Сима-ленд» для оптовых поставок. В каталоге указано на содержание в нем товаров под маркой «школа талантов», относящейся к контрафактной продукции. Также в каталоге имеется указание на принадлежность данной марки обществу «Сима-ленд» и помещено изображение раскраски «Олененок» без ссылки на общество «Дрофа-Медиа» и автора произведения – Спехову Н.С.

Общество «Сима-ленд» также ссылается на то, что суды указали на нарушение прав истца только со стороны второго ответчика (предпринимателя), при этом не дали оценку действиям общества с ограниченной «Джоя трейдинг» и общества с ограниченной ответственностью «Пилат», при участии которых товар был ввезен на территорию Российской Федерации и продан предпринимателю, что прямо опровергает причастность общества «Сима-ленд» к ввозу какой либо контрафактной продукции. Данный довод ответчика суд кассационной инстанции также отклоняет.

Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что контрафактная продукция реализована ответчиком ИП Посевой В.А., при этом контрафактная продукция изготовлена по заказу общества «Сима-ленд» и им же предлагалась к продаже. В частности, суды исследовали упаковку контрафактной продукции, на которой установили данные ответчика (сделано в Китае по заказу ООО «Сима-ленд»). Исходя из изложенного, суды установили, что общество «Сима-ленд» заказало в Китае контрафактную продукцию, которую предлагает к продаже, рекламирует и реализует. Что касается оценки действий общества с ограниченной «Джоя трейдинг» и общества с ограниченной ответственностью «Пилат», суд кассационной инстанции приходит к выводу, что суды не дали оценку действиям названных лиц, поскольку установили, что они не являются заинтересованными лицами по настоящему делу, в связи с чем, не были привлечены к участию в деле в качестве соответчиков в рамках настоящего дела. При этом нарушения исключительных прав истца, допущенные ответчиками и вышеназванными обществами, носят самостоятельный характер.

Судом кассационной инстанции также отклоняется довод общества «Сима-ленд» о том, что требование об обязании прекратить нарушение защищенных патентом на полезную модель прав может подлежать удовлетворению только при доказанности факта использования в выпускаемой и распространяемой ответчиком продукции каждого признака полезной модели, права на которую принадлежат истцу.

В рассматриваемом деле спор касается конструктивных особенностей изделий (подтвержденный патентом на полезную модель вариант создания объемного (выпуклого) разделительного контура в раскрасках) и исключительных прав на изображения, созданные авторами. В части, касающейся основного определяющего признака полезной модели, то он не может быть определен (исследован) иначе, как органолептически (тактильными ощущениями выступа разделительной линии над полями раскраски). Разделительные линии как оригинальных, так и контрафактных раскрасок являются выпуклыми. Обратное обществом «Сима-ленд» не доказано. Учитывая изложенное, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно установили нарушение со стороны общества «Сима-ленд» патентных прав истца на полезную модель. Кроме того, выводы судов в данной части прежде всего касаются нарушения исключительных прав истца на изображения, а техника исполнения изделия с воспроизведением основного признака полезной модели приводилась в качестве дополнительного обоснования факта нарушения.

Суд кассационной инстанции также не принимает доводы общества «Сима-ленд» о том, что указание на сайте в отношении одних и тех же товаров разной информации как с указанием торговой марки «Дрофа-Медиа» (страна производитель Россия), так без указания торговой марки «Дрофа-Медиа», с указанием страны производителя Китай – не является доказательством контрафактности раскрасок, приобретенных у истца, поскольку контрафактными признаны не раскраски, приобретенные у истца, а заказанные обществом «Сима-ленд» у иного производителя в Китае.

При этом, как уже указывалось выше, факт рекламы обществом «Сима-ленд» именно контрафактной продукции судами установлен на основе собранной по делу совокупности доказательств.

Не обоснован довод жалобы и том, что судами не были исследованы и учтены сведения, позволяющие сделать вывод о соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также вероятным убыткам истца.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 постановления Пленума № 5/29 компенсации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.  Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Таким образом, исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения прав истца, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суды правомерно взыскали с общества «Сима-ленд» компенсацию в размере 600 000 рублей.

Остальные доводы общества «Сима-ленд», изложенные в кассационной жалобе, или не относятся к предмету спора, или направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части отказа в удовлетворении заявленных требований о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за неправомерное использование произведения «Кораблик», а дело в указанной части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения изобразительного искусства являются объектом авторских прав.

Согласно пункту 7 данной статьи авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи, то есть могут быть выражены в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права (статья 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами.

Правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности возможно путем заключения лицензионного договора с правообладателем (статья 1233 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252, статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Из содержания названных норм права следует, что, обращаясь с настоящими требованиями, истец должен доказать наличие исключительных прав и факт неправомерного использования ответчиками данных объектов.

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за нарушение исключительных прав истца на произведение «Кораблик» суды исходили из того, что истцом не доказано наличие у него исключительных прав на названное произведение, в частности суды указали на то, что представленные истцом авторские договоры не содержат в тексте условий о передаче исключительных прав на произведение с указанным названием.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанции о недоказанности перехода исключительных прав на произведение «Кораблик» от автора к истцу.

В соответствии с авторским договором № 92-СП/2006 от 12.12.2006 автором Трофимовым А.И. были переданы истцу исключительные права на произведения изобразительного искусства, в том числе иллюстрации «Принцесса», «Кот в сапогах», «Белоснежка и семь гномов», «Собака», «Слоненок», «Кораблик». Названные изображения могли использоваться истцом независимо от их названия, поскольку по авторским договорам истцу были переданы исключительные права не на названия произведений, а на сами произведения, которые представляют собой изображения.

При этом суд кассационной инстанции в этой связи считает заслуживающими внимания доводы истца о том, что в соответствии с авторскими договорами название указанных произведений было условным и могло быть изменено. При сдаче-приемке работ стороны договора изменили название одного из изображений «Кораблик» на название «Крокодил-путешественник», приложив при этом к акту сдачи-приемки работ иллюстрацию – рисунок «Крокодил-путешественник» с изображением крокодила на корабле. На основании иллюстрации истцом была создана раскраска бархатная «Крокодил путешественник», рисунок которой идентичен указанной иллюстрации; названия раскраски и иллюстрации совпадают.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия полагает, что у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении иска в указанной части, в связи с чем пришла к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемых судебных актов в этой части.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в названной части в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты в части отказа в удовлетворении требований о взыскании с общества «Сима-ленд» компенсации за незаконное использование произведения «Кораблик», считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении суду следует учесть, что в настоящем споре объектами авторских прав являются изобразительные произведения, в приложении к договору, подписанному обоими сторонами, согласованы конкретные изображения, права на которые передаются. Суду следует оценить приложение к договору, а в случае наличия сомнений в отношении объема переданных прав – привлечь автора изобразительного произведения. При этом суду следует принять во внимание, что признавая недоказанность передачи прав на какое-либо произведение, суд, по сути, делает вывод о правах и обязанностях автора, что недопустимо без привлечения его к участию в деле.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 03.02.2014 по делу А41-23205/2013 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на изобразительное произведение «Крокодил-путешественник» отменить.

В этой части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 03.02.2014 по делу А41-23205/2013 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л.  Рассомагина

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев