СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП- 3 /2017-ГК

г. Пермь

30 августа 2017 года                                                     Дело № А71-1055/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 августа 2017 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 августа 2017 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дружининой Л.В.,

судей Сусловой О.В., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём  Петровой Н.Ю.,

в отсутствие лиц участвующих в деле,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, Carte Blanche Greeting Ltd ,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 19 мая 2017 года

по делу № А71-1055/2017

принятое   судьёй Сидоренко О.А.,

поиску Carte Blanche Greeting Ltd

к индивидуальному предпринимателю Никонову Александру Александровичу (ОГРНИП 304183207500023, ИНН 183206809108)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

Carte Blanche Greetings Ltd (далее – Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю Никонову Александру Александровичу (далее – ИП Никонов А.А., ответчик) о взыскании 30 000 руб. за нарушение прав истца, выразившегося в хранении, предложении к продаже и продаже (реализации) контрафактного товара (Мишка Тедди), в оформлении которого незаконно использованы 3 товарных знака: «изображение мягкой игрушки-медведя» (запись 855249 в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности), обозначение «Me to you» (запись 862892 Международного реестра товарных знаков) и обозначение «Carte Blanche Greetings» (запись 862888 Международного реестра товарных знаков). Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 20 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «TattyTaddy», а также 2 200 руб. судебных расходов.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.05.2017 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, с отнесением на истца судебных расходов по иску.

Истец с решением суда первой инстанции не согласился, направил апелляционную жалобу, в которой обжалуемый судебный акт просит отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что истец надлежащим образом подтвердил факт принадлежности ему авторского права и прав на товарные знаки, в то время как со стороны ответчика, ничего кроме заявления о том, что переданная игрушка являлось подарком, не приведено. Доказательств наличия прав на использование персонажа медвежонок «Тедди» в материалы дела ответчик не представил.

Кроме того, заявитель жалобы отмечает, что в представленной видеозаписи, содержащей запись разговора продавца и покупателя, а также в содержимом товарного чека не фигурирует информация о том, что на территории торгового павильона ответчика действует какая-либо акция, согласно которой, при покупке букета, мягкая игрушка прилагается в подарок.

Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед" приводит доводы о том, что вне зависимости от реализации рассматриваемого товара в качестве подарка, либо его распространение иным способом, данный товар использован предпринимателем в своей коммерческой деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг.

Ответчик в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в соответствии с которым считает решение суда законным и обоснованным.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Компания «Карт Бланш Гритингс Лимитед» (номер компании 2265225), является действующей, была учреждена в Великобритании в соответствии с Законом о компаниях 1985 года в качестве компании с ограниченной ответственностью 07.06.1988, что подтверждается информацией регистратора компаний в Англии и Уэльсе от 21.05.2013.

В 2000 году указанной компанией была создана концепция сувенирной продукции Ми Ту Ю, а в мае 2003 года издана книга рассказов Ми Ту Ю.

Согласно предоставленной в материалы дела заверенной копией апостилированного аффидетива с нотариальным переводом-совершенное под присягой заявление главного художника серии «Ми Ту Ю» Стива Морт-Хила о то, что он является сотрудником компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед», подтверждает наличие трудового договора с Компанией и принадлежность Компании всех эксклюзивных (исключительных) авторских прав на изображение и дизайн мишек «Ми Ту Ю». Неотъемлемой частью аффидевита является трудовой договор и книга историй «Ми Ту Ю».

Указанное произведение издано Компанией "Карт Бланш Гритингс Лимитед", Великобритания и содержит иллюстрации персонажа - плюшевого медвежонка «Тэтти Тедди» характерными признаками которого, являются цветовое сочетание: серая шерсть, серая мордочка с голубым носом, пропорции и характерное расположение его черт, квадратная заплатка на голове справа и квадратная заплатка на животе слева с декоративными стежками на каждом краю заплатки, а также овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям, сделанные художником Стивом Морт-Хиллом.

Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед" обладает исключительным правом на товарный знак № 855 249 «изображение медведя» (Класс МКТУ 28 – мягкие игрушки), на товарный знак № 862888 – «Cart Blance Greetings ltd» (класс МКТУ 28 – мягкие игрушки), № 862892 – «ME TO YOU» (класс МКТУ 28-мягкие игрушки»), что подтверждается свидетельствами о регистрации, выданными Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

21.11.2016 представители истца приобрели у ответчика по адресу:
г. Ижевск, ул. Маяковского, 42, магазин цветы, товар: букет из конфет, в центре которого расположена мягкая игрушка – «мишка». В оформлении данного товара использованы (воспроизведены) изображения, сходные до степени смешения с тремя товарными знаками Компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед».

Кроме того, закупленный товар является производным от изображения мишки «Tatty Teddy» (т.е. переработкой исходного), созданным на основе характерных черт, которые определяют характер персонажа (серая шерстка, синий нос, заплатки и швы).

Факт продажи товара подтверждается товарным чеком от 21.11.2016 на сумму 1005 руб., в котором имеется штамп ИП Никонова А.А. (содержащий идентифицирующие признаки индивидуального предпринимателя), видеозаписью приобретения спорного товара, а также самим товаром (букет из конфет, в центре которого расположена мягкая игрушка – «мишка»).

Полагая, что ИП Никоновым А.А. незаконно в предпринимательской деятельности используются товарные знаки, а также нарушаются авторские права правообладателя на персонаж мишка «TattyTaddy», истец направил 29.12.2016 ответчику претензию с требованием урегулирования вопроса о нарушении исключительных прав в досудебном порядке и прекращении распространения продукции обладателем исключительных прав на которую является Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед".

Письмом от 22.01.2017 ИП Никонов А.А. признал факт нарушения авторских прав и использование товарных знаков истца, вместе с тем указав, что мягкая игрушка являлась бесплатным украшением букета и в стоимость товара не входила.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Компании "Карт Бланш Гритингс Лимитед" в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции признал доказанным факт принадлежности истцу исключительных прав на персонаж мишка «Tatty Taddy» и товарные знаки № 855249, № 862888, № 862892, вместе с тем пришел к выводу, что истцом не представлено доказательств того, что стоимость мягкой игрушки – «мишки», входит в стоимость букета из конфет, то есть игрушка реализована ответчиком путем продажи с букетом.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции усматривает основания для удовлетворения апелляционной жалобы исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим к не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу статьи 1478 Гражданского кодекса, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Истец в качестве доказательства принадлежности ему исключительных прав на персонаж - медвежонок «Tatty Teddy» представил копию апостилированного аффидетива с нотариальным переводом, совершенное под присягой заявление главного художника серии «Ми Ту Ю» Стива Морт-Хила о то, что он является сотрудником компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед», подтверждает наличие трудового договора с Компанией и принадлежность Компании всех эксклюзивных (исключительных) авторских прав на изображение и дизайн мишек «Ми Ту Ю». Неотъемлемой частью аффидевита является трудовой договор и книга историй «Ми Ту Ю».

Кроме того, материалами дела подтверждается, что Компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед" обладает исключительным правом на «изображение мягкой игрушки-медведя» (запись 855249 в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности), обозначение «Me to you» (запись 862892 Международного реестра товарных знаков) и обозначение «Carte Blanche Greetings» (запись 862888 Международного реестра товарных знаков).

Данные обстоятельства подтверждаются свидетельствами о регистрации указанных товарных знаков, выданными Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Оценив приобретенный у ответчика товар – букет из конфет с мягкой игрушкой, суд пришел к правильному выводу о том, что «медвежонок», входящий в состав композиции, выполнен с подражанием изображения «медвежонка «Tatty Teddy», что подтверждается визуальным восприятием его отличительных черт, при этом указанное изделие содержало сразу три товарных знака, принадлежащих истцу «изображение мягкой игрушки-медведя», изображение «Me to you» и изображение «Carte Blanche Greetings».

Указанный факт подтвержден товарным чеком, видеозаписью, произведенной в порядке самозащиты гражданских прав (статьи 12, 14 Гражданского кодекса) и самим приобретенным товаром.

Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях указанных объектов интеллектуальной собственности, в материалах дела отсутствуют.

Изучив обстоятельства реализации продукции обладателем исключительных прав на которую является истец, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что материалами дела не подтверждается факт нарушения исключительных прав на товарные знаки и персонаж мишки «Tatty Taddy».

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу п. 2, 3 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Положениями п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса  указано, что лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Материалами дела подтверждается, что реализуемая в составе букета из конфет мягкая игрушка являлась составной частью приобретаемой композиции. При этом факт указания стоимости игрушки отдельно в товарном чеке, в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Из обстоятельств дела следует, что предлагаемые ИП Никоновым А.А. товары демонстрировались к продаже, и спорная продукция реализовывалась ИП Никоновым А.А. в рамках его предпринимательской деятельности.

Доводы ответчика о том, что мягкая игрушка, содержащая черты персонажа мишки «Tatty Taddy», реализовывалась ответчиком в качестве подарка, судом апелляционной инстанции отклоняются.

В частности возможный факт реализации продукции в качестве подарка не освобождает лицо, нарушившее требования законодательства об интеллектуальной собственности от ответственности, поскольку любая демонстрация или передача такой продукции на безвозмездной основе направлены на привлечение круга покупателей и непосредственно связаны с осуществлением ИП Никоновым А.А. предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что выводы суда первой инстанции об отсутствии доказанности факта нарушения исключительных и авторских прав, принадлежащих истцу, не соответствуют обстоятельствам дела. 

В соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно абзацам 1 и 2 п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных настоящим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно названной норме, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем, в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Гражданским кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления № 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

В отзыве на исковое заявление ответчик заявил о необходимости снижения размера ответственности, в частности отмечая, что сумма заявленного требования (50 000 руб.) несоразмерна вреду, причиненного правообладателю вследствие дарения одной игрушки. Истец указал, что подобное правонарушение совершено им впервые, продажа таких игрушек не является существенной частью предпринимательской деятельности
ИП Никонова А.А., поскольку в основном он осуществляет деятельность по продаже цветов.

Кроме того, ответчик отмечает, что он является пенсионером и имеет на содержании пожилых родителей, инвалидов 3-ей группы, в связи с чем, выплата компенсации поставит его в тяжелое материальное положение. Указанные обстоятельства подтверждены представленными ответчиком в материалы дела доказательствами.

В подтверждение отсутствия возможных для истца убытков от продажи контрафактного товара ответчиком в материалы дела представлены сведения с Интернет- магазинов с предложением к продаже сходного товара (мишки Тэдди), согласно которым стоимость игрушки определена от 720 руб. до 920 руб.

В данном случае суд апелляционной инстанции с учетом приведенных ответчиком обстоятельств, степени вины нарушителя, а также учитывая, что нарушение имело место в отношении трех объектов исключительных прав, а также авторского права, содержащихся на одном экземпляре товара, в условиях недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца 25 000 руб. компенсации.

С учетом изложенного решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.05.2017 подлежит отмене, требования истца - подлежащими удовлетворению в соответствующей части на основании подп. 3 п. 1 ст. 270 АПК РФ.

Согласно положениям ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные истцом при подаче искового заявления  на оплату государственной пошлины по иску и на получение выписки  из ЕГРИП, относятся на ответчика в сумме 1 110 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110,  266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 мая 2017  года по делу № А71-1055/2017 отменить.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Никонова Александра Александровича в пользу Carte Blanche Greetings Ltd (Карт Бланш Гритингс Лимитед)  25000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на товарный знак №855249,  на товарный знак №862888,  на товарный знак №862892,  на персонаж медвежонок «Тэтти Тэдди», 1100 руб. судебных издержек на оплату государственной пошлины по иску и за получение выписки  из ЕГРИП, 3000 руб. судебных расходов по апелляционной жалобе. 

         Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.