ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068
e-mail: 17aas.info@arbitr.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 17АП-4340/2022-ГК
г. Пермь
23 мая 2022года Дело № А50-22818/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2022 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 23 мая 2022 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Лихачевой А.Н.,
судей Бородулиной М.В., Назаровой В.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шималиной Т.В., при участии от ответчика: Осмоловская П.Г., паспорт, по доверенности от 22.10.2021, диплом;
от истца, третьих лиц представители не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Зиновской Натальи Владимировны,
на решение Арбитражного суда Пермского края
от 21 февраля 2022 года
по делу № А50-22818/2021
по иску общества с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (ОГРН 1186952008572, ИНН 6908017730)
к индивидуальному предпринимателю Зиновской Наталье Владимировне (ОГРН 311590415700039, ИНН 590405537228)
третьи лица: Белов Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью «ОРАПРО» (ОГРН 1197746083303, ИНН 7716931490),
о защите нарушенных исключительных прав,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края к индивидуальному предпринимателю Зиновской Наталье Владимировне (далее – ответчик) о признании не соответствующим закону использование ответчиком в своей коммерческой деятельности в отношении готовой продукции «Dr.Dente щетка зубная» на основе промышленного образца по патенту РФ№ 123868; обязании прекратить использование в своей коммерческой деятельности в отношении готовой продукции «Dr.Dente щетка зубная» на основе промышленного образца по патенту РФ № 123868 без получения разрешения в установленном законом порядке; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 293 475 руб. 00 коп.Также истцом заявлены требования о взыскании с ответчика почтовых расходов, расходов по приобретению спорного товара в сумме 129 руб. 00 коп., расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. 00 коп.
Определениями суда первой инстанции к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлечены Белов Александр Юрьевич, общество с ограниченной ответственностью "ОРАПРО".
В судебном заседании в порядке ст. 49 АПК РФ протокольным определением от 14.02.2021 судом первой инстанции принято поступившее от истца уточнение требований, которым истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение в размере 50 000 руб., а также возместить почтовые расходы в размере 910 руб. 86 коп.
Кроме того, истцом заявлено устное ходатайство об отказе от требований в части признания не соответствующим закону использование ответчиком в своей коммерческой деятельности в отношении готовой продукции «Dr.Dente щетка зубная» на основе промышленного образца по патенту РФ№ 123868; обязании прекратить использование в своей коммерческой деятельности в отношении готовой продукции «Dr.Dente щетка зубная» на основе промышленного образца по патенту РФ № 123868 без получения разрешения в установленном законом порядке, поскольку примерно с декабря 2021 г.на сайте https://planetazdorovo.ru интернет-аптеки «Планета здоровья» не содержится предложения к продаже зубных щеток «Dr. Dente». Также истец просит оставить без рассмотрения требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя ввиду того, что услугу представителя в настоящее время не оплачены.
Решением Арбитражного суда Пермского края от 21 февраля 2022 года (резолютивная часть от 14.02.2022) прекращено производство по делу в части требований о признании не соответствующим закону использование ответчиком продукции и обязании ответчика прекратить использование продукции.
В остальной части исковые требования удовлетворены. С индивидуального предпринимателя Зиновской Натальи Владимировны (ОГРН 311590415700039, ИНН 590405537228) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Завод зубных щеток» (ОГРН 1186952008572; ИНН 5608017730) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту РФ № 123868 в размере 50 000 руб., а также судебные расходы по приобретению спорного товара в размере 129 руб. и почтовые расходы в размере 910 руб. 86 коп.
Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит оспариваемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, отказать в удовлетворении исковых требований.
Оспаривая выводы суда первой инстанции, ответчик ссылается на тот факт, что суд прекратил производство по делу в части указанных выше требований иска по заявлению истца, на основании статьи 49 АПК РФ, в связи с чем суд не вправе разрешать вопрос о признании действий ответчика незаконными в рамках настоящего дела; ответчик также полагает, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, претензию ответчик не получал; размер взыскиваемой компенсации не обоснован, расчет суммы компенсации отсутствует; в материалах дела отсутствуют доказательства фактической реализации товара именно ответчиком; обоснованность предъявления к взысканию с ответчика почтовых расходов истцом не доказана.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.
От истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому истец возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просит рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей.
От третьего лица - Белова А.Ю. поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просит рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей.
Апелляционная жалоба рассмотрена судом в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие истца, третьих лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.
Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Белов А.Ю. является правообладателем патента на промышленный образец «Рукоятка зубной щетки» № 123868, что подтверждается данными публичного Реестра промышленных образцов ФИПС. Дата приоритета 22.11.2019.
Истец (лицензиат) на основании лицензионного договора № 123868 от 16.02.2021, заключенного с лицензиаром Беловым А.Ю., является обладателем исключительного права на промышленный образец № 123868 (исключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ). Лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 11.05.2021.
Пунктом 3.1 лицензионного договора установлено лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4 800 000 руб., а также в виде периодических платежей в размере 100 руб. за каждое изделие.
Как указывает истец, коммерческая деятельность ответчика осуществляется путем реализации товаров в розничной сети аптек «Планета здоровья». Так согласно лицензии ЛО-59-02-001839 от 26.05.2017 ответчик осуществляет реализацию продукции в пяти торговых точках на территории РФ. Ассортимент продукции ответчика включает в том числе «зубную щетку Dr. Dente голубого цвета средняя», штриховой код товара на упаковке: 4627173480154».
Протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А. зафиксированы данные о фактах размещения в интернет-аптеке под торговой маркой «Планета здоровья» (сайт https://planetazdorovo.ru) зубных щеток Dr. Dente.
28.06.2021 истцом проведена контрольная закупка товара «Dr. Dente щетка зубная средней жесткости сиреневая» в одной из аптек «Планета здоровья», в которой осуществляет торговую деятельность ответчик, находящейся по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 94, в подтверждение чего представлен кассовый чек № 8568 от 28.06.2021 на сумму 129 руб.
07.05.2021 в рамках исполнения договора № ЭПО-07/21 от 24.02.2021 с Беловым А.Ю., патентным поверенным Калиниченко Е.А. было подготовлено заключение о том, что в товаре «зубная щетка Dr. Dente сиреневого цвета средняя» содержатся все существенные признаки промышленного образца № 123868 или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту РФ № 123868. Патентным поверенным сделан вывод о том, что в изделии «зубная щетка Dr. Dente голубого цвета средняя» использован промышленный образец по патенту РФ № 123868.
24.07.2021 истец направил ответчику претензию от 23.07.2021 с целью досудебного урегулирования спора. Претензия оставлена ответчиком без исполнения.
Считая, что ответчиком нарушено исключительное право истца на промышленный образец № 123868, истец обратился в суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, исходил из их обоснованности.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств, исходя при этом из следующих обстоятельств.
В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.
В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.
Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если:
- это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца
- или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Как разъяснено в п. 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.
Таким образом, по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедших отражение в его изображениях по патенту, и его сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Материалами дела подтверждается, что истец как лицензиат по лицензионному договору обладает исключительными правами на промышленный образец N 123868, в отношении которого зафиксировано нарушение со стороны ответчика (ст. 1235 ГК РФ).
Вопреки утверждению ответчика, факт продажи ответчиком спорного товара подтвержден кассовым чеком N 4994 от 25.06.2021 на сумму 129 руб., в котором указано наименование товара ("dr. dente щетка зубная средней жесткости сиреневая"), количество и стоимость товара, наименование и ИНН ответчика.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит, в том числе, совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Вопрос об использовании промышленного образца в конкретном товаре является вопросом факта, поэтому может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
Сравнив реализованный ответчиком товар, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства, с патентом на спорный промышленный образец суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что внешние признаки промышленного образца воспроизведены в спорном товаре, реализованном ответчиком, а именно состав и форма композиционных элементов (головка, шейка и ручка), рельеф ручки, расположение лунок под щетину. Кроме того, судом учтено, что аналогичные выводы содержатся в заключении патентного поверенного Калиниченко Е.А. от 07.05.2021.
На основании изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что реализованный ответчиком товар повторяет совокупность существенных признаков промышленного образца N 123868, что дает истцу право требовать судебной защиты нарушенного исключительного права.
Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.
Судом первой инстанции размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ N 123868 определен с учетом изложенного правового обоснования, представленного истцом уточнения требований по исковому заявлению, об уменьшении размера компенсации до 50 000 руб.: изначально размер компенсации в исковом заявлении указан в сумме 293 475 руб.
Ответчик о снижении заявленной истцом компенсации за нарушение исключительных прав не просил; не представил доказательств того, что размер компенсации превышает размер причиненных убытков, не представлено доказательств того, что нарушение не носит грубый характер, что ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц.
Наличие оснований для применения судом такой меры как снижение размера указанной компенсации ответчиком не доказано (ст. 9, 65 АПК РФ).
Довод ответчика об отсутствии расчета компенсации и отсутствие его обоснования подлежит отклонению, т.к. истец предоставил детализированный расчет компенсации, действующий на дату подачи искового заявления от 08.09.2021. Более того, истец на основании ст.49 АПК РФ снизил размер компенсации более чем в три раза по сравнению с начальными исковыми требованиями.
Исходя из того, что на дату подачи иска на сайте интернет-аптеки "Планета здоровья" https://planetazdorovo.ru. содержалась информация с предложенными к продаже вариантами всех 5 (пяти) видов ассортимента контрафактной продукции "Dr. Dente щетка зубная", аналогично фиксированной согласно протоколу осмотра доказательств от 31.05.2021 года, серии 69 АА 2553145 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А., который зарегистрирован в реестре N 69/4-н/69-2021-2-1235 зафиксированы данные о фактах, размещенных в интернет-аптеке под торговой маркой "Планета здоровья", а на дату судебного заседания - 03.02.2022 данная информация удалена, что соответствует материалам дела, истцом в судебном заседании 14.02.2022 заявлено устное ходатайство об отказе от требований в отношении п. 1 и 2 просительной части искового заявления, в связи с этим судом первой инстанции отказ истца от иска в указанной части принят на основании ст. 49 АПК РФ, соответственно, судом правомерно прекращено производство по данному требованию (п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ).
Доводы ответчика относительно не направления ему претензии отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку соблюдение досудебного порядка установлено судом в соответствии с материалами дела.
В рассматриваемом случае претензионный порядок считается соблюденным, поскольку сам ответчик не обеспечил получение поступающей в его адрес корреспонденции, в силу части 2 статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий не совершения им процессуальных действий.
Вопреки утверждению ответчика, факт несения расходов по приобретению спорного товара и почтовых расходов и их размер истцом доказан, в отсутствие доказательств иного, заявление о взыскании судебных расходов правомерно удовлетворено в заявленном размере (ст.106,110 АПК РФ).
Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, не содержат фактов, которые не учтены судом первой инстанции при вынесении решения и имели бы существенное значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли на законность обжалуемого судебного акта; в целом направлены на переоценку доказательств и выводов суда первой инстанции при отсутствии к тому правовых и фактических оснований.
Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.
Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 176, 258, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Пермского края от 21 февраля 2022 года по делу №А50-22818/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.
Председательствующий
Судьи
А.Н. Лихачева
М.В. Бородулина
В.Ю. Назарова
