СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru
город Томск Дело № А03-19095/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2022 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2022 года.
Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Хайкиной С.Н.,
судей Бородулиной И.И.,
Павлюк Т.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Винник А.С, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1, общества с ограниченной ответственностью «ТОПКВЕСТ» (№ 07АП-7714/2022(1)(2)) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.06.2022 по делу № А03-19095/2021 (судья Прохоров В.Н.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТОПКВЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Санкт-Петербург, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>), г. Барнаул, о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком (знаком обслуживания), любым образом в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак.
В судебном заседании приняли участие:
от истца: ФИО2 – доверенность от 16.08.22
от ответчика: ФИО3 – доверенность от 15.03.20
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «ТОПКВЕСТ» (далее – истец, общество, ООО «ТОПКВЕСТ») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель, ИП ФИО1) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о запрете использования обозначения, сходного с товарным знаком истца в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ и взыскании 2 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 27.06.2022 ИП ФИО1 запрещено использовать обозначение, сходное с товарным знаком (знаком обслуживания) «ВЗАПЕРТИ» № 576394, любым образом в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, указанных при регистрации товарного знака № 576394. С ИП ФИО1 в пользу ООО «ТОПКВЕСТ» взыскан 1 250 000 руб. основного долга за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 7 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с принятым судебным актом, ИП ФИО1 обратилась в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.
В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 609414, принадлежащего ответчику, прекращена лишь в части, соответственно, и истец, и ответчик вправе использовать товарные знаки всеми способами, предусмотренными законом, в том числе в доменном имени в сети «Интернет» в отношении тех классов товаров и услуг МКТУ, которые указаны в Свидетельствах на товарные знаки; материалы дела не содержат доказательств, что ИП ФИО1 после 28.10.2021 использовала товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу для оказания услуг 41 класса МКТУ по предоставлению игровых залов и по написанию сценариев; судом необоснованно приняты в качестве допустимых доказательств, представленные истцом в качестве доказательств незаконного использования ответчиком товарного знака: скриншоты с сайта http://v-vzaperti.ru, информация с сервиса 2ГИС, скриншот с сайта «франшизы» в г. Новосибирске, скриншот с ресурса YouTube; в обжалуемом судебном акте не приведен анализ использования/неиспользования ответчиком обозначения тождественного/сходного с товарным знаком истца в смысле статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом критериев, обозначенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10; судом не учтено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 609414 прекращена не полностью; компенсация в размере 1 250 000 рублей не является разумной и является чрезмерной.
Кроме того, с апелляционной жалобой обратилось ООО «ТОПКВЕСТ», в которой просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.
По мнению подателя апелляционной жалобы, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод, что ответчик использовал товарный знак истца только на территории города Барнаула, поскольку действие товарного знака истца в силу закона распространяется на всю территорию Российской Федерации; доказательств чрезмерности заявленной суммы компенсации ответчиком не представлено; нарушение исключительных прав истца ответчиком на сегодняшний день не прекращено.
ООО «ТОПКВЕСТ» в отзыве на апелляционную жалобу, представленном в порядке статьи 262 АПК РФ, просит в удовлетворении апелляционной жалобы ИП ФИО1 отказать в полном объеме, удовлетворить апелляционную жалобу ООО «ТОПКВЕСТ», решение суда первой инстанции изменить в части снижения размера компенсации за нарушение прав на товарный знак, исковые требования ООО «ТОПКВЕСТ» удовлетворить в полном объеме.
Определением от 21.09.2022 судебное заседание отложено в связи с необходимостью установления владельца сайта https://vzaperti.ru/, в связи с чем в АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» направлен соответствующий запрос.
Согласно ответу АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» доменное имя второго уровня никогда не было зарегистрировано в АО «РСИЦ». Согласно сведениям общедоступной справочной информации Whois по состоянию на 04.10.2022 регистратором доменного имени второго уровня v-zaperti.ru является ООО «Регистратор Р01».
В материалы дела ответчиком представлено Свидетельство о регистрации доменного имени на ФИО4 в связи с чем отсутствует необходимость направления запроса в ООО «Регистратор Р01».
В письменных пояснениях, прениях и репликах истец указывает, что в рамках административного дела в УФАС № 01-ФАС22-НК/02-19 и в рамках дела № А03-4038/2020 ответчик утверждала о принадлежности ей сайта v-zaperti.ru, его использование для осуществления предпринимательской деятельности, связанной именно с оказанием услуг досуга, реалити-квестов, развлечений и т.п. Администратором домена «v-zaperti.ru» официального сайта Ответчика является официальный представитель по доверенности ФИО1 – ФИО4, который является сыном второго официального представителя по доверенности ФИО1 – ФИО5, который является единственным учредителем ООО «Кульминация». Родственная связь с администратором домена v-zaperti.ru (сыном ответчика) и статус супруга ответчика учредителя ООО «Кульминация» с ОГРН: <***>, активное участие сына и супруга ответчика в деятельности ответчика, в том числе в рамках «дилерских договоров» (с ИП ФИО6 и ИП ФИО7 с «Управляющей компанией» в лице ответчика) является подтверждением того фактического обстоятельства, что у ответчика, её сына и супруга имеется единая воля и фактическая подконтрольность использования и на сегодняшний день ответчиком сайта v-zaperti.ru в качестве «официального», т.к. данный сайт и сегодня используется с непосредственного ведома и под контролем ответчика в отношении услуг, связанных с развлечениями и организацией досуга.
В возражениях на апелляционную жалобу истца и пояснениях в прениях ИП ФИО1 указывает, что из Свидетельства о регистрации доменного имени следует, что регистрация доменного имени его владельца произошла 23.09.2014, т.е. еще до регистрации прав ООО «Яхлес» (первоначальный владелец товарного знака) на спорный товарный знак, о приоритете которого заявляет истец (новый владелец товарного знака) - дата приоритета 24.03.2015, что опровергает мнение истца об изначальном злонамеренном поведении ИП ФИО1 в отношении прав истца. Родственная связь, либо статус супруга не может являться безусловным основанием для привлечения к ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Материалы дела не содержат доказательств, что ответчик - ИП ФИО1 после 28.10.2021 использовала товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим Истцу для оказания услуг 41 класса МКТУ по предоставлению игровых залов и по написанию сценариев. Материалы дела не содержат доказательств участия ФИО1 в деятельности ООО «Кульминация». У суда не было основания взыскать компенсацию в размере 1 250 000 рублей, данная сумма не является разумной и является чрезмерной. Истцом не представлено доказательств ведения однородной с ответчиком деятельности в городе Барнауле или наоборот, ведение ответчиком однородной с истцом деятельности в г. Санкт-Петербурге или на какой-либо иной территории. В материалах дела, в решении суда отсутствуют доказательства обосновывающие размер компенсации, предоставленные истцом.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва и дополнительно представленных пояснений, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим частичной отмене по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что ООО «ТОПКВЕСТ» является правообладателем товарного знака № 576394 «ВЗАПЕРТИ», зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ, включающих в себя: информацию по вопросам развлечений; организацию конкурсов [учебных или развлекательных]; прокат оборудования для игр; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; организация досуга; информация по вопросам отдыха; развлечения (приоритет от 24.03.2015, дата истечения срока действия исключительного права: 24.03.2025).
Товарный знак истца регистрировался в отношении «организация досуга»; «развлечения» и других услуг 41 класса МКТУ для целей его использования для предоставления услуг реалити-квестов и фактически использовался и используется для этого правообладателем, о чем свидетельствует информация, размещенная истцом в сети Интернет по адресу https://vzaperti.net/.
При осуществлении хозяйственной деятельности истцу стало известно, что без согласия правообладателя, ответчик использует товарный знак истца для рекламы, продвижения и продажи услуг развлечений в виде реалити-квестов с использованием в качестве средства индивидуализации обозначение со словесным элементом «ВЗАПЕРТИ», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, о чем свидетельствует предоставленная истцом информация из сети Интернет, размещенная по адресу https://v-zaperti.ru/.
Кроме того, ответчик рекламирует свое предприятие как компанию «по организации квестов и праздников» с использованием обозначения «ВЗАПЕРТИ», в том числе посредством общедоступного сервиса «2ГИС», о чем свидетельствует предоставленная истцом информация из сети Интернет, размещенная по адресу: https://2gis.ru/barnaul/branches/70000001007324998/firm/70000001007324997/83.757474%2C 53.364187.
Претензией от 10.11.2021 истец обратился к ответчику с требованием о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации.
Не исполнение ответчиком требований претензии в добровольном порядке, явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд с соответствующим иском.
Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак № 576394, придя при этом к выводу, что заявленный истцом размер компенсации в сумме 2 500 000 руб., не в полной мере отвечает принципу справедливого подхода к определению размера компенсации, поскольку ответчик осуществлял деятельность не по всей России, а лишь на территории города Барнаула, у ответчика имеется зарегистрированный товарный знак № 609414 в отношении схожих услуг, что могло создать представление о наличии у него права на использование товарного знака в отношении услуг, оказываемых истцом, а также суд учитывал то, что решение Роспатента было принято лишь по части услуг 41 класса МКТУ (по предоставлению игровых залов и по написанию сценариев), в связи с чем посчитал возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в сумме 1 250 000 руб.
Апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак № 576394, исходя из следующего.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются ГК РФ.
Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).
В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:
используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
степень известности, узнаваемости товарного знака;
степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.
Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.
По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.
Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.
В соответствии со статьей 1250 указанного Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.
Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.
Факт незаконного использования ответчиком товарного знака № 576394, правообладателем которого является истец, подтверждается скриншотами страниц, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сведениями из общедоступного сервиса «2ГИС», процессуальными документами ответчика при рассмотрении дела № А03-4038/2020.
Материалами дела подтверждается, что администратором домена «v-zaperti.ru», официального сайта, является официальный представитель по доверенности ФИО1 – ФИО4, который является сыном второго официального представителя по доверенности ФИО1 – ФИО5, который является единственным учредителем ООО «Кульминация». При этом, отклоняя довод ответчика, что материалы дела не содержат доказательств участия ФИО1 в деятельности ООО «Кульминация», апелляционный суд исходит из того, что правообладателем товарного знака «Кульминация» с номером регистрации № 600324, как следует из представленных самим ответчиком в материалы дела документам, является непосредственно ФИО1.
Вопреки доводам ответчика, из материалов дела следует, что обозначение «Взаперти» в доменном имени и на страницах сайта с фонетически тождественным доменным именем v-zaperti.ru использовалось ответчиком именно для индивидуализации услуг реалити-квестов, услуг развлечений и услуг по организации досуга, в отношении которых действует одноименный товарный знак Истца.
Кроме того, в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (решение по делу № 01-ФАС22-НК/02-19 от 17.05.2019) возбуждённого по заявлению ИП ФИО1, предприниматель в обоснование нарушение своих прав ссылалась на использование ею для продвижения услуг в отношении 41 класса товаров/услуг МКТУ, социальных сетей, а так же официального сайта https://v-zaperti.ru/.
Так же ответчик неоднократно ссылался на указанные обстоятельства в исках к третьим лицам, в отзывах и письменных пояснениях в рамках рассмотрения дела А03-4038/2020.
Суд апелляционной инстанции отмечает, что бремя доказывания того, что действия ответчика не нарушили прав правообладателя объекта интеллектуальной собственности в силу положений статьи 65 АПК РФ лежит на ответчике.
Между тем, ответчик не представил доказательства правомерности использования товарного знака истца.
В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Оснований для вывода о злоупотреблении истцом своими правами не имеется.
Так, в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.
Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.
Доказательства , очевидно свидетельствующие о злоупотреблении правом со стороны истца, в материалы дела не представлены.
Само по себе обращение общества, как правообладателя, за защитой исключительного права не является злоупотреблением права, тогда как вывод ответчика о недобросовестности истца не является обстоятельством, освобождающим от гражданско-правовой ответственности, учитывая доказанность нарушения исключительного права истца на товарный знак.
При таких обстоятельствах, апелляционная жалоба ИП ФИО1 подлежит оставлению без удовлетворения, а решение суда в указанной части без изменения.
Снижая размер заявленной истцом компенсации суд первой инстанции в качестве оснований для снижения указал на осуществление деятельности ответчиком не по всей территории России, а лишь на территории города Барнаула, у ответчика имеется зарегистрированный товарный знак № 609414 в отношении схожих услуг, что могла создать представление о наличии у него прав на использование товарног знака в отношении услуг, оказываемых истцом, а так же учел, что решение Роспатента было принято лишь по части услуг 41 класса МКТУ.
Вместе с тем, истец в суде первой инстанции неоднократно возражал против снижения размера заявленной компенсации ссылаясь на следующие обстоятельства: действие товарного знака истца в силу закона распространяется на всю территорию Российской Федерации; доказательств чрезмерности заявленной суммы компенсации ответчиком не представлено; нарушение исключительных прав истца ответчиком на сегодняшний день не прекращено; ранее в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и в деле А03-4038/2020 ответчик настаивал на своем праве использования товарного знака, принадлежащего истцу и обращался за взысканием компенсации к третьим лицам в размере 2 500 000 руб.; у ответчика не когда не было право на использование товарного знака «ВЗАПЕРТИ» в отношении услуг 41 класса МКТУ «Организация досуга», «Развлечения» к которым относятся услуги реалити-квестов, ответчик тиражировал использование товарного знака истца и получал денежные средства от использования товарного знака с привлечением третьих лиц по договорам бизнес партнерства.
Однако судом первой инстанции оценка возражениям истца не была дана.
Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Разрешая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.
Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Вместе с тем, ни одно из перечисленных выше обстоятельств, а так же обстоятельств, предусмотренных статьей 1252 ГК РФ, Постановлением КС РФ № 28-П судом первой инстанции в ходе рассмотрения дела установлено не было.
Приведенные судом первой инстанции основания для снижения размера запрашиваемой истцом компенсации, с учетом установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств не могут быть признаны обоснованными, поскольку деятельность ответчика только на территории города Барнаула не подтверждена надлежащими доказательствами. Необходимо учитывать, что действие товарного знака истца распространяется на всю территорию РФ, при этом ответчик использовал товарный знак в глобальной сети Интернет. Кроме того ответчик использовал товарный знак истца не только сам но и привлекал на основании договоров бизнес-партнерства третьих лиц.
Вывод суда первой инстанции о том, что у ответчика имеется зарегистрированный товарный знак № 609414 в отношении схожих услуг, что могла создать представление о наличии у него прав на использование товарного знака в отношении услуг, оказываемых истцом, так же не может быть признан обоснованным с учетом того факта, что 29.11.2016 Решением Роспатента о регистрации товарного знака по заявке 2015731030, Заключения по результатам экспертизы , Уведомления о результатах проверки соответствия по заявке № 2015731030 от 14.09.2-16 с противопоставлением по заявке № 2015731030 товарного знака истца № 576394 в отношении услуг 41 класса МКТУ было отказано.
Первая претензия о нарушении права на товарный знак была направлена ответчику в июле 2020, вместе с тем ответчик действий по прекращению нарушения прав истца не предпринял.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об умышленном и длящемся характере деятельности ответчика по использованию товарного знака истца.
На период рассмотрения настоящего спора ответчиком не прекращено использование товарного знака №609414, являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 576394, в отношении услуг 41 класса МКТУ однородных до степени смешения с услугами оказываемыми истцом.
При таких обстоятельствах, учитывая доводы истца, не опровергнутые ответчиком, об умышленном и длительном характере использования товарного знака, оснований для снижения заявленного размера компенсации, не имелось.
На основании изложенного, исходя из периода в течение которого ответчиком нарушались исключительные права истца, принимая во внимание, что ответчик не прекратил нарушение законодательства о защите интеллектуальных прав на момент предъявления иска, апелляционный суд приходит к выводу о злоупотреблении ответчиком своими правами.
Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.
Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
При таких обстоятельствах, апелляционный суд приходит к выводу, что требования истца подлежали полному удовлетворению.
Суд апелляционной инстанции принимает во внимание правовую позицию, изложенную Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 Постановления от 24.07.2020 № 40-П, согласно которой будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.
При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.06.2022 по делу № А03-19095/2021 принято судом с нарушением норм материального права, в связи с чем подлежит отмене в части установленного размера компенсации с принятием в соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ в данной части нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном размере – 2 500 000 руб.
Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 АПК РФ).
Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.06.2022 по делу № А03-19095/2021 отменить в части, принять по делу новый судебный акт.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТОПКВЕСТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>, литер А, помещение 102) 2 500 000 руб. основного долга за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 41 500 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТОПКВЕСТ» 3 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.
В остальной части решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.06.2022 по делу № А03-19095/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства
в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев
со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.
Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».
Председательствующий С.Н. Хайкина
судьи И.И. Бородулина
Т.В. Павлюк
